针对贵司在美遭受临时限制令(Temporary Restraining Order,TRO)的问题,我们据此就案件情况和涉及的法律问题进行了检索及研究,供企业参考:
一、案件分析
(一)TRO和PIO
1.临时限制令TRO
TRO是一项紧急禁令,权利人可以根据美国联邦民事诉讼法第65(b)条向美国法院申请,申请无需通知任何其他方,因为权利人向法院证明迫切需要保护其知识产权,需要侵权人立即停止所谓的侵权行为、冻结涉嫌侵权人的资产,并迅速获得相关文件。TRO适用于涉嫌侵权人(被告)以及第三方服务提供商(如该电商平台)以及金融机构。
TRO通常禁止被告:继续从事任何侵权行为(包括销售或宣传涉嫌侵权的商品)、销毁与原告主张有关的记录,以及转移可用于判断的金融资产。TRO通常还会阻止第三方(如该电商平台)向被指控的侵权者提供服务,并且可能会要求第三方冻结侵权者的资产、冻结涉嫌侵权者相关的账户(即使账户不在美国境内)。最后,TRO 通常要求被告和第三方向原告提供与原告主张相关的文件(如联系信息、银行账户记录和销售记录),即使他们位于美国境外。
根据美国民事诉讼法第 4(f)(3)条,对美国外的当事人可以通过任何“国际协议所不禁止的方式”送达。因此,法院往往不要求原告通过《域外送达公约》对外国当事人送达文书,而是由于救济请求的紧急性,法院会授权原告向被告和受影响的第三方通过指定的电子手段提供文件,本案中原告可能通过电子邮件向该电商平台进行了送达。
2.初步禁令PIO
经了解,除了TRO,本案法官已经于2020年12月批准了原告提出的PIO。
TRO是有效期有限的紧急措施,除此之外在诉讼过程中原告通常会申请PIO或永久禁令(Permanent Injunction Order)。PIO与TRO在禁止/限制措施方面十分相似,但其有效期可能贯穿诉讼的整个过程。部分美国法院认为被告没有回应法院命令是故意侵权的证据,因此在TRO阶段被告方没有及时应诉,会导致法院在审理PIO时作出有利于原告的判决。本案中,法院即属于此种情形,如被告商家未及时应诉,除了会导致法院就TRO和PIO以及日后的最终判决中作出有利于原告的判决外,还有可能导致更高的损害赔偿金。
(二)不应诉的后果
美国民事诉讼程序第12(a)条规定被告人的答辩期为 21 天(从原告以合法渠道将诉状和传票传达之日起)。被告也可请求法院延长答辩期,也可在在选择答辩按照法律程序规定请求法院解除冻结命令。针对TRO及PIO禁令,被告可通过提出动议(Motion)向法院提交对TRO及PIO的异议。被告需在提交异议两天前告知原告律师。
如前所述,由于被告商家未及时应诉,法院已经在TRO及PIO的审理当中作出了有利于原告的裁决,第三方平台(如该电商平台等)将持续依据禁令下架被告商家的产品并冻结其账户。
此外,若被告商家持续不应诉,美国法院会在最终审判中作出支持原告的主张作出缺席判决,并且认为缺席的被告存在恶意(willful)。根据美国法典15 U.S.Code第1117 条的规定,若法院认为被告使用假冒商标,针对使用假冒商标的法定赔偿是每类产品不超过20万美元,因此被告中的各商家可能会被判处20万美元的罚款,并且若存在多类产品侵权,则可能会有更加高额的罚款。
(三)该电商平台美国区平台政策
除了上述法律规定,若被告商家确实存在商标侵权行为,那么也同时违反了该电商平台的政策。
1.该电商平台的卖家知识产权政策
该政策明确,商标法保护提供商品和服务的卖家免受买家对特定商品或服务的提供商、认可方或从属方产生混淆。如果他人使用某种特定标志或易混淆的近似标志,并可能导致买家对所售商品是否是商标所有人的商品产生混淆,则商标所有人可以阻止他人使用该标志。
特别地,该政策项下第5点“我是否始终需要权利所有人的许可才能在创建详情页面时使用商标?”明确指出,通常情况下,卖家在创建详情页面时未经授权使用他人商标,则仅当这一行为可能导致商品的来源、认可或从属关系发生混淆时,才会构成侵权。不是商标所有人并不意味着不能销售其他公司的商品。
该政策在第6点进一步提出了对他人商标的合法使用方式。其中特别指出,如实陈述某商品与商标商品兼容时,可以在详情页面文本中使用品牌名称(例如B品牌)表示兼容性。卖家不能使用徽标表示兼容性,只能使用品牌名称。有关兼容性的任何声明都必须真实。第6点同时规定,若卖方欲在商品名称中指明自身商品与不同品牌商品的兼容性,则需按照如下方式创建商品名称,同时也需遵守该电商平台品牌名称政策,否则相关商品信息可能会因涉嫌侵犯商标而被移除。
品牌兼容商品的商品名称格式
[自身商品的品牌名称] + [商品名称] +“适用于”/“兼容”/“适合”/“可用于”+ [主要商品的品牌] + [主要商品名称] +(其他商品名称要素,如适用)
通用兼容商品的商品名称格式
“通用”+ [商品名称] +“适用于”/“兼容”/“适合”/“可用于”+ [主要商品的品牌] + [主要商品名称] +(其他商品名称要素,如适用)
2.该电商平台的防伪政策
该电商平台采取行动保护买家和权利所有者,其与制造商、权利所有者、内容所有者、供应商和卖家共同合作,以便更有效地检测并阻止假货流入买家手中。作为该等检测和强制执行活动的结果,该电商平台可能会:1)移除可疑商品;2)对故意违反本政策并损害买家的各方采取法律行动。除了刑事罚款和监禁,销售假冒伪劣商品的卖家和供应商还可能面临民事处罚,包括没收通过销售假冒伪劣商品获得的所有钱款,就权利所有者遭受的损失或损害做出赔偿,提供法定及其他损害赔偿以及承担律师费。
(四)侵权事实
经初步检索,部分被告商家在网站上描述自身产品与B品牌相关产品的兼容性时,确实存在未按照“品牌兼容商品的商品名称格式”进行展现的情况,但囿于时间限制并且由于部分产品已经下架,我们无法一一核实上百家被告是否确实存在商标侵权的行为,还请商家进行自查或聘请专业人士协助进行。
二、应对措施
根据案件,被该电商平台下架产品及冻结账户的商户可能分为以下两种情形:
(一)该电商平台处理错误
如前所述,该电商平台存在正当理由就TRO及PIO或其平台政策,下架被告商家的涉案产品并冻结账号的情况。若如此,贵司等商家应当比照被告清单中的名称和商家ID,查看是否存在自身不在被告清单之列但仍被进行下架及冻结账户的处理。针对此种情形,相应商家应排查自身产品是否存在商标侵权等其他违反平台规定的情形,若自身并非被告商家且符合该电商平台经营规定,则相应商家应及时向该电商平台提出申诉,要求恢复正常经营。
(二)确为涉案被告
经过与案件被告清单比对,若确为涉案被告,则我们建议被告商家:
1.避免缺席判决,及时应诉或联系原告提出和解,防止损失进一步扩大。
无论原告主张的事实是否属实,被告商家都应向审理法院及时应诉,以免法院依据原告的诉求作出不利于被告商家的缺席判决。目前法院已经依据原告的请求批准了TRO及PIO,已对被告造成了极为不利的影响。因此,我们建议被告商家及时与美国商标侵权领域的专业诉讼律师取得联系,避免损失扩大。若被告商家胜诉,原告还应承担TRO及PIO给被告商家带来的损失。
我们初步判断,被告商家可以采取的应诉策略包括但不限于:向法院提出送达程序不合法、由于疫情向法院申请延期审理(诉讼答辩期仅有21天,延长有利于被告商家充分准备案件应诉工作)、向法院举证答辩以说明自身产品不存在商标侵权、反诉原告恶意诉讼等。
同时,若确实存在侵权或经评估胜诉可能较小,被告商家还可以与原告方取得联系,寻求是否存在和解可能,尽量降低诉讼成本,避免进一步损失。
涉案被告还可在当地贸促会及行业协会的组织下,或自发联络其他被告,合力应诉或和解,一方面可以分摊诉讼成本,另一方面可以整合资源,增加抗辩成功的概率,或者在和解中获取更有利的谈判地位等。
不过,若涉案被告充分考虑以下因素:在美国有无可供执行财产、跨境业务所占比重、不利判决是否会影响经营发展等,经审慎评估后,也可以选择继续不应诉,但须考虑原告申请域外执行罚款、原告继续申请第三方平台下架产品冻结账户、境外开展业务困难、店铺重新申请账号运营困难、公司商誉受损等风险。
2.排查自查产品,重视知识产权合规
目前,在跨境电商领域美国原告起诉国内商家商标侵权的案件日益增多。原告通常通过浏览网店网页收集并固定侵权证据,向法院起诉并申请禁令,获得 TRO、PIO 后,通过电子邮件方式等通知送达到平台和卖家,冻结卖家在平台的账户并要求平台删除相关域名和网页。
追本溯源,部分商家在自身经营过程中知识产权合规意识薄弱,未充分意识到商标侵权的严重后果,因而在本次案件中成为被告,遭受损失。中国企业若谋求长远良性发展,必须建立品牌意识,注重知识产权合规,严格杜绝仿造商标、包装等侵权行为。在经营过程中,企业应当加大对自身产品的自查和审核力度,遵守法律法规及第三方平台知识产权规定,及时下架存在侵权隐患的产品。同时,中国企业应当注重无形资产的价值,积极发展自身品牌,及时进行商标注册,从而尽可能避免在电子商务平台销售过程中的侵权纠纷。若侵权纠纷发生,建议寻求专业律师帮助,积极应诉或与对方协商和解,主动维护自身权益。
免责声明:本次专家咨询意见系中国贸促会贸法通平台专家团意见,仅供各企业参考。如遇类似情况请寻求专业法律帮助。