关于中国企业海外应对NPE诉讼的启示与建议--以德国杜塞尔多夫地区法院驳回NPE对三星的起诉案为例
发布日期:2023-09-11
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一、案情简介

三星公司在德国遭遇NPE诉讼。

2022年5月,美国专利许可公司K.Mizra在德国杜塞尔多夫地区法院指控三星公司侵犯其拥有的欧洲专利EP2174201,并向三星公司索赔(具体索赔金额未被披露)。根据欧洲专利登记簿记载,涉案专利保护的是一项用于预测和确定移动设备电池功耗的技术。

2023年8月初,德国杜塞尔多夫地区法院一审判决驳回K.Mizra的诉请(尚未通过公开信息查询到判决具体内容)。目前,K.Mizra已向杜塞尔多夫高等法院提起上诉,我们将持续关注案件进展。

二、什么是NPE

NPE,英文名称为Non-Practicing Entities,即“非实施主体”或“非执业实体”,指拥有专利但不实际从事生产制造或销售的主体。其在诞生之初,多作为专利中间商以实现专利的货币化。但是,近年来一些投机型NPE(亦称“专利蟑螂”或是“专利主张主体”,英文为Patent Assertion Entities,简称PAE)开始出现,其通过许可、诉讼或以诉讼相要挟的手段,从目标对象处攫取高额许可费用或者损害赔偿金。典型的专利蟑螂有美国的阿卡西亚(Acacia Research Corporation)和高智发明(Intellectual Ventures)等公司。

三、中国企业海外遭NPE诉讼情况

近年来,中国企业在海外也频遭NPE诉讼,涉诉企业类型主要集中在大型企业。

2014年,华为在英国遭遇NPE诉讼。美国Unwired Planet公司在英国起诉华为专利侵权,涉及6件专利,其中5件属于2G、3G和4G通信网络的标准必要专利。2017年4月,英国法院最后判决华为构成专利侵权,并要求华为必须按英国法院设定的全球性专利许可费率与Unwired Planet公司达成专利许可协议。

2019年,联想在英国遭遇NPE诉讼。美国科技公司InterDigital Inc在英国因专利授权条款纠纷起诉联想。2023年3月16日,英国伦敦高等法院最后判决联想向InterDigital Inc支付1.387亿美元许可费(约合人民币9.6亿元)。

此外,2023年2月以来,美国Intellectual Ventures公司已在美国主动发起多起专利侵权诉讼,涉诉中国企业包括TP-LINK、联想、TCL、OnePlus等大型公司。案件正在进一步审理过程中。

由此可见,NPE诉讼俨然成为中国企业不得不重视的案件纠纷类型了。

四、中国企业在海外NPE诉讼中面临的困境及应对的启示与建议

(一)中国企业在海外NPE诉讼中面临的困境

NPE通常以申请禁令来阻止中国企业进入海外市场相要挟,攫取高额利益;且NPE起诉的目的不是胜诉,而是想要以低成本获取和解金或许可费用,导致中国企业处于较为被动的位置。

(二)对中国企业的启示与建议

1. 专利预警分析

企业在进入海外市场之前,应重点研判潜在风险,对出口产品涉及的专利进行分析,了解所用专利技术是否侵犯目标国已注册专利,结合目标国的相关法律进行分析并作出风险判定,通过制定风险防范预案等帮助中国企业进行专利预警,降低被提起专利诉讼的概率。

2. 积极、正面应对NPE诉讼,做好持久战准备

NPE诉讼由于耗时较长的特点,会给被诉企业带来沉重的诉讼负担。一方面是由于专利诉讼尤其是大型NPE诉讼本身诉讼时间就比较长,一般以年为计算单位;另一方面则是由于多数NPE在战略层面会刻意拉长诉讼战线,意图使企业因不堪沉重的时间和诉讼费成本而“被迫”支付高额费用和解。

建议中国企业在面临NPE诉讼时,做足持久战准备,积极、正面应对诉讼,即便考虑和解、谈判,也要等到相关诉讼程序取得对企业有利的局面时开展,掌握主动权;同时,建议企业及时关注国内推出的知识产权海外纠纷保险等扶持政策,面对海外纠纷不再孤军奋战。

3. 提起平行无效诉讼或反诉,进行战略反攻

企业面临NPE专利侵权诉讼时,应避免单一应诉策略,不仅在事实层面和对方正面硬刚,还可以从侧后方绕击NPE,通过对涉案专利提起平行无效诉讼或以对方滥用市场支配地位获取高额专利许可使用费等进行反诉。一方面,作为被诉方,有机会将案件主动权掌握在自己手上,提高诉讼成功率或谈判地位;另一方面,即便败诉,也可以延长支付专利许可费的时间,客观上达到减少企业损失的作用。

信息源链接:

1. https://www.juve-patent.com/cases/samsung-and-allen-overy-avoid-german-judgment-over-android-system/ 

2. https://img1.wsimg.com/blobby/go/1e2efb5f-7ab2-475f-9610-3542d1d28c63/K.Mizra%20v%20Samsung.pdf 

3. http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=108655 

4. https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/interdigital-vs-lenovo-comment/ 

5. https://mp.weixin.qq.com/s/fa4JqAT_lvoD684IzygtwA 

6. https://mp.weixin.qq.com/s/Y3wVVLcgX7tAVgGpicx2-w

7. https://mp.weixin.qq.com/s/DBAMZ3cBvEpdKC_aiiycbg 

8. https://mp.weixin.qq.com/s/L6ucmoFx8VDy532u-tol3g 

9. https://mp.weixin.qq.com/s/Zk56MaG0mJ3LW2O_gAtotQ 

来源:北京市贸促会

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