本文对中美两国能够实现要求进行梳理和归纳，在对两者进行初步比较的基础上，就能够实施要求在专利布局、无效和侵权诉讼中的运用和国际保护协调等方面提出几点粗浅的建议。

我国《专利法》第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。关于能够实现要求的具体内涵，我国《专利法》没有给出进一步的规定。我国专利局、最高法院以及实务研究者，从不同的角度阐述了能够实现的内涵。

《专利审查指南2010》规定，能够实现是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。说明书应当清楚地记载发明的技术方案，详细地描述实现发明的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明的程度。[2]2020年9月10日，最高人民法院发布《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称专利授权确权司法解释），其中第六条对依据技术方案、技术问题和技术效果之间的逻辑关系判断专利说明书是否充分公开做出了具体要求，列举了三种专利说明书公开不充分的情形。可以概括为：第一，专利说明书给出的技术方案不可实施；第二，专利说明书给出了技术方案，并且该方案可以实施，但是该技术方案不能解决发明声称的技术问题，也不能实现预期的技术效果；第三，专利说明书给出的技术方案可以实施，但本领域普通技术人员需要付出过度劳动才能确定所述技术方案能够解决技术问题。

专利实务界人士认为，能够实现要求的具体含义包括：第一，发明保护的技术方案对于所属技术领域的技术人员应当是可实施的。第二，虽然技术方案可实施，但如果无法解决说明书声称的技术问题，取得其声称的技术效果，则表明说明书不符合法定标准。[3]判断说明书是否充分公开，不仅仅要考虑技术方案本身是否能够实现，还要考虑是否能够解决相应技术问题，取得相应技术效果。[4]

综合上述专利法实践经验和观点，我国专利实践中能够实现要求至少包括以下两个方面：

能够解决所要解决的技术问题或达到预期的技术效果超出了专利法第26条第3款能够实现的字面含义，但却是专利法实践赋予的内在要求。技术问题是提出技术方案的出发点，获得预期技术效果标志着技术方案的完成，同时也代表技术问题的解决。简言之，为了满足能够实现要求，说明书除了满足清楚、完整的说明发明以使得本领域技术人员可以具体实施权利要求保护的技术方案外，还需要通过实施技术方案解决所要解决的技术问题或达到预期的技术效果，这两个方面缺一不可。

“小i机器人”专利无效案件中争议最大的问题是涉案专利涉及的“游戏服务器”技术方案是否满足能够实现要求。[5]涉案专利权利要求1限定的技术方案包括：聊天机器人系统包括过滤器、人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器，过滤器用来区分用户语句的类型，并根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器。说明书记载了过滤器与人工智能服务器以及查询服务器之间的语句分析方法和转发条件，同时还记载了游戏服务器具有的部分具体游戏功能。但是说明书没有披露过滤器与游戏服务器之间的具体交互操作，即没有披露过滤器如何分析用户语句以及在什么条件下将用户语句发送给游戏服务器以实现游戏功能。可以看出，该案涉及的说明书公开不充分的具体情形是，是否给出了实现发明的具体技术手段。

该案中各方具体阐述和争议的问题之一是：说明书是否需要给出如何在现有技术中寻找具体实施手段的明确指引，以满足能够实现要求。对于此问题，专利复审委员会、一审法院均认为，根据说明书已经披露的内容，例如过滤器与人工智能服务器以及查询服务器之间的语句分析方法和转发条件，本领域技术人员运用普通技术知识就可以实现过滤器与游戏服务器之间的具体交互操作，满足能够实施要求。二审法院则认为，说明书至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现专利技术方案；不能认为只要本领域技术人员可以实现的内容就属于公开充分，还要考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引。有研究者对二审判决的观点做了进一步解释，认为本领域技术人员在参考过滤器与查询服务器和人工智能服务器的交互方式之后，发挥一定的主观能动性能够想到如何实现过滤器与游戏服务器之间的交互功能。但是，这对本领域的技术人员提出了过高的能力要求，是不合理的。[6]最高法院在再审判决中认为，在本专利申请日前，在聊天服务系统中设置游戏服务器是本领域常规设置，包括美国专利在内的现有技术也已经公开了在聊天服务系统中设置游戏服务器的技术内容。本领域技术人员具有获知本领域现有技术的能力，即通过检索现有技术可以实现在聊天机器人系统连接游戏服务器并进行游戏，无须由说明书给出如何连接游戏服务器并进行游戏的具体指引。[7]

本文认为，各方争议的问题表面上是说明书是否需要给出明确的指引，实质上争议的问题是能够实现的判断标准。本领域技术人员具有在现有技术中检索具体手段的能力，但获得具体手段需要付出一定的劳动。如果说明书给出了具体指引，付出的劳动相对较少。如果不需要付出创造性劳动，但仍然需要发挥一定的主观能动性和较大的工作量，付出的劳动相对较多。此时在说明书公开内容的基础上还需要付出多少劳动是合理，满足能够实现要求。

我国专利理论界或实务界曾讨论过 “创造性劳动”、“有限的试验”等标准。尹新天教授认为，能够实现是指不需付出创造性的劳动就能够理解并实施该发明，解决所要解决的技术问题，产生预期的有益效果。[8]崔国斌教授认为，只要熟练技术人员无须付出创造性劳动就能够实施一项技术方案，则该技术方案被视为能够实现。[9] 2020年4月最高人民法院公布的《<关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）>（公开征求意见稿）》中拟规定"经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决专利所要解决的技术问题的”属于不能实现。2020年9月10日，最高人民法院正式发布实施的专利授权确权司法解释第6条规定，本领域普通技术人员需要付出过度劳动才能确定所述技术方案能够解决技术问题的，属于不能实现。即正式颁布的司法解释将“有限的试验”修改为“不需要付出过度劳动”。有研究者认为，“有限的试验”是在评价专利创造性中使用的概念，将“有限的试验”修改为“不需要付出过度劳动”代表最高人民法院舍弃适用“创造性劳动”标准，转而适用“过度劳动”标准。[10]本文认为，舍弃“创造性劳动”标准有其合理性，在“创造性劳动”与“合理度劳动”之间还存在具有一定劳动强度的“过度劳动”，其劳动强度小于“创造性劳动”，但又要求本领域技术人员发挥一定的主观能动性并付出较大的工作量。本领域技术人员如果需要付出“过度劳动”才能实现发明，对本领域技术人要求过高，且在客观上会降低说明书充分公开的详细程度。

本文注意到，专利授权确权司法解释仍然存在两个未决的问题：第一，理论界讨论的“创造性劳动”针对的是本领域技术人员能够实施技术方案本身，专利授权确权司法解释中的“过度劳动”针对的是本领域技术人员确认技术方案是否能够解决技术问题或获得预期的技术效果，两者针对的对象不同。在判断是否能够实现技术方案本身时是否也同样适用“无需过度劳动” 之标准，对此并不明确。第二，评判是否需要付出过度劳动的考量因素不明，即在实践中可以依据哪些因素来评判是否需要付出过度劳动不明确。

美国联邦法院可以在专利侵权案件中同时审查包括权利要求是否满足能够实施要求在内的有效性，因此美国联邦法院在专利司法判例中积累了丰富的有关能够实施要求的裁判规则，美国PTO对这些司法判例中形成的裁判规则进行总结后形成其专利审查指南中的专利申请审查规则。本文基于这些司法案例对美国能够实施要求做简要介绍。

美国专利法将能够实施要求视为确保充分公开的核心原则。[11]能够实施要求是发明人与社会公众之间反映或者体现的一种契约。作为获得专利排他权的交换，发明人必须详细披露其技术，从而使他人可实施其发明。[12]为了获知如何实际运用专利要求保护的发明，社会公众不是看权利要求书，而是看说明书。[13]能够实施要求基本功能在于教授社会公众在专利权期满后，能够在现实世界中自由实施专利保护的发明。

根据美国《专利法》112条（a）款的规定，在申请专利时，专利文件必须包括充分的技术信息，使本领域普通技术人员得以制造（make）和使用（use）所要求保护的发明，确保以有意义的方式将发明传达给感兴趣的公众。[14] 即美国专利法将能够实施具体为能够制造和能够使用。

关于如何制造，美国专利审查指南指出，确定说明书是否符合能够实施要求的一个关键问题是，制造发明所需的初始材料或装置是否可以获得。[15]在In re Howarth案中，美国法院认为，在生物技术领域，当产品或工艺需要特定的微生物菌株，并且该微生物菌株仅在经过广泛筛选后才能获得时，通常会产生如何获得该微生物菌株的问题，此时说明书应当披露如何获得该微生物菌株。如果制造化合物或实施化学方法需要某些化学物质，此时说明书需要对这些化学物质的获取进行充分的披露。[16]在In re Ghiron案中，美国法院指出，如果一种方法的实施需要某种特定的设备，而该设备又不易获得，则专利文件必须对该设备进行充分披露。[17]在美国专利文件，或美国申请人在中国申请的专利文件中，通常会在说明书中对要求保护的装置所使用的部件来源，例如该部件商标、生产厂商进行详细描述，以表明该部件的来源。例如，在一件专利申请文件中有以下记载：在一个实施例中，系统是定位在软线工具中的模块，该软线工具可从Santa Clara, California 的Applied Materials , Inc. 下属的Baccini S. p. A. 购得”。[18]在另一件专利申请文件中有以下记载：该网板印刷头可购自意大利应用材料私人有限公司， Applied Materials Italia Sr 1。[19]上述内容提及的软线工具、网板印刷头是现有技术中已经存在的部件，并非权利要求保护的发明主题本身，也不是新颖性、创新性贡献点，只是为了便于社会公众获取相关部件，申请人对该部件的获取方式进行了披露。

关于如何使用，美国专利审查指南指出，如果说明书中的实用性描述（ a statement of utility in the specification）包含了如何使用产品或方法的内容，或者如何使用是本领域承认的标准模式或已知方法，则满足能够实施要求。[20]例如，关于化合物的使用剂量，如果本领域技术人员基于对具有相似生理或生物活性的化合物的认识，能够辨别适当的剂量或使用方法而不必进行不适当的实验，这将足以满足能够实施要求。在涉及计算机软件的发明中，说明书必须充分公开、足以教导如何实际应用要求保护的方法，如果实施该方法需要使用某种特定装置，而该装置尚不能获得，则申请文件必须提供该装置的充分公开信息。[21]前述特定装置一般指计算机软件发明中实现特定功能的硬件装置或软件模块，但对于如何实现该功能，如果本领域普通技术人员基于现有知识还无法确定，此时说明书应当给予充分说明，否则不符合能够使用要求。虽然不存在具体的普遍适用的规则来识别涉及计算机程序的未充分公开的申请，但通常要遵循的审查准则是质疑未包括计算机为产生权利要求所记载功能而执行的编程步骤、算法或程序的公开充分性。[22]

美国联邦最高法院于1916年在Minerals案的判决中提出一个问题：实施发明所需的试验是否是过渡的或不合理的？[23]该问题被认为是确定说明书是否符合能够实施要求的判断标准，该标准仍然是目前美国专利申请审查中适用的标准。[24]尽管该案判决没有使用“不适当试验”（“undue experimentation”）这一词汇，但它已被解释为：要求保护的发明应当被能够实施地描述，以便本领域普通技术人员可以根据专利文件公开的内容以及本领域已知的信息，在不需要不适当试验的情况下，就能够制造或使用本发明。[25]对能够实施要求的检验，不是判断任何试验是否必要，而是确定如果试验是必要的，但不应当是过度的。[26]如果本技术领域通常从事某一试验，即使该试验很复杂，也不会被当然认为是不适当的试验。 

美国联邦巡回上诉法院在In re Wands案中提出，判断是否符合能够实施标准时可以综合考量的因素包括：权利要求的范围；发明的性质；现有技术的状态；本领域普通技术人员的技术水平；本领域技术的可预见性；发明人提供的指引的数量和详细程度（The amount of direction provided by the inventor）；是否提供了有效的工作实例；以及根据说明书公开内容制造或使用发明所需的实验数量。[27]美国PTO将前述因素作为判断是否需要“不适当试验”的考量因素。[28]在涉及计算机软件的发明中，开发计算机程序所需的工作量，包括程序员人数和开发时间是评价是否为“不适当试验”的重要因素。如果说明书公开内容未能记载任何计算机程序，且本领域技术人员需要进行超过常规实验才能实现该程序，则审查员显然将有合理依据对此类公开的充分性提出质疑。在Brandstadter案中，为了实践所保护发明需要开发计算机程序，法院讨论了开发计算机程序所需的程序员数量、工时数量以及程序员的技能水平。[29]被视为常规的实验量将根据个别案件的事实和情况而有所不同，并应根据具体情况进行审查。在Hirschfeld案中，美国法院认为，如果熟练的程序员能够在四小时内编写出计算机程序，实现实施例形式，则所涉及的实验量是合理的。[30]在White Consol案中，法院认为，如果熟练的程序员开发特定程序需要持续一到两年时间，这将是一个明显不合理的试验要求。[31]上述司法判例虽然距今有一定时间，案件确立的判断能够实施要求的方法和标准仍然是当前美国PTO遵循和适用的规则。[32]

综上，美国专利法中 “不适当试验”的标准针对的是制造和使用专利产品和专利方法，不是针对技术问题和技术效果的验证，且会综合考虑多种因素对能够实施要求进行判断，其中权利要求保护范围、可预见性以及本领域技术人员在说明书基础上实施发明所需要付出的工作量是重要的考量因素之一。

如前所述美国专利法第112条明确将能够实施要求定义为能够制造（make）和使用（use），这与美国专利法第271条未经许可任何人不得在制造和使用专利产品、专利方法具有相同的含义，即能够实施指向商业实践中的专利产品、专利方法的实际制造和使用。美国能够实施要求要求说明书披露的信息不限于对权利要求记载的特征的详细说明，还包括无需记载在权利要求，但在商业实践中制造专利产品、使用专利产品或方法所需要的技术信息，包括原材料信息、零部件来源，功能模块的算法或程序等。即使权利要求没有限定发明的用途、制造和使用方法，也必须在说明书中充分公开相关信息，以使得本领域技术人员在不进行不适当实验的基础上可以在商业实践中制造和使用发明。这些无需记载在权利要求中，但需要在说明书中记载的信息，是在商业实践中制造或使用专利产品、专利方法所需要的信息。“试验”本身就是实践性活动，试验工作量更是在商业实践中制造和使用专利产品、专利方法的考量因素之一。如前所述，在计算机编程领域，审查员在判断是否需要“不适当试验”实验时，会考量实际开发、产生出软件所需时间和人力。因此，美国能够实施的对象和判断标准指向在商业实践中制造或使用专利产品、专利方法。

我国《专利法》第26条使用的术语是能够“实现”，而不是“实施”。我国专利法第11条规定，未经专利权人许可了不得“实施”发明，两者术语不一致。我国专利法第11条中“实施”的具体方式包括在制造和使用专利产品、专利方法。“实现”与“实施”是否具有相同含义，能够实现是否就是指能够在商业实践中制造和使用专利产品、专利方法？对于此问题，我国《专利法》、《专利法实施条例》和《专利审查指南》均没有给出定义或解释，理论界和实务界似乎也未曾关注过这一问题。最高人民法院专利授权确权司法解释使用的是“技术方案不能实施”、“实施权利要求限定的技术方案”，使用与专利法第11条相同术语“实施”。尹新天教授认，能够实现是指能够理解并实施。[33]崔国斌教授认为，能够实施被视为能够实现。[34]由此可见，在专利法实践中，专利局和最高院各自使用了不同的术语，而在理论界，学者多用实施来解释实现。但无论是理论界还是专利法实践，均未解释或讨论能够实现是否具备专利法第11条在商业实践中制造和使用专利产品和专利方法的含义。本文认为，从法律价值出发，我国能够实现的具体方式应当包括商业实践中的制造和使用，与专利法第11条的实施具有相同的含义。但是由于相关法律法规或专利法实践对此没有明确，导致能够实现的判断标准和考量因素尚有模糊之处，对于说明书撰写方式和详细程度要求，与美国专利法存在不同之处。

如前所述，无论是美国专利法，还是美国PTO、美国联邦法院的判例法，均没有在能够实施判断中将解决技术问题或获得技术效果作为能够实施的考量要素，其重点要求专利说明书从“怎样制造”和“怎样使用”两个方面公开发明。一旦专利保护期满，本领域普通技术人员不必经过“过度实验”（undue experiment）便可制造和使用发明，并未过多强调技术效果。[35]而我国专利审查和司法实践将能够解决技术问题或者能够达到预期的技术效果作为判断能够实现的一个重要因素。我国学者将审查实践中这种强调技术问题和技术效果的方式归纳为“问题——解决方案——效果”的充分披露方法，简称为“问题导向”的说明方法。[36]按照“问题导向”的说明方法，一个充分公开的专利说明书，应当从技术方案、技术问题和技术效果三方面进行检讨，说明书充分公开的落脚点在于技术效果的实现。[37]对技术问题和技术效果的关注度不同，导致说明书撰写方式和公开详细程度不同，同时导致物理审查和无效中判断标准和考量因素不同。

与实际制造和使用发明相比，确认技术方案所要求解决的技术问题或获得的技术效果这一活动，更倾向于实验室的理论验证活动，而非经济生活中的商业实践活动。审查员在专利审查过程中并不会通过实际制造和使用专利产品、专利方法来确认技术方案是否可以实施，是否可以解决技术问题或获得技术效果，由于对技术问题和技术效果的强调，说明书公开的内容更倾向于记载那些有助于从理论上验证技术方案符合科学规律、技术问题或技术效果可以被解决和获得的信息，而不是记载与实际制造和使用发明相关的信息。这导致实践中说明书充分公开更倾向于以理论验证为导向，而不是以商业实践中制造和使用为导向。

同时，对技术问题和技术效果的强调，使得说明书披露的信息是以“问题——解决方案——效果”这一逻辑主线来组织和展现。而“问题——解决方案——效果”是展示发明创造性的惯常手法。这导致说明书更倾向于记载和披露权利要求中对发明具有创造性贡献的技术特征及相关信息，而不是记载在商业实践中制造和使用专利产品、专利方法所需要的全面信息。这进一步消弱了说明书对商业实践中制造和使用发明的充分公开效果。

综上基于以上区别，美国能够实施以在商业实践中制造和使用为目标，相关判断标准和考量因素也是围绕这一目标展开，说明书的披露充分性要求较高。中国专利法则以理论验证技术方案和技术效果的可行性为导向，说明书重点描述的信息和详细程度不同，相关判断标准和考量因素与实际制造和使用还有一定距离。

第一，国内企业至欧美等地布局海外专利的重要性已经不言而喻。国内企业通常采用的做法是，由国内专利代理师撰写专利申请文件，先在国内提出专利申请，然后在尽可能少地作实质性改动的情况下通过PCT等途径去欧美等地提出专利申请。这样做的好处是大部分专利申请事务由国内专利代理师完成，国际专利布局成本低，且沟通效率高。但面对的问题也是明显的。各国专利申请审查或无效标准不尽一致。如本文所述，就能够实施要求而言，中美两国就能够实施内涵、判断标准以及考量因素存在差异。在国际专利布局中需要重视这种差异，以免符合中国要求，但不符合美国要求。这对协助国内企业进行专利国际布局的代理师提出了更高的职业素养要求，不但要熟悉国内的审查标准和撰写规范，还要了解欧美的审查标准和撰写规范，并采取一种有利于在多个国家均能获得最大保护范围的撰写方式来撰写专利申请文件。

第二，美国司法实践中积累的关于能够实施的判断标准和考量因素可以为国内专利无效提供借鉴。虽然中国能够实现与美国能够实施存在前述不同之处，但我国专利法中的能够实现要求应当具有在商业实践中制造或使用专利产品和专利方法的内涵。说明书不但需要记载权利要求所保护的技术方案，还要充分披露具体实施权利要求所保护的技术方案必不可少的具体技术手段。同时，本领域技术人员在基于说明书披露内容基础上具体实施技术方案时，不应当付出“过度劳动”，否则在专利保护期满后，社会公众与专利权利并不处于同一起跑线上，不符合公开换保护的基本原则。美国司法判例为我国专利权人或无效请求人在专利无效案件的理由阐述和争辩提供了更为广阔的思路。

第三，在专利侵权判断环节，通常情况下权利要求保护范围可以涵盖说明书未文字记载的实施例，但需要一个合理的客观界限，以免不当扩大保护范围。当被控侵权产品与说明书记载的实施例有区别时，容易产生争议的问题是，通过权利要求解释能否将被控侵权产品纳入保护范围。本文认为，在专利权形成过程中，说明书文字记载的以及教导出的实施例应当满足能够实施要求，否则不能作为权利要求抽象概括的对象。在侵权判断中，作为权利要求可以控制的实施例，也应当是满足能够实施的实施例，否则其不是权利要求抽象概括的对象，更不能作为权利要求控制的对象。典型案例是Phillips案，权利要求仅仅使用了“挡板”一词，没有对“挡板”的设置方向进行限定，说明书的各个实施例中“挡板”以各种倾斜于墙壁的角度设置在墙壁内，被控侵权产品中“挡板”以垂直于墙壁的角度设置。联邦巡回上诉法院认为，本领域技术人员不会将涉案专利披露的内容和权利要求解释为：从墙面一侧向内伸出的结构物只有在与墙面形成锐角或者钝角的情况下，才是一个“挡板”，如果放置成直角，就不是一个“挡板”。[38]可以看出，法院的认定逻辑是，非90度设置的实施方式虽然没有记载的说明书中，但该实施方式是本领域技术人员根据说明书的记载可以合理预期的明显变形方式，且可以获得说明书预期技术效果，因而被权利要求涵盖。此时该实施方式符合能够实施要求的实施例。因此，能够实施要求可以作为检验权利要求解释和侵权判断合理性的工具。