跨境电商知识产权资讯/（域外研究）滥用知识产权诉讼的附表A机制（上）【1】

Eric Goldman【2】

近五年中国跨境电商的进出口规模呈现稳步增长态势，跨境电商进出口额从2019年1.2903万亿元，增长到2023年2.38万亿元。2023年跨境电商进出口额较2022年增长15.6%。跨境电商飞速发展的同时，产生了大量的知识产权纠纷，部分事件也引发了极大的社会关注。“贸促商法”公众号推出跨境电商知识产权资讯专栏，将不定期的推送有关跨境电商知识产权领域的最新动态、典型案例及应对策略，协助跨境电商企业行稳致远。

本文是美国圣塔克拉拉大学法学院Eric Goldman教授发表于《哥伦比亚法律评论》的一篇研究成果，授权译者翻译并发布。

本文描述了一个复杂但未被充分报道，被告数量庞大的知识产权诉讼机制，称为“附表A被告机制”（即“SAD机制”）。该机制常见于伊利诺伊州北区，主要针对中国的电商。SAD机制利用了《联邦民事诉讼规则》中的薄弱环节、利用司法对知识产权所有人的保护、以及电商平台的责任漏洞。在法官的大力协助下，权利人可以利用这一机制向电商索取和解金，而无需满足诸如送达诉状从而建立对被告的个人管辖权等基本的程序性保障措施。本文梳理了该机制的运作方式，包括它是如何绕过标准的法律保障措施，如何困扰了数十万商家，以及如何给电商市场、消费者和法院增加巨额成本。最后，本文提出了关于遏制该诉讼机制的方法。

引言 

本文揭示了一个未被充分报道的滥用知识产权诉讼机制。【3】事实上，这个机制非常隐匿，以至于还没有正式名称。因为权利人原告通常在单独提交并封存的“附表A”中列出被告【4】，本文将其称之为“附表A被告”机制【5】（即“SAD机制”）。

权利人利用SAD机制来打击第三方商家【6】在电商平台（如亚马逊和Wish）【7】销售涉嫌侵权商品【8】的行为。权利人单方面提起诉讼并获取禁令，冻结商家与电商平台【9】的交易。大多数SAD机制案件都是在伊利诺伊州北区【10】法院提起的商标诉讼。SAD机制案件可能影响了数十万电商，并导致美国联邦政府损失了25亿美元的诉讼费【11】。

SAD机制解决了权利人一直以来面临的一个问题【12】：如何经济高效地解决电商平台上的大量侵权行为【13】，尤其是在涉嫌侵权者位于其他国家，并隐藏其身份和地点时【14】。然而不幸的是，SAD机制通过颠覆现有的知识产权和民事诉讼规则来推进这一目标。该机制的每一步在表面上似乎都符合应适用的法律规定，但单方诉讼和线上平台的司法外行动相结合会导致不公正的结果，包括不合理的和解。因此，SAD机制远远超出了遏制网络侵权的范围，而对无辜的商家【15】、线上市场和消费者造成了巨大伤害。同时，它还损害了公众对法院的信任。尽管消除SAD机制案件无疑会提高权利人采取维权措施的成本，但这符合法治的要求。本文的第一章描述了SAD机制的运作方式，第二章对其普遍性进行量化，第三章描述了SAD机制如何滥用法律制度，第四章讨论了遏制SAD机制的方法。

一、SAD机制的运作方式

本章描述了SAD机制是如何运作的，并对一个滥用SAD机制的诉讼案例进行分析。

（一）SAD机制分为八个步骤

权利人使用SAD机制来解决线上市场上发生的所谓侵权行为。权利人将确定一组被告商家，这些商家的销售列表表明其正在销售侵犯权利人知识产权的商品。在确定一批潜在被告后，权利人按照以下八个步骤推进：

步骤1：权利人提起诉讼，诉状标题引用“附表A”列明的被告，如下面的红色箭头所示：【16】

图1.起诉状中的通用被告名称示例

起诉状中的事实陈述一般很笼统，并没有针对任何被告的具体阐述，使得后续案件可以简单复制和修改后继续使用该诉状模板。

步骤2：权利人将附表A的被告名单与起诉书分开提交（使用不同的文件编号），并请求法官封存被告名单。以下为案卷示例：【17】

图2.附表A被告归档的案卷示例

附表A的实际内容可能是一份粗糙的被告姓名列表，示例如下：【18】

图3.附表A被告名单示例

权利所有人可以密封提交整个起诉状【19】，而非仅仅封存被告名单。以下示例在标题中列出了近100名被告:【20】

图4.列举近100名被告的起诉书示例

本文的分析适用于权利人在最初就封存被告身份的任何案件。

如果确实存在在权利人有效送达前就转移资产或销毁证据的真实担忧，暂时封存被告身份可能是适当的。法官有权接受或拒绝权利人的封存请求。【21】在权利人有合理机会向被告送达时应解除对被告信息的封存，但如果随后无人提出异议，法官并不一定会主动重新对封存状态进行审查。

步骤3：权利人要求对被告涉嫌的侵权行为签发单方面临时限制令（TRO）【22】。临时限制令还对电商平台施加了各种义务。临时限制令作为非常规情况下的补救措施，权利人获得批准的诉答责任很重。【23】临时限制令程序是单方面进行的（即，被告缺席）。因此，尽管法官有时会主动发现权利人请求的漏洞【24】，但大多数时候被告没有机会指出权利人请求中的任何问题。

步骤4：在法官批准单方临时限制令后，权利人将其发送给被告出售商品的在线平台。【25】

步骤5：即使电商平台可能有正当理由主张该临时限制令对其没有约束力，他们通常也会遵守临时限制令。【26】这是因为，一方面违反临时限制令会使电商平台面临藐视法庭的风险，除此之外还有一个原因。临时限制令可能构成对电商平台发出的商户侵权通知，因此如果平台不制止这些商家的进一步侵权活动，在未来案件中被认定为构成共同侵权的风险将大大增加。【27】TRO的有效期不应超过14天，【28】但电商平台可能会无限期地冻结商家的账户以降低平台的法律风险。【29】

为了实施 TRO，电商平台通常会冻结商家的所有电商活动，而不仅仅是所指控的侵权活动。此类冻结以两种方式伤害了被告。

首先，平台会冻结商家在平台的所有资金。【30】这将给被告造成严重或者是致命现金流问题，使其无法向其供应商、雇员或律师支付费用。

其次，商家未来的销售活动也将被禁止，包括涉嫌侵权和无异议的非侵权商品。【31】这暴露了TRO作为补救措施的预期目的与实际结果严重不匹配。TRO本应仅涉及侵犯权利人知识产权的商品，但其引发的冻结可能会波及商家合法的商品。商家商业活动的减少会导致电商平台的收入和利润相应减少，从而造成损害。【32】

SAD机制将合法商品也从电商平台下架，消费者也因此受损。商家和商品的减少也会导致消费者的选择减少、商品价格上涨。SAD机制的单方临时限制令扭曲了合法商家之间、商品之间的竞争，无法实现促进公众利益的目的，反而造成了损害。

步骤6：因其身份被法院封存，商家可能只有在其账户被冻结时才知道自己被起诉【33】。SAD机制的权利人利用商家的业务和现金流陷入困境这一窘境，趁机提出看似简便的解决方案——如迫切需要快速解冻，则支付和解金【34】。如商家和解，权利人将撤诉。通常情况下，如通过和解来解决知识产权纠纷，因当事方自愿解决了问题，同时节约了司法资源，对社会是有益的。【35】但在SAD机制中和解则恰恰相反。SAD机制中，TRO的签发完全基于权利人的一面之词。TRO迫使商家非自愿和解，而商家根本没有机会向法院阐述自己的立场和理由，因为相比应诉，和解更便宜、更快捷且结果更可预测。与和解通常可以达成对社会有益的效果不同，这些不当和解标志着司法程序系统性的失败。 

步骤7：权利人可以去除任何不同意和解的商家。通过策略性地选择保留对哪些被告的起诉，权利人可以操控法官可获取信息。【36】随着被告商家（和解或被撤诉）不断的被撤诉，案件表面上似乎有所进展。

步骤8：在和解和自愿撤诉之后，余下的商家可能会因各种原因而不出庭: 如无法负担诉讼费用、涉案金额低于诉讼费用、未收到适当的通知或未被送达、未在美国并认为其不受任何美国法院程序的管辖、（可能由于电商平台冻结资金）而破产，或者商家自知侵权，预见到败诉的后果。

接下来，权利人会请求对未出庭的被告商家作出缺席判决，法院倾向于同意作出此类缺席判决，虽然判赔金额可能低于原告请求金额，或最终颁发的禁令范围小于原告请求范围。为了便于执行，法院可能命令电商平台将任何被冻结的资金转给权利人。【37】

注释

【1】原文刊载于《哥伦比亚法律评论》，《哥伦比亚法律评论》对翻译文本不做审核。作者Eric Goldman教授授权译者翻译成中文并发布。其中唐怡、韩冰、黄文瑞来自中国贸促会商事法律服务中心，游天龙、贾颖来自云南大学

* 圣塔克拉拉大学法学院法学教授、研究副院长、高科技法律研究所联席所长、隐私法证书项目主管。笔者在此感谢Sarah Burstein、Colleen Chien、Michelle Dunn、Michael Goodyear、Casey Hewitt、Mark Lemley、Brian Love、Jess Miers、Andrew Oliver、CE Petit、Malla Pollack、Sarah Wasserman Rajec、Lisa Ramsey、Sandra Rierson、Marty Schwimmer、Rebecca Tushnet、Ning Zhang的评论，以及参与加州大学伯克利分校法学院湾区知识产权教授工作、参加斯坦福大学法学院知识产权学者会议（IPSC）、圣塔克拉拉法学院研讨会以及芝加哥知识产权学术讨论会的相关人士。感谢Hilary Cheung提供的研究帮助。

【2】2021年，笔者在SAD机制案件中提交了一份声明，以支持被告要求赔偿律师费的动议。参见Dean Eric Goldman的声明，3，Emoji Co. v. Individuals，Corps.，Ltd. Liab. Cos.，P'ships，& Uninc.Ass'ns 在附表 A 中确定，第21-cv-1739号（伊利诺伊州北区联邦地区法院，2021年8月16日提交）https://digitalcommons.law.scu.edu/%20cgi/viewcontent.cgi?article=3534&context=historical[ https://perma.cc/YS6W-JAUV] [hereinafter Emojico Declaration]

【3】对于针对大规模被告知识产权维权方面的前期文献, 参见 Shyamkrishna Balganesh & Jonah B. Gelbach, Debunking the Myth of the Copyright Troll Apocalypse, 101 Iowa L. Rev. Online 43 (2016),认为一些法律文献对仅为起诉版权侵权的目的而获取版权的“版权流氓”现象的定义过于宽泛，夸大了美国国内的问题; Shyamkrishna Balganesh, The Uneasy Case Against Copyright Trolls, 86 S. Cal. L. Rev. 723 (2013) ,讨论版权执法的政策目标与版权流氓问题兴起之间的联系; Colleen V. Chien, Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents, 87 N.C. L. Rev. 1571 (2009) ,评估高科技专利的诉讼数据，以标记最常见的专利诉讼类型以及最有可能提出索赔的主体; Brad A. Greenberg, Copyright Trolls and Presumptively Fair Uses, 85 U. Colo. L. Rev. 53 (2014) ,“法院应对流氓诉讼预先禁止。根据传统的合理使用分析，这种负担转移是合理的; Brad A. Greenberg, Copyright Trolls and the Common Law, 100 Iowa L. Rev. Bulletin 77 (2015) ,结论是流氓诉讼最好通过临时司法裁决而不是通过立法分类来解决; Michael S. Mireles, Trademark Trolls, A Problem in the United States?, 18 Chap. L. Rev. 815 (2015) ,“这篇论文讨论了专利流氓，并将“流氓行为”与“霸凌”等其他不当商标维权行为区分开来。然后，该文给出了为什么商标流氓在美国可能不构成问题的原因; Matthew Sag, Copyright Trolling, An Empirical Study, 100 Iowa L. Rev. 1105 (2015) ,讨论了同一诉讼中存在多个无名被告的案件; Matthew Sag & Jake Haskell, Defense Against the Dark Arts of Copyright Trolling, 103 Iowa L. Rev. 571 (2018) 提出针对版权流氓抗辩的法律框架.

【4】一份典型的SAD起诉状会将被告名称列为“附表A所列的个人、公司、有限责任公司、合伙企业和非企业组织"，具体表述可能存在差异。见附注15及附文。

【5】除"附表A"外，原告还会使用"图1"、"图A"、"附件A"等同义词。见第三部分。

【6】Samuel Baird & Noel Paterson, How Some Brands Are Successfully—and CostEffectively—Combating Online Counterfeiters, IPWatchdog (Oct. 13, 2022).

【7】权利人有时也使用SAD机制对付非线上平台服务提供商，如支付处理服务商和其他金融机构。本文并没有针对这些非平台主体可能遇到的问题进行单独分析，但很多关于在线平台的分析同样适用于其他服务提供商。

【8】权利人可能会过度索赔。例如，SAD权利人原告可能会将被告的物品定性为“假冒产品”，即使这些物品是非侵权的仿制品、灰色市场商品、从权利人的官方分销渠道泄漏的商品、二手或翻新商品，或其他非侵权商品。See generally Sarah Burstein, Guest Post, Against the Design-Seizure Bill,  Patently-O ( Jan. 3, 2020); hereinafter Burstein, Against the DesignSeizure Bill (discussing how “counterfeit” allegations may be rhetorically deceptive).

【9】同7

【10】见第二部分。

【11】见第二部分。

【12】权利人始终可以利用 17 U.S.C. § 512 的版权通知和删除条款或 Tiffany （NJ） Inc. v. eBay Inc.， 600 F.3d 93， 99–107 （2d Cir. 2010） 建议的针对商标案件的事实上的通知和删除机制。但是，一些权利人显然已经将SAD机制作为他们首选的替代方案，而不是传统的通知和删除方法。

【13】“品牌所有人及其律师认为，为应对大量假冒商品从难以确定的外国卖家流入美国的情况，这些诉讼是少数可用策略之一。” Riddhi Setty & Isaiah Poritz, Brands Flock to Chicago Court in War on Internet Counterfeiters, Bloomberg L. (Apr. 5, 2023),( on file with the Columbia Law Review).

由于《阿肯色州在线市场消费者信息法案》等法律要求一些商家公开显示物理地址，越来越多权利人能够找到并起诉在线商户，详见该法案第555号法案，第119章，2021年阿肯色州法案2450 (编纂于Ark. Code Ann. § 4-119-103(a)(2)(B) (2023)), 同时国会于 2022 年通过的类似《通知消费者法案》，在线市场收集、验证和披露信息以告知消费者，Pub. L. No. 117-328， sec. 301， 136 Stat. 5555 （2022）（编纂于 15 U.S.C.A.§45f（2023））。中国最近出台的《电子商务法》也可能有助于找到和起诉这些商家。参见Daniel C.K. Chow, Strategies to Combat Internet Sales of Counterfeit Goods, 52 Seton Hall L. Rev. 1053，1071–81（2022）。

【14】Dave Bryant, How Chinese Sellers Are Manipulating Amazon in 2023,  EcomCrew (Aug. 2, 2023), 据估计，近三分之二的亚马逊商家位于中国.

【15】见Setty & Poritz，前注12（引述Cole Schotz PC的律师William Stroever,  “承认非侵权卖家可能会被卷入这些诉讼，但是......[说]这是各类诉讼都不可避免的风险”)。

【16】Complaint at 1, Emoji Co. v. Individuals, Corps., Ltd. Liab. Cos., P'ships, & Uninc.Ass'ns 附表 A ，案号 21-cv-1739（伊利诺伊州北区联邦地区法院，2021 年 3 月 31 日提交）。本文中的这张图片和其他图片已在《哥伦比亚法律评论》存档。

【17】法院案卷，Emoji Co. v. ARIELA_BRIGER， No. 1：20-cv-04645 （N.D. Ill. Aug. 4， 2021） （存档于《哥伦比亚法律评论》）。这张截图拍摄于2023年7月12日。请注意，此权利人隐藏了其身份。见上文脚注18和相关内容。

【18】附表 A，Emoji Co.，编号1：21-cv-01739（伊利诺伊州北区法院，2021 年 3 月 31 日提交），ECF 编号6。

【19】在另一种情况下，权利人作为无名原告提起诉讼，并封存了涉嫌侵权知识产权的原告身份。起诉状第1页，Doe v. P'ships identified on Schedule “A”，No. 22-cv-5512（2022年10月7日起诉提交至伊利诺伊北区法院），电子文档库编号1。

权利人解释说：为了防止被告提前获得本诉讼的通知和原告随附的单方临时限制令申请，防止被告将资金转出原告申请限制的账户，暂时不显示原告姓名。在封存的证据1中，原告的身份在其商标的注册证书上有显示。

【20】起诉状第1-2页，Moonbug Ent. Ltd. v. 640350 Store，案号：22-cv-05042-AT（纽约南区法院，于 2022 年 7 月 12 日提交）。

【21】Rule 5.2(d), Fed. R. Civ. P.

【22】Baird & Paterson，前注7（指出TROs“从2019年到2021年增加了70%”，主要是由于SAD机制）。

【23】寻求TRO的当事方必须证明“具体事实......在没有 TRO 的情况下，将导致立即和无法弥补的伤害、损失或损害。Rule 65(b)(1)(A), Fed. R. Civ. P.

【24】例如，参见Zuru （Singapore） Pte， Ltd. v. Individuals， Corps.， Ltd. Liab. Cos.， P'ships， & Uninc.附表 A， No. 20-00395 JMS-KJM， 2021 WL 310336， at *5 & n.6 （D. Haw. Jan. 29， 2021） （拒绝权利人的单方面 TRO 请求，因为“每份声明中包含的千篇一律的陈述，表明原告在本案中没有花费太多精力来确定任何需要单方救济措施的具体事实”）。

【25】《联邦民事诉讼规则》第65(b)条。该条说明了法院签发的单方面临时限制令有效期一般为两周。

【26】《联邦民事诉讼规则》第65(d)(2)条。如果 TRO 明确指示电商平台采取行动，而平台不是该案件的被告，并且没有以其他方式与被告“积极协调或参与”，则平台可能没有义务采取行动。参见Eicher Motors Ltd., Plaintiff, v. The Individuals, Corporations, Limited Liability Companies, Partnerships, and Unincorporated Associations, No. 22-cv-2458 (N.D.Ill.Aug.3, 2022). 本案在 Schedule A中表明认为诉争事实并未确定亚马逊是商家的代理人；本案法官琼·戈特肖尔（Joan Gottschall）提醒原告，“除非有证据证明第三方积极协调或参与，并且在此类命令签发之前他们收到了通知，且有表达意见的机会，否则起诉书中未提及的第三方（通常为亚马逊和eBay）不能被认定为与被告积极协调或参与。

【27】参见Tiffany（NJ）Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93107(2d Cir. 2010). 本案讨论了eBay对商标侵权行为的大致了解是否构成共同责任；同前注12，Daniel C.K. Chow, Strategies to Combat Internet Sales of Counterfeit Goods, page1062-71. 文中讨论了电商平台根据删除通知承担的商标共同侵权责任。

【28】《联邦民事诉讼规则》第65(d)(2)条。该条表明“该命令在法院批准后（不超过14 天）到期，除非在此之前法院出于正当理由将其延长相同的期限或对方同意延长”。

【29】权利人和电商平台无需逐字遵守 TRO，而是始终可以选择协商与TRO不同的定制方案。

【30】玛莎·帕科尔德（Martha Pacold）法官的SAD计划TRO模板表格指示电商平台“限制并禁止任何此类账户或资金转移或处置任何资金或被告的其他资产，直到本法院进一步下令。参见Northern District of Illinois (.gov): https://www.ilnd.uscourts.gov/OnlineForms.aspx 

【31】参见Gorge Design Grp. LLC v. Xuansheng, No. 21-1695 (Fed. Cir. Apr. 6, 2023), 2021 WL 5050187.具体见本案中上诉人NeoMagic Corporation的开庭陈述第11页。

【32】TRO增加了电商平台的其他成本。参见Joanna Forster，Wish临时总法律顾问& 首席合规官致作者的电子邮件，2023 年 4 月 27 日（存档于《哥伦比亚法律评论》）。邮件中提到，据 Wish 总法律顾问称，2022 年，Wish 在外部法律顾问方面花费了超过 125 万美元，并有 5 名全职员工处理 TRO 需求。

【33】参见ABC Corp. I v. P'ship & Unincorporated Ass'ns , 51 F.4th 1365 (Fed. Cir. 2022). 本案附表A中认为亚马逊账户的冻结行为并不产生足以使被告加入诉讼的通知的效力。

【34】同前注30，具体见上诉人NeoMagic Corporation的开庭摘要，第11页：“正如一名被告所解释的那样：Gorge [（权利人）] . . .对NeoMagic（被告）提出了一系列的封存诉讼，旨在秘密冻结NeoMagic的业务，夺取NeoMagic的市场（通常每天在售商品超过100,000种），并冻结NeoMagic的资金（超过300,000美元），仅仅因为被告出售了价值4.99美元的产品。Gorge仍然要求NeoMagic支付9,500美元才会将超过300,000 美元的NeoMagic资金解冻（削弱了NeoMagic的经营能力）”。

【35】参见1-800-Contacts, Inc. v. Federal Trade Comission, No. 18-3848 (2d Cir. 2021). 本案中应注意法院通常不应对竞争对手之间谈判达成的商标和解协议进行事后推测。

【36】同前注30，具体见上诉人NeoMagic Corporation的开庭摘要，第12页：“Gorge在禁令听证会前根据[FRCP] 41撤回了针对NeoMagic的起诉，因此NeoMagic不能向地区法院口头提出[不利]信息......”。

【37】Ontel Prods. Corp. v. Uninc. Ass’ns Identified in Schedule A, No. 1:21cv1452 (MSN/JFA), 2022 WL 9874815, at *5 (E.D. Va. Aug. 12, 2022).

原标题：跨境电商知识产权资讯/（域外研究）滥用知识产权诉讼的附表A机制（上）

来源：中国贸促会商事法律服务中心

翻译：唐怡，韩冰，黄文瑞，游天龙，贾颖