为帮助企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导北京分中心）建立“海声开悟”专栏，组织整理、分析了发生在不同法域的典型案例，提炼具有实践意义的经验启示，以案促学、以学促思、以思为鉴，为市场主体不断提升海外知识产权保护意识、完善海外知识产权保护措施、提升海外知识产权风险防控和纠纷应对能力提供帮助。
2024年第33期，总第108期
要点导读：本案涉及三个中国企业在美诉讼，要求确认其通过亚马逊销售的暖手器产品未侵犯被告的涉案专利，并请求损害赔偿。原告主张其产品在被告专利优先权日之前已公开销售，不构成侵权，并质疑专利的有效性。被告通过亚马逊专利中立评估程序导致原告产品下架，原告要求经济赔偿。本案提示中国出海企业应加强知识产权保护，提前做好专利布局，了解电商平台规则，及时应对海外诉讼，确保合法权益得到有效保障。
案例关键词：美国、亚马逊专利中立评估程序、判决确认不侵权、不可再诉、既判事项、电子商务
一、基本情况
（一）涉案专利
专利名称：具有便携式电源功能的暖手器（Hand warmer with the function of portable power source）
专利权人：深圳易联优创网络有限公司
专利号：US 10,939,504 B1
司法辖区：美国
产业领域：传统消费品行业
（二）涉案当事人信息
原告：深圳街猫科技有限公司（SHENZHEN STREET CAT TECHNOLOGY CO., LTD.）、深圳鑫义生科技有限公司（SHENZHEN XINYISHENG TECHNOLOGY CO., LTD.）
被告：深圳易联优创网络有限公司（SHENZHEN YILIAN YOUCHUANG NETWORK CO., LTD.）
审理机关：美国弗吉尼亚东区地区法院
（三）基本案情
两个原告均为亚马逊网站（Amazon.com）卖方，通过亚马逊网站销售产品，其产品包括便携式暖手器。深圳街猫科技有限公司的产品为“Ocoopa”系列，深圳鑫义生科技有限公司的产品为“Aptoo”系列。Ocoopa于2018年9月6日首次在亚马逊网站上出售暖手器。自成立以来，Ocoopa超过95%的收入来自在亚马逊网站上的销售，Aptoo 100%的收入来自亚马逊网站的销售收入。
被告深圳易联优创网络有限公司是涉案专利的专利权人。被告于2019年11月20日向中国专利局提交了发明专利申请，申请号为201911144220.0。以此中国专利申请为优先权，被告于2020年1月31日提交了美国专利申请US16,778,185。在该美国专利的审查过程中，审查员引用了对比文件1：US 10,104,720；对比文件2：US 2004/0211769；对比文件3：CN201404345，提出了新颖性和创造性问题。被告经两次答辩后，该美国专利申请于2021年3月2日获得授权，为美国授权专利，专利号为US 10,939,504 B1。
被告认为原告通过亚马逊网站销售的产品侵犯其上述美国授权专利。被告于2021年11月19日在美国向亚马逊网站申请亚马逊专利中立评估（Neutral Patent Evaluation, NPE）程序，得到了Ocoopa 2021 NPE，涉及原告在亚马逊网站上销售的十二个版本的暖手器产品。
被告认为原告侵权后，通过己方律师与Ocoopa的律师就涉嫌侵权问题进行过直接联系，但被告没有向Ocoopa提供任何通知，告知Ocoopa已经对其启动了亚马逊的专利中立评估。
2021年12月28日，由于Ocoopa 2021 NPE，亚马逊网站将四款Ocoopa产品摘牌。Ocoopa直至亚马逊就Ocoopa的四款产品作出退市决定的截止日后，才意识到被告向亚马逊请Ocoopa 2021 NPE，此时Ocoopa的上述产品已被亚马逊下架。
2022年1月7日，被告再次向亚马逊网站申请专利中立评估程序，得到了“Ocoopa 2022 NPE”和“Aptoo 2022 NPE”。
2022年1月21日，Ocoopa确认Ocoopa 2022 NPE可能涉及Ocoopa的两款产品，其他产品与涉案专利无关；与此同时，Aptoo确认Aptoo 2022 NPE可能涉及Aptoo的三款产品，其他产品与涉案专利无关。
关于识别出的相关产品，原告指出2021 NPE中识别出的产品在结构上与对2022 NPE中包含的产品相同。唯一的区别是，2021 NPE中确认的产品的电池容量和/或充电端口数量与2022 NPE确认的产品不同。但是，电池容量和充电端口的数量不是涉案专利权利要求保护的特征。
关于所有相关产品，原告认为并未侵犯涉案专利权。
至此，原告向美国弗吉尼亚东区地区法院提出了确认不侵权和损害赔偿之诉。
二、案件程序
（一） 原告主张
2022年3月3日，原告提交了起诉状，认为被告应该告知而没有告知原告“Ocoopa 2021 NPE”而导致原告产品下架存在“恶意”、原告产品不侵犯被告的专利权、被告的涉案专利不具有可专利性、被告应该赔偿由于被告通过亚马逊的专利中立程序导致原告产品下架导致的原告的经济损失。
起诉状中，原告列出了六项主张，包括
- 判决确认不侵权（Declaratory Judgment of Non-Infringement）；
- 判决宣告专利无效（Declaratory Judgment of Invalidity）；
- 联邦法下的虚假描述（Federal False Description – Lanham Act Section 43(a), 15 U.S.C § 1125）；
- 普通法下对合同关系（与亚马逊）的侵权干涉（Common Law Tortious Interference with Contractual Relations）；
- 有意干扰预期经济收益（Intentional Interference with Prospective Economic Advantage）；
- 不当获利（Unjust Enrichment）
基于以上主张，原告提出请求进行陪审团审判，并请求判决赔偿原告因被告故意的不当行为对原告造成的经济损失进行惩罚性赔偿，请求金额达447,345,000 美元。
在2022年3月3日原告提交起诉状起，至2022年4月27日被告提交答辩状期间，原告向法院提交了多项动议，其中包括原告同意邮件送达和公告送达。
（二） 争议焦点
本案的主要争议点是原告销售的暖手器产品是否侵犯被告的专利权，以及被告专利的有效性和通过亚马逊程序下架原告产品的合法性。
（三）法院观点
针对原告提出的理由，法院的观点如下：
1、原告开始出售涉嫌侵权产品的日期早于涉案专利的优先权日
原告提交了证据，证明原告Ocoopa涉嫌侵权的产品自2018年9月6日起在亚马逊网站开始出售。该出售涉嫌侵权产品的日期早于涉案专利的中国优先权日2019年11月20日。即，即使涉嫌侵权的产品落入涉案专利的保护范围，涉嫌侵权产品由于具有先用权，而不侵犯涉案专利的专利权。
2、原告早于涉案专利的优先权日开始出售涉嫌侵权产品作为在先使用，涉案专利不具有可专利性
Ocoopa涉嫌侵权的产品在美国的公开出售日期—2018年9月6日，早于涉案专利的优先权日—2019年11月20日。Ocoopa涉嫌侵权的产品作为在先公开使用，可以作为现有技术。该涉案专利相对于该现有技术，不具有可专利性，应被无效。
3、涉案专利要求保护的技术方案已被在先公开出版物公开，涉案专利不具有可专利性，应被无效
2016年2月3日中国专利CN205017025U公开了涉案专利的权利要求1除锂电池之外所有权利要求特征。2018年6月19日的中国专利CN207506684U建议使用锂电池。对于本领域普通技术人员很清楚，在CN205017025U公开使用锂电池以实现在便携式MCU控制的加热装置中使用的轻质、高功率密度电池的可预测结果是显而易见的。
4、涉嫌侵权产品未落入涉案专利保护范围
原告出售的暖手器包含与涉案专利权利要求限定的技术方案存在实质差异。原告出售的Ocoopa和Aptoo暖手器在结构上完全相同，二者唯一的区别在于，电池容量和/或充电端口数量有所不同。
涉案专利由六项权利要求组成，权利要求1是唯一的独立权利要求，权利要求2-6均为从属权利要求。涉案专利的权利要求1包括两个按钮，即引脚按钮和移动电源按钮。从属权利要求2-6也包括这一技术特征。相比之下，原告的产品只有一个按钮，即用于控制加热片进入加热模式或调节温度的按钮/加热开关。原告的产品不具有涉案专利权利要求1中两个按钮这一技术特征。
此外，原告的按钮/加热开关仅控制加热片，而不是如权利要求1所公开的同时控制加热板和移动电源。原告的产品不具有涉案专利权利要求1中的技术特征“MCU的引脚按钮控制加热板和移动电源按钮”。
因此原告的产品不具有涉案专利权利要求1的全部技术特征，未落入涉案专利权利要求1保护范围内，基于相同理由，亦未落入其从属权利要求保护范围。
基于以上，该涉案专利应以判决书的形式认定无效；涉嫌侵权产品未落入涉案专利的保护范围内，不构成侵权。
（四） 法院裁决
2022年6月29日，原告向法院递交了撤案协议书（ Stipulation of Dismissal ），告知法院双方已达成和解，请求撤案。
2023年6月30日，法院裁决不可再诉的驳回起诉。此种驳回起诉为对案件实体问题作出的终局裁决，禁止原告在以后以同一诉因或请求再次起诉。若原告再次起诉，被告可以提出既判事项〔res judicata〕的抗辩。
三、经验启示
本案的经验启示如下：
1、亚马逊的专利中立评估及应对
专利中立评估(Neutral Patent Evaluation)程序是亚马逊为了有效解决第三方专利侵权行为，而提供的一个简易争议解决程序。
该程序由专利权人或者其代理人、独家被许可人(exclusive licensee)(以下统称“发起人”)自愿发起，平台方将对该程序保密，并委任一名中立评估员(neutral evaluator)。该评估员会判断相应listing中的产品是否涉及该专利，并根据双方的陈述判断相关产品是否构成侵权。
在该程序由发起人启动后，亚马逊会要求每个被发起人签署参与程序的协议，并向发起人和被发起人收取费用。如被发起人不签署协议、不提供信息或不支付费用，会导致被投诉产品的listing将被亚马逊下架。
建议：作为被指控侵权的被发起人（被投诉人、卖家），需要注意的是，在其答复陈述中，建议通过证据在以下方面进行充分论述：
（1）被投诉的产品没有侵权，例如提供专利特征比对表；
（2）发起（专利权人/投诉方）所指的专利已被具有管辖权的法院、美国专利商标局或美国国际贸易委员会宣布为无效或不可执行；
（3）被投诉的产品（或相似的产品）在投诉方专利的最早有效申请日之前一年或更早时间已经出售。
2、专利侵权比对
无论是投诉或起诉专利侵权的专利权人，还是作为被起诉或被投诉方的涉嫌侵权方而言，都建议进行对涉案专利和涉嫌侵权的产品委托专利专业法律人士进行评估。对于专利权人而言，避免凭直觉或凭经验认定向对方侵权，而一旦启动程序后，浪费了大量人力和物力后，被认定为不侵权。而对于涉嫌侵权人而言，该专利侵权比对，无论是针对法院，还是针对例如亚马逊的中立专利评估程序，都是有效的答辩方式，有利于争议的相关解决。
就本案而言，从请求人起诉状而言，可以看出涉嫌侵权产品并不包括涉案专利权利要求的全部技术特征，表观上不侵权，以此可以确定后续的应对思路和手段。
3、专利稳定性分析
2022年12月，国家知识产权局发布的《2022年中国专利调查报告》显示，专利权人在遭遇侵权纠纷时，大多会选择向法院提起侵权诉讼。作为相对方，通常会采取的措施是反诉涉案专利具有不可专利性，应予无效，并提出无效请求。
建议：对于经专利侵权比对后认定涉嫌侵权产品侵权的涉案专利，建议进行专利权稳定性分析。专利权稳定性分析有助于帮助权利人准确认定专利权，能够帮助权利人识别出权利不稳定的专利。此分析有利于专利权人了解专利权的稳定性，提前做好判断、评估和准备；同时也可以有效避免能够有效降低制止侵权时付出的成本。
4、美国诉讼和和解
本案中，亚马逊中立专利评估程序中的被投诉人，即卖方在产品被亚马逊下架后，选择了向美国地方法院起诉程序，2022年3月3日向美国弗吉尼亚地方法院递交了起诉状，之后关于送达、代理等提交了多份动议后，于2022年6月29日提交了和解撤诉协议。
对于本案，由于双方后续达成和解，我们理解对于该和解而言，前期的准备工作，如起诉状中的先用权证据、不侵权的侵权特征比对和涉案专利不具有专利性的证据发挥了作用。
就争议解决策略的建议为：被投诉人，即卖方可以直接通过相关证据向专利权人施压，或者通过起诉行为本身向专利权人施压，这样的费用势必比通过委托美国律师、起诉、提交动议的费用低且性价比更高。
来源：北京知识产权公共服务
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