“杜邦因素”是美国专利商标局和联邦巡回上诉法院用来评估商标混淆可能性的标准，源自于In re E.I. du Pont de Nemours & Co.，476 F.2d 1357 (CCPA 1973)一案。本案涉及联合公司对“TEEN TINKER BELL”及“TEEN TINK”标志的注册申请与迪士尼公司已注册“TINKER BELL”标志的冲突,核心问题是双方标志在外观、意义及市场影响上的相似性是否会引发消费者混淆。法院认为迪士尼的标志具有较强的商业识别力，并认定联合公司的标志会造成市场误认。此案表明品牌标识的创造需充分考虑与已有标志的差异性，同时证明标识使用的市场价值对其保护范围的影响。

案例关键词：美国、杜邦因素、商标近似性、消费者混淆、商标强度、公共领域、市场混淆风险

一、基本情况

（一）涉案商标

涉案商标1

标识：TEEN TINKER BELL

申请号：91221648

类别：28

商品/服务项目：玩偶

涉案商标2

标识：TEEN TINK

申请号：91224985

类别：28

商品/服务项目：玩偶

产业领域：文化创意产业

（二）涉案当事人信息

上诉人：联合商标控股公司(United Trademark Holdings, Inc.，以下简称为“联合公司”)

被上诉人：迪斯尼企业公司(Disney Enterprises, Inc.，以下简称为“迪斯尼公司”)

审理机关：美国专利商标局商标复审和上诉委员会、美国联邦巡回上诉法院

（三）基本案情

“小叮当”一名来源于J.M. Barrie的作品，最早见于1904年的戏剧《彼得潘》和1911年的小说《彼得和温迪》。1939年，迪斯尼公司获得《彼得潘》相关作品的改编权，并在1953年推出动画电影《彼得潘》，将“小叮当”塑造成重要角色。2013年，联合公司申请注册“TEEN TINKER BELL”和“TEEN TINK”商标用于玩偶商品，并称已实际使用。

2015年3月28日，专利商标局审定了该商标在主注册簿注册的公告，并公布异议截止日期为2015年5月26日。

2015年4月23日，根据《兰哈姆法》第2(d)条的规定，迪斯尼公司以联合公司的商标可能会与其标准字体的“TINKER BELL”（中文名为“小叮当”[ “Tinker Bell”的中文译名有“小叮当;叮叮铃;奇妙仙子”等，本文采百度翻译的常见释义“小叮当”。]）等注册商标产生混淆为由提出商标异议。

2015年11月23日，迪斯尼公司对联合公司的“TEEN TINKER BELL”商标也提出了相同的异议。联合公司在答辩中否认了异议书中的关键指控，但没有提出撤销迪斯尼公司已经注册的任何商标的反请求。上述异议于2016年3月合并。

2020年6月8日，美国专利商标局商标复审和上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board，“复审委员会”)支持了迪斯尼公司的异议意见，拒绝联合公司的商标注册。

（四）适用法律

“杜邦因素”是美国专利商标局和联邦巡回上诉法院用来评估商标混淆可能性的标准，源自于In re E.I. du Pont de Nemours & Co.，476 F.2d 1357 (CCPA 1973)一案。在该案中，美国专利商标局利用13个不同因素来判定两个商标之间是否存在混淆可能性。这些因素主要包括：

商标的近似性：商标音形义和整体商业印象上的近似程度。

商品或服务的类似性：商品或服务在功能、用途、类型、销售渠道等方面的类似程度。

商标的强度：商标的强度是否足以吸引消费者的注意，比如良好的商誉或广告支持。

商标的实际使用：商标在市场上的使用时间、地点和方式等实际使用情况。

在先商标的声誉：在先商标在市场上的声誉和消费者对其认知。

主观意图：商标注册或使用人的主观意图是善意还是恶意。

潜在购买者的谨慎程度：考虑普通购买者对商品或服务的选择是否谨慎。

实际混淆：市场上是否存在实际混淆的情形。

美国专利商标局和联邦巡回上诉法院基于上述主要因素来判断商标之间是否存在混淆可能性。这些因素并不是硬性规则，而是一种全面性的考量，用于帮助专利商标局和法院做出混淆可能性的判断。在裁判文书中，上述因素通常会被一一分析，以确定是否两个商标会导致混淆，但其中某几个重要因素足以认定构成混淆可能性时，而当事人没有提出其他因素对混淆可能性影响时，其他因素也可以不再分析。

（五）上诉人主张

上诉人联合公司主张，复审委员会在评估商标混淆可能性时对“杜邦因素”的适用存在错误，特别是在评估迪斯尼公司“TINKER BELL”商标的强度和商标近似性时未充分考虑“TEEN”一词的区分作用。此外，上诉人认为，“TINKER BELL”来源于公共领域角色，其在概念上的弱点应被充分考虑，不应给予过度的商标保护范围，从而否定市场混淆的可能性。

（六）被上诉人主张

被上诉人迪斯尼公司主张，其“TINKER BELL”商标经过长期使用和广泛宣传，已获得显著的商业识别力，对玩偶商品享有优先权和普通保护范围。联合公司的“TEEN TINKER BELL”和“TEEN TINK”商标与其现有商标在外观、发音、涵义和商业印象上高度近似，容易导致消费者混淆。迪斯尼公司强调，其商标保护并未滥用或延伸至公共领域角色，而是基于商标法下的合法权利，要求维持复审委员会驳回联合公司商标注册的决定。

二、案件程序

（一）争议焦点

本案主要争议焦点为联合公司申请注册的“TEEN TINKER BELL”和“TEEN TINK”商标和迪斯尼公司在先注册的“TINKER BELL”之间是否存在混淆可能性。此外，本案还涉及到关于“小叮当”角色进入公共领域后能否给予商标保护。

（二）法院观点

本案的具体分析如下：

联邦巡回上诉法院在本案中应用“杜邦因素”来测试被异议商标和在先引证商标之间是否存在混淆的可能性，主要评价了以下因素，即得出被异议商标与在先引证商标共存足以导致混淆可能性的结论。

1、迪斯尼公司在先注册商标的强度

联合公司对复审委员会关于迪斯尼公司注册商标强度的认定提出质疑，具体涉及第五和第六个“杜邦因素”，即“在先商标的知名度”和“在类似商品上使用的近似商标的数量和性质”。根据杜邦案，在混淆可能性的背景下，知名度的评估是从非常强到非常弱的范围，需要考虑商标的固有性或概念上的强度以及商标在商业或市场上的强度。如果证据显示在类似商品上有第三方使用近似商标，可以表明一个商标的强度相对较弱。

具体到本案，大量实质性证据支持复审委员会的决定，即迪斯尼公司的商标应享有普通的保护范围。正如复审委员会本身所认定的那样，联合公司关于迪斯尼公司的“TINKER BELL”商标在概念上较弱，尽管其具有固有显著性的观点可能是正确的。但是，复审委员会可以合理地认为商标的商业强度足够强，足以抵消任何概念上的弱点，从而使该商标可以享有普通的保护范围。

针对商业强度的证据，联合公司指出复审委员会认定迪斯尼公司未能证明其“TINKER BELL”商标在玩偶商品上驰名。联邦巡回上诉法院认为：无需判定专注于玩偶方面的驰名强度分析是否适当。本案，商标不必非得是驰名的才能具有商业强度。并且，复审委员会明确认定商业强度足以克服任何概念上的弱点，并且有足够的证据支持。联邦巡回上诉法院认可了复审委员会将普通的保护范围授予迪斯尼公司的“TINKER BELL”商标。

2、被异议商标和在先注册商标的近似性

第一个“杜邦因素”涉及“商标整体在外观、发音、涵义和商业印象上的近似性或不近似性”。近似性的程度在考虑所有“杜邦因素”的情况下，对混淆可能性的整体评估具有重要影响。例如，“随着商标的知名度或强度增加，《兰哈姆法》对竞争性商标的近似性的容忍度也会随之降低。”同时，“当商标将出现在几乎相同的商品或服务上时，支持混淆可能性的结论所需的近似程度会降低”。本案大量实质性的证据支持复审委员会对联合公司的两个商标与迪斯尼公司的“TINKER BELL”商标近似性的认定，特别是考虑到迪斯尼公司的商标已被正确赋予普通范围保护的情况，并且这些商标都将出现在玩偶上。

（1）被异议商标和在先引证商标之间的发音、外形、含义和商业印象近似

联合公司的“TEEN TINKER BELL”商标与迪斯尼公司的“TINKER BELL”商标（标准字符形式）之间的唯一不同是在“TINKER BELL”前加了“TEEN”。由于联合公司的商标包含了迪斯尼公司的商标，因此复审委员会认为这两个商标在发音和外形上近似是合理的。同样，复审委员会认为这两个商标具有近似的涵义并给出近似的商业印象也是合理的。正如复审委员会所指出的，联合公司没有提供证据来支持其观点，即迪斯尼公司的“TINKER BELL”商标使消费者联想到公共领域中的“小叮当”角色，而不是与迪斯尼公司有几十年历史联系的版本。结果，复审委员会合理地得出结论，联合公司和迪斯尼公司的商标都将暗示着迪斯尼公司的“小叮当”角色，而联合公司的商标则特指她的青少年时期。即使“TINKER BELL”和“TEEN TINKER BELL”所暗示的年龄可能被视为不同，联合公司在诉讼中提出，但复审委员会可以合理地认为证据并没有证实这种不同会削弱与迪斯尼公司的“小叮当”角色的共同联系，从而没有打破商标的整体近似性。联合公司在口头辩论中明确表示，其并没有基于“TEEN TINKER BELL”作为其“TEEN [角色名称]”商标系列的一部分而建立这种差异。

联合公司提出，单词“TEEN”（尤其作为第一个词）应足以阻止近似商标的认定。但是，尽管有时第一个词可以具有特殊重要性，第一个词的重要性取决于具体的语境。在这里，尽管联合公司的商标的第一个词是“TEEN”，但复审委员会仍有充分理由认为联合公司的商标的在第一个词存在的情况下的近似性。联合公司商标中的首个词“TEEN”是一个描述性的或暗示性的形容词，仅仅限定和描述了其余部分的商标，而其余部分与迪斯尼公司的商标完全相同。而且，商标的其余部分已被充分证明是与迪斯尼公司的角色有明显的联系，而不是公共领域的角色，而且不受“广泛的第三方使用”的影响。

因此，本案与Citigroup Inc. v. Capital City Bank Group, Inc.案有实质性不同，联邦巡回上诉法院在该案中确认了复审委员会在CAPTIAL CITY BANK和CITIBANK之间没有混淆可能性的认定，部分原因是CITI的拼写与众不同，而且“以‘City Bank’结尾的商标的第三方使用表明，公众对银行名称的第一个单词的差异很敏感” 。

联合公司提到了复审委员会在另一件联合公司注册申请的独立审查程序中的决定，即In re United Trademark Holdings, Inc.案。联邦巡回上诉法院认为：复审委员会的决定，除了不是他们的先例，还涉及与这里的情况有实质不同的事实。在该案中，在没有迪斯尼公司参与的情况下，复审委员会认定了“ZOMBIE CINDERELLA”和“WALT DISNEY’S CINDERELLA”留下了不同的印象，因为“‘ZOMBIE CINDERELLA’产生了一种认知不一致，涉及了无辜和恐怖的不安混合”，而“WALT DISNEY’S CINDERELLA”则“产生了美丽和善良的印象”。本案，增加“TEEN”到“TINKER BELL”并没有引入这种认知不一致。在“ZOMBIE CINDERELLA”审查中，复审委员会还发现“CINDERELLA”本身对于迪斯尼公司来说并不是一个强烈的来源标识，因为多年来许多其他人也使用了这个名称。在本案中，考虑到完全不同的市场事实，复审委员会认定“TINKER BELL”对于迪斯尼公司来说是一个具有强度的商业来源标识。

（2）被异议商标和在先引证商标之间的差异未改变其近似性

联邦巡回上诉法院还维持复审委员会关于联合公司“TEEN TINK”商标的关键认定。因为标准字符形式的商标的权利存在于文字中，而不是在任何特定的展示方式中，所以委员会在进行近似性比较时，正确地将迪斯尼公司的“TINKER BELL”商标视为以联合公司“TEEN TINK”申请中找到的字体、风格和大小来展示。因此，迪斯尼公司的“TINKER BELL”商标与联合公司的“TEEN TINK”商标之间的差异包括：

• 使用了“TEEN”；
• 将“TINKER BELL”缩写为“TINK”；以及
• 将皇冠放在“TEEN TINK”上方。但即使把这些差异作为一个整体考虑，都不会削弱复审委员会的近似性判断的合理性。

首先，出于已经讨论过的原因，复审委员会合理地认定增加“TEEN”不会显著改变联合公司的商标与迪斯尼公司的商标相比的外观、发音、涵义和商业印象。其次，复审委员会合理地认定将“TINKER BELL”缩写为“TINK”也没有产生实质性变化，指出自巴里的作品以来，“Tink”一直被普遍用作“小叮当”的昵称。最后，复审委员会合理地认定联合公司商标中的皇冠不会导致不同的结果，指出它很小，与商标的文字部分相比不那么重要，实际上是为文字提供了一个框架并吸引了额外的注意力。根据这些证据，即使联合公司正确指出昵称“TINK”增强了青少年的印象，并且皇冠增加了皇室的印象，委员会仍然可以合理地认定这些商标在总体上近似。

3、针对公共领域角色名称的商标保护

本案还讨论了商标保护是否应该延伸至公共领域角色。联邦巡回上诉法院的结论是，只要一个角色或设计已经获得独立的商标意义，它就可以在商标法下受到保护。

4、商标保护的滥用或过度延伸

联邦巡回上诉法院认为，迪斯尼公司对"TINKER BELL"商标的使用并不构成商标保护的滥用或过度延伸，也没有阻止联合公司创建自己版本的“小叮当”角色形象。

（三）法院裁判

联邦巡回上诉法院最终认定，作为一个法律问题，复审委员会运用杜邦因素对案件事实进行的审查是合理的，并判决维持了复审委员会驳回被异议商标注册的决定。

三、经验启示

本案为市场主体在商标注册、异议、混淆可能性认定的实践等程序提供了多方面的见解和灵感，特别对与版权有关的企业在命名和注册商标时具有重要的借鉴意义。

第一，关于商标混淆可能性在商标异议程序中的重要性。本案强调了混淆可能性原则在商标异议程序中的核心作用，法院通过使用杜邦因素来评估在相关商品或服务上使用近似商标是否存在消费者混淆的风险。自“杜邦因素”设立以来，一直被美国专利商标局和联邦巡回上诉法院作为判断商标混淆可能性的判例法。“杜邦因素”持续运用50年的历史证明，该规则在判断商标混淆可能性方面对各因素的考虑较为科学，市场主体对商标混淆可能性判断的可预期性更稳定。

第二，商标使用及证据的重要性。本案在判断混淆可能性时考虑商标的概念强度和商业强度的重要性。法院认为迪斯尼公司的“TINKER BELL”（小叮当）商标在概念上虽然较弱，但已经具备商业强度，使其有资格受到保护，这主要归因于迪斯尼公司在本案中提供了商标使用的实质性证据。市场主体应当充分重视商标使用的重要性，在商标异议、争议纠纷中应充分提供有关商标使用和商业强度等因素的证据。

第三，公共领域角色的版权保护和商标保护的关系。该案强调，即使一个角色或设计进入了公共领域，如果它已经获得了独立的商标意义并用于标识商品或服务的来源的功能，仍然有资格获得商标保护。知识产权保护并不是相互排斥的，版权保护和商标保护可以相互补充。

总的来说，本案提示我们商标法领域的复杂性和细微差别，以及仔细考虑法律标准和每个案例的具体情况的必要性。它还表明，即使是公共领域的角色名称，在适当条件下也可以获得商标法保护。

来源：北京海外知识产权公共服务

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