本案涉及专利有效性争议,原告Bluecatbio MA Inc.主张涉案专利缺乏新颖性,并引用Gyro Washer产品作为现有技术试图证明无效。美国专利商标局PTAB裁定专利有效,原告上诉至联邦巡回法院(CAFC)。CAFC经审理认为Gyro Washer未能实现专利权利要求的关键技术特征,尤其未完全将液体排出至壳体内表面,判决维持专利有效。本案体现专利要求解释的重要性,并为中国企业海外知识产权保护提供指导。
案例关键词:美国、专利无效、关键技术特征、信息披露声明、权利要求解释
一、基本情况
(一)涉案专利
专利名称:离心机和用于离心反应容器单元的方法
专利号:US10,338,063B2
专利申请日:2014年8月6日
专利公告日:2019年7月2日
产业领域:高端装备制造业
(二)涉案当事人信息
上诉人(原审原告、专利权人):BLUE CAT BIO MA INC
被上诉人(原审被告、被控侵权人):YANTAI AUSBIO LABORATORIES CO., LTD(烟台澳斯邦生物工程有限公司,以下简称烟台澳斯邦公司)
审理机关:联邦巡回法院
(三)基本案情
上诉人(原审原告)BLUE CAT BIO是一家自动液体处理系统的开发商,旨在执行离心抽真空和从堆叠和盖板中取出液体,减少实验数据假阳性和假阴性结果,为医学研究人员提供更加准确的化合物图谱。
烟台澳斯邦公司位于烟台,成立于1992年10月10日, 是瑞士澳斯邦控股股份有限公司和烟台澳斯邦生物研发有限公司在中国设立的合资企业。
原告在美国专利商标局提出对烟台澳斯邦公司的美国授权专利US10,338,063B2的无效请求,美国专利商标局的PTAB(专利审判及上诉委员会)做出了维持专利有效的结论,随后原告上诉到CAFC(联邦巡回法院)。
(四)案件事实
本案涉及的权利要求为:
权利要求1.一种用于清洁包括至少一个开口的反应容器单元的离心机,包括:包括圆柱形内表面和排水口的壳体;转子,其设置在所述壳体中并包括最外表面,所述转子被构造成保持所述反应容器单元,所述反应容器单元的至少一个开口朝向外;马达,用于使转子围绕旋转轴线在第一旋转方向上旋转,以使液体从反应容器从至少一个开口排出到壳体的内表面上;其中在壳体的内表面和转子的最外表面之间设有间隙, 所述间隙的尺寸使得通过旋转所述转子产生风,所述风驱动所述壳体的内表面上的排出液体到达所述排水口;以及其中间隙的尺寸不小于0.3mm。
权利要求12.一种用离心机清洗反应容器单元的方法, 其中所述反应容器单元包括至少一个开口,并且其中所述离心机包括壳体,所述壳体包括圆柱形内表面和排水口, 一种转子,其设置在所述壳体中并且包括最外表面,以及所述壳体的内表面和所述转子的最外表面之间的间隙,所述方法包括以下步骤:将反应容器单元装入离心机中,使其由转子保持,其至少一个开口向外;以及通过使转子在第一旋转方向上旋转来离心反应容器单元, 其中离心使反应容器单元中的液体排出到壳体的内表面上, 并且其中间隙的尺寸和转子的转速使得离心产生风,该风将壳体内表面上排出的液体驱动到排水管,其中离心以不小于0.3mm的间隙进行。
(五)上诉人主张
上诉人主张涉案专利的独立权利要求1、12的技术特征已由现有产品Gyro Washer公开,涉案专利不具有新颖性。具体如下:
1.上诉人引入了技术专家作为证人,用来证明涉案专利的从属权利要求在独立权利要求没有新颖性的情形下,基于本领域技术人员的常用技术手段等公知,从而不具有创造性。
2.在没有较好的专利文献证据的情况下,尝试用公开的产品来无效授权专利。
在引入Gyro Washer产品作为证据时,为了证明其是在先公开的使用证据,提供了多种维度的手段来证明。首先提供了Gyro Washer产品在2009年和2010年品牌展上被展示和演示的证明材料。其次提供了Gyro Washer产品在2011年被销售给日本客户Kyowa Hakko的记录,包括账单、产品说明书等。从而两份证据相互佐证,提升了在产品使用证据可以作为现有技术使用的可信度。
(六)被上诉人主张
被上诉人主张涉案专利US10,338,063B2的权利要求具有新颖性和技术效果,现有产品Gyro Washer未能完全公开或实现专利要求的关键特征,专利应维持有效。
被上诉人从权利要求解释这个角度,利用美国专利法的规定,积极进行应诉,在不对权利要求的保护范围做限缩的同时,较好保护了自身的合法权益。
二、案件程序
(一)争议焦点
本案的核心争议点是Gyro Washer产品(证据1)是否公开了特征A“其中离心使反应容器单元中的液体排出到壳体的内表面上”。
(二)法院观点
上诉人与被上诉人双方对于特征A如何解读存在分歧,上诉人认为证据1公开了该特征,因为证据1所述的产品可以将液体排出到壳体的内表面上。
但是CAFC认为:
(1)“外壳内表面上所有或几乎所有被排出的液体”是对“外壳内表面上被排出的液体”的适当解释;
(2)在评估了专家证人和事实证人的证词,以及实验结果和视频证据后,确定 Gyro Washer没有产生足够的风力将外壳内表面上排出的液体吹到排水口,从而使被质疑的权利要求无效。特别是,委员会参考了一些证据,这些证据显示在离心之后,Gyro Washe的内壳表面残留了大量的液体,还有一项实验显示,从反应容器中排出的多达27%的液体在离心之后没有进入 Gyro Washer的排水口。
在PGR程序中,美国专利商标局秉持和联邦法院在民事案件中一样的标准对权利要求进行解释。根据该标准,权利要求中术语被赋予其普通和习惯的含义,正如本领域普通技术人员在发明本专利时,权利要求的语言、说明书和审查记录所理解的那样。
(三)法院裁判
法院认为US10,338,063B2的权利要求1, 3–5, 7, 10–12,14–20相对于现有技术维持有效,维持了PTAB作出的专利有效的决定。
三、经验启示
1.积极应诉,在产品出海的过程中,会遇到同行对中国企业海外 专利的攻击,需要做好海外律师资源的储备,事先了解海外专利的获权、无效、诉讼流程,选取恰当的时机进行防守。在司法保护力度较高市场(如美国、德国等),国际同行运用专利进行竞争水平一般高于我国企业,需要进一步提升企业在出海过程中的合规风险意识,尽早进行全面的专利布局,为后续的市场份额提升打下基础。
2.2011年美国专利改革法案(AIA),改变了“最佳实施例”原则在专利诉讼中的地位。在专利申请阶段,发明人依然被要求必须披露该发明的最佳实施例,审查员会审查专利申请是否满足该项要求,如不满足,则无法获得专利授权;但是在专利诉讼程序中,被控侵权人不能再通过指控权利人未能披露最佳实施例,从而主张专利无效进行侵权抗辩了。我国企业往往先申请中国专利,然后通过巴黎公约要求外国优先权、PCT国际申请等方式去进行全球专利布局,在撰写中国专利时,需要考虑面向不同国家进行专利申请时各国法律规定的差异性,尽量详细描述发明的最佳实施例,从而利于在美国等要求披露最佳实施例的国家获得授权。
3.在进行专利申请阶段,做好充分的现有技术检索,包括对同行相关产品的检索,提高权利要求的稳定性,避免由于保护范围过小失去实际的保护价值,也避免检索不够充分导致的权利丧失。在涉案专利的PGR程序中,原告未能发现更优的专利文献和期刊论文等证据,说明本专利的权利人在专利审查过程中利用信息披露声明制度已经提交了最相关的现有技术文献。
信息披露声明 (Information Disclosure Statement简称IDS)是美国专利法中的一项重要而又独特的制度,具体是指:根据美国专利法实施细则37C.F.R.1.56款规定,每一个参与专利申请的人(包括发明人、受让人、代理人等)在美国专利申请过程中有义务诚实地以IDS形式告知美国专利局审查员,在美国专利申请前及申请期间,其所知道的与该美国发明申请有关的重要信息,以协助美国专利局审查员进行审查。
4.需要充分利用PGR程序,监控竞争对手申请中的专利,在专利授权后9个月内发起无效请求。另外,不同于IPR程序中只能使用在先公开的专利和公开出版物(如期刊论文)作为现有技术;在PGR程序中可以提交公开使用、销售等证据。另外,无效的理由除了35 U.S.C § 102条规定的新颖性、35 U.S.C § 103条规定的非显而易见性外,还可以基于35 U.S.C § 101条规定的可专利性主题问题、35 U.S.C § 112条规定的说明书等问题发起无效。
美国专利商标局对IPR程序中的权利要求解释标准在专利法实施细则第42.100条b款[21]规定了“最宽合理解释标准(broadest reasonable interpretation)”,即BRI标准。根据BRI标准,权利要求的意义扩大到合理程度的最大范围。该标准也与法院采用的标准不同,法院采用的是“普通字面解释标准(plain and ordinary meaning)”,即POM标准
5.在专利授权后的一段时间内,需要关注同行竞争的情况,尤其是核心技术对应的专利授权后,可能会引起同行的关注,从而发起无效请求。在本案中,在专利授权公告后的7个月内权利人就收到了原告发起的无效请求。
来源:首都知识产权服务业协会
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