一、案情简介[1]

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”）诉美国科林研发股份公司（Lam Research Corporation，以下简称“科林公司”）技术秘密侵权案，历时13年，最终于2023年6月26日在上海高级人民法院得到终审判决。

原告中微公司成立于2004年5月31日，经营范围包括：半导体关键设备的研发、制造、技术咨询、售后服务以及自产产品的销售。作为一家专注于纳米级集成电路制造设备的高科技企业，该公司的核心产品之一为Primo D-RIE等离子体刻蚀机。据2009年7月16日半导体国际网站的报道，中微公司的Primo D-RIE介电质刻蚀技术设备荣获由半导体国际杂志社颁发的2009年度编辑推荐最佳产品奖[2]。案发时，该电浆刻蚀机设备仅应用于亚洲的4家集成电路制造厂，除中芯国际（上海）以外均为出口，包括我国台湾地区的华邦电子股份有限公司（以下简称“华邦公司”）和台积电公司，以及特许半导体（新加坡）等。中微公司在设备销售过程中与该4家客户均签订有保密协议，并且除中芯国际外，没有向另3家客户提供保密的培训材料[3]。

被告科林公司系一家设立于美国特拉华州的半导体设备制造、销售及服务企业，与中微公司在半导体设备制造领域构成直接竞争关系，双方产品曾被同时置于共同客户中芯国际的无尘室内。科林公司在华全资子公司，泛林半导体设备技术（上海）有限公司（以下简称“泛林公司”），成立于2001年10月31日，主要负责其在中国市场的售后服务。泛林公司作为科林公司在华的业务延伸，提供包括半导体设备的安装、调试、维护服务，以及相关的技术咨询和技术服务，强化了科林公司在中国市场的竞争力。2008年11月17日，科林公司向台湾智慧财产法院在起诉前提交的《民事保全证据声请状》中声称，中微公司在台湾关联企业涉嫌侵害科林公司第136706号“电浆反应器中之多孔的电浆密封环”发明专利，用于制造型号为 Primo D-RIE 的电浆刻蚀机器设备。2008年12月12日，台湾智慧财产法院裁定同意对电浆刻蚀机设备的密封环零部件进行勘验以保全证据。12月19日，该法院进行现场证据保全。被告科林公司的技术专家张某某与赖某某（美籍）向法院签署保密协议保证不对任何第三人泄露保全过程中看到的信息后，参与了具体保全工作[4]。

随后被告科林公司针对获取到的有关该刻蚀机零部件信息，于2009年1月17日对本案原告中微公司提起专利诉讼，主张被侵权专利不仅包括《民事保全证据声请状》所依据的第136706号发明专利，又增加了第126873号发明专利。该起诉状后附证据，包括中微公司在本案中主张保护的两张电浆密封环照片与保密培训材料。中微公司答辩该案指控的同时发起对科林公司涉案专利的无效程序。2009年9月8日，台湾智慧财产法院驳回了科林公司的诉讼。[5]科林公司上诉，2012年7月11日被台湾地区最高法院第三审民事裁定驳回。[6]

2010年12月，原告中微公司向上海市第一中级人民法院（以下简称“一审法院”）提起诉讼，主张被告科林公司窃取技术秘密，密点载体为两张电浆密封环照片和原告培训材料，并在证据保全过程中不当地察看和测量中微公司刻蚀机内部结构，使用该技术秘密在2009年向台湾智慧财产法院提起专利侵权诉讼，对公司合法权益造成重大损害。据此请求判令科林公司、泛林公司及各自然人等被告停止侵权，销毁涉案技术秘密载体，禁止被告方使用涉案技术秘密，连带赔偿经济损失和为诉讼支出的合理费用等。

一审法院判决，被告科林公司应销毁其持有的两张电浆密封环照片，禁止科林公司、张某某、赖某某披露、使用或者允许他人使用中微公司的技术秘密，并由科林公司赔偿中微公司合理费用人民币900,000元。[7]

原被告双方均不服一审判决，上诉至上海市高级人民法院（以下简称“二审法院”）。二审判决被告科林公司销毁非法获取的技术文件和照片，禁止科林公司及其员工张某某与赖某某（美籍）披露、使用或允许他人使用以不正当手段获取以及在台湾智慧财产法院证据保全中所获得的中微公司技术秘密，判令科林公司向中微公司支付赔偿金100万元和合理费用90万元。[8]

二、争议焦点与应对策略

本案有诸多争议点，比如一审法院的管辖权问题、被告单位和各自然人被告的送达问题，在自然人被告公告送达后管辖权异议及上诉问题，本案审理在2011年4月1日《涉外民事关系法律适用法》生效前后，如何适用准据法问题等等，不展开论述，现就以下几个焦点问题分述如下。

（一）在境外面临知识产权诉讼是国际竞争必修课，既是常用维权手段也是打击竞争对手的有利工具，积极应诉同时要努力开辟新战场

本案中，原告中微公司指控被告科林公司在诉讼过程中使用其不正当获取的技术秘密，该“使用”行为具体表现为提起诉前证据保全，并在保全后提起了专利侵权诉讼。尽管被告所提之专利侵权诉讼最终败诉，但其诉讼行为无疑对原告造成了极其严重的不利影响！在专利诉讼未结前，出口我国台湾地区等离子体刻蚀机一台设备高达几千万元人民币，客户却长期处于试用阶段不愿付款下单量产，损失极其惨重。

笔者代理本案之前，还参与了中微公司应诉本领域另一国际巨头美国应用材料公司在美发起的与软件和技术秘密有关的诉讼。中微公司董事长尹志尧先生与笔者做了一次长谈，其核心是：他本人在美国应用材料公司和美国科林公司都有过很长时间的工作经验，从美国应用材料公司退休后创办中微公司。中微公司的等离子体刻蚀机产品，与两家美国巨头选择的是不同的技术路线，坚定笔者作为代理律师的信心，其鼓励作用一直持续到今天。他同时特别强调指出，美国两大巨头同时对新创的中微公司发起知识产权攻击压力巨大，必须在中国境内开辟新的战场，这即是本案发起的缘由。在本案审理过程中，尹志尧先生与律师团队一起出庭最少有三次，不论是在技术方案的理解上，还是对等离子体刻蚀机领域国际市场发展情况等方面都给予了大力支持。

（二）虽无证据证明科林公司在生产经营活动中使用，亦无证据证明在产品研发中借鉴使用涉案技术秘密，但本案仍应适用“所知即损失”原则给予赔偿

我方为寻找证据证明被告参考使用原告技术秘密付出很大的努力，而在一、二审诉讼中均未获支持。一审法院驳回要求科林公司赔偿损失的请求，理由是，

（1）原告在本案中并未主张被告科林公司将该信息作为经营性使用，故不需要考虑被告是否因将其用于经营而获利的问题；

（2）原告主张被告实施侵权行为之时，被告获取原告技术秘密时已有成熟产品，亦没有证据显示被告需参考原告技术秘密的情形；

（3）原告并无证据证明其是否因被告在诉前保全和专利侵权诉讼过程中因被告行为而遭受任何损害或导致其市场优势丧失；

（4）原告要求被告赔偿研发费用的20%，于法无据，因为研发费用系技术秘密所有人应承担的技术成本，在技术秘密没有公开前，原告仍可对其加以利用并产生收益。

笔者主张“所知即损失”，是指侵权人本无法接触权利人的技术秘密，通过不正当手段获悉权利人技术秘密，不论是否将技术秘密带走、披露或使用均已造成权利人的实际损害，根据权利人损失大小和社会危害程度，侵权人应承担侵犯商业秘密的民事或刑事责任。具体可参见笔者《非法获取技术秘密情节严重之“所知即损失”的司法实践》以及《非法获取技术秘密未披露使用侵权认定的注意事项》。

上海高院采纳了该观点，认为：全球刻蚀机生产厂家仅10家左右，该行业属于一个技术门槛高、竞争不充分的行业，技术创新对于该行业意义重大，因此了解掌握主要竞争对手的技术方案可以使得刻蚀机生产厂家在技术或者市场竞争上获得相应的竞争优势。中微半导体设备公司与科林公司拥有刻蚀机产品的共同客户，双方系直接竞争对手。虽然，本案中并无证据证明科林公司在其生产经营活动中使用了中微半导体设备公司的涉案技术秘密，亦无充分证据可以证明科林公司在其产品研发中借鉴了涉案技术秘密，但是，科林公司通过不正当手段获取了涉案技术秘密，掌握获得直接竞争对手技术或者市场竞争优势并最终获益，中微半导体设备公司亦因此而丧失相应的竞争优势并最终遭受损失。因此，要求科林公司赔偿损失的诉讼请求应予支持。

值得注意的是，“所知即损失”原则并不适用于全部案件，仅适用于研发成本大、技术门槛高、竞争不充分，仅有极少数主体能够知悉或掌握的技术秘密。笔者了解到已发生的几起非法获取技术秘密的刑事和民事案件，所涉技术及核心部件在全球能掌握的仅有3到5家且其他的竞争对手均在国外。所属行业属技术门槛高竞争极不充分，技术创新意义重大。此种情况下，掌握竞争对手的技术方案，甚至仅了解到正在进行的研发方向和路径，即可在技术或者市场竞争上节省巨大的成本，同时也避免因为研发方向方法错误浪费研发费用、延误时机，必然获得相应的竞争优势。

（三）高端半导体制造设备为非市场流通产品，所约定的保密义务和期限，会随着提供新一代产品的新约定而持续或延长

在我国台湾地区诉前证据保全中的两张电浆密封环照片，因被告未能提供充分证据以证明其上所载技术秘密已为公众所知悉，一、二审法院都支持销毁该照片的诉讼请求。而涉案的机密培训资料如何处理两审法院有不同的观点。该份文件是原告中微公司给客户中芯国际的培训资料，从未向任何第三方提供过。对被告持有该份机密文件并用于台湾地区的诉讼行为，中微公司主张被告无合法来源，是非法获取的。

2006年9月原告与中芯国际签订保密协议约定，协议自签订后三年终止，中芯国际的保密义务持续到协议终止后的五年。为此，在案件审理期间自2014年9月起，中芯国际是否仍负有保密义务，以及涉案培训材料是否因保密协议约定的保密期限届满而失去其非公知性，成为本案争议焦点。

一审法院驳回了销毁涉案机密培训资料的诉讼请求，理由是自2014年9月起，中芯国际已无保密义务，原告对培训材料的保密意图亦持续至当时届满，该培训材料因原告不再采取合理保密措施而丧失技术秘密的属性。因此该请求于法无据不予支持。

二审我方紧扣原告所属行业竞争不充分之特性，重点突出中微公司对Primo D-RIE 设备技术方案采取保密措施的一贯性，围绕该培训资料补充提供《保密合同》《设备评估协议》《共同保密合同》《证明》等与中芯国际签订的多份保密协议。最终得到上海高院的支持，理由包括：

（1）涉案刻蚀机产品通常系客户向生产商定制，不会在公开市场陈列出售，且该产品需放置在客户无尘室中，查看其内部结构更需进行输入密码等操作；

（2）根据中芯国际与中微公司签订的《联合开发协议（介电材料刻蚀）》，中芯国际仅是获得了涉案设备及相关技术的使用权，虽然该协议附录《共同保密协议》约定中芯国际的保密义务持续到协议终止后五年，但是，在上述协议保密期限届满后，若协议所涉商业秘密仍未为公众所知悉的，中芯国际仍然对其负有保密义务；

（3）中微公司与中芯国际、华邦公司先后签订多份保密合同，在双方签订的合作协议中亦明确约定保密义务，足以说明中微公司在与客户的技术合作中一直注重对其Primo D-RIE 设备技术方案采取保密措施；

（4）中芯国际亦在中微公司二审提交的《证明》中确认其一直对中微公司 Primo D-RIE 设备（包括设备中含有的技术秘密）采取保密措施进行管理等。相应地二审法院亦纠正了一审判决关于载负于涉密培训资料的密点1、2、11、13无需加以禁止使用之必要的错误认定。

（四）境外知识产权诉讼或证据保全措施，有可能被不当利用成为非法获取技术秘密的手段，有必要加大防范措施

本案中，原告中微公司一再主张，科林公司、张某某、赖某某在台湾专利诉讼中超越保全范围非法获取中微公司的商业秘密。尽管一、二审法院均未认同该事实主张，但笔者认为在这种情况下，发起该项法律行动是必要和正确的。我国法院应当对该起诉前保全行为的目的是否合法、方法是否适当、范围是否超出、存储是否安全、参与人是否必要等进行审查。特别是涉案设备本身即载负着诸多的机密信息，而参与保全的张某某、赖某某（美籍）是科林公司的高级技术专家，对于机台真空腔内部结构只要简单观察即可知悉绝大部分技术秘密，很显然台湾智慧财产法院允许张某某、赖某某（美籍）这两位技术人员参与保全明显失当。更为重要的是，基于专利侵权提出的诉前保全申请，保全的范围不应当超出权利要求所涉及的对象，本案中所拍摄和测量的对象并不在权利要求的范围之内，判断是否超出必要范围并不难。只不过超出必要的范围，是法院允许的还是两位技术人员私自作为的再作细化有些困难，且易陷于评价境外司法机关裁决行为合法性的为难境地。为此笔者能够理解，但是对该项请求未获支持深感遗憾！

由于拍摄的两张电浆密封环照片所显示的结构设计与特殊部件的测量数据，是中微公司的核心技术秘密，有必要继续寻求司法救济防止潜在的泄露风险，并为类似案件树好先例，从而更广泛地促进商业秘密的法律保护。两审法院均认为确有必要禁止被告进一步的利用行为。如一审判决所言，原告请求禁止被告使用原告的技术秘密，虽然该获取行为并非不正当获取，且保全过程中拍摄的照片和手绘图均由台湾地区法院保存，但考虑到科林公司与原告系同业竞争关系，张某某、赖某某（美籍）两人又系科林公司的技术人员，熟悉刻蚀机设备的技术，故科林公司及张某某、赖某某（美籍）对其获得的原告技术秘密亦存在泄露之危险，有禁止该等被告进一步利用的必要。

笔者在此提醒，不论是境内还是境外法院证据的保全行为，在我国商业秘密民事诉讼中均应纳入合法性审查，建议加强法律风险防范。对此，可参考笔者文章《商业秘密取证法律风险与证据保全合法性审查》，其中详细探讨了在商业秘密案件中取证的法律风险以及证据保全的合法性审查问题，在此不多赘述。法院审理过程中亦需要注意，证据保全也可能引发纠纷，要注意行为的规范性，特别是证据保全申请单位的技术人员和代理律师参与证据保全的情况下更要加强防范。笔者曾撰文《对证据保全行为侵犯技术秘密提起诉讼，能判吗？》[9]评析“思克”诉“兰光”技术秘密侵权案[10]。该案中，虽然权利人因未能提供充分保密措施而未获得诉讼支持，但法院对证据保全行为的合法性进行了全面审查。法院从证据保全的申请目的、行为本身以及对保全证据的使用三个方面进行了细致地考察，并在确认其可诉性的基础上，对违法行为应承担的法律责任进行了判断。

三、裁判要旨

上海市高级人民法院终审认定科林公司系以不正当手段获取中微公司蚀刻机技术秘密侵权事实成立，判决立即销毁其持有的电浆蚀刻设备技术资料及电浆密封环照片，禁止披露、使用或者允许他人使用，赔偿损失100万元、律师费及合理费用90万元。

科林公司的员工张某某、赖某某在保全过程中以查看、绘图、拍照的方式获得的原告的技术秘密的行为不属于以不正当手段获取涉案技术秘密。虽然该获取行为并非不正当获取，且保全过程中拍摄的照片和手绘图均由台湾地区法院保存，但考虑到科林公司与原告系同业竞争关系，张某某、赖某某（美籍）两人又系科林公司的技术人员，熟悉刻蚀机设备的技术，故科林公司及张某某、赖某某（美籍）对其获得的原告技术秘密亦存在泄露之危险，有禁止该等被告进一步利用的必要。同时，即便中芯国际与原告之间的合同中约定了保密期限，亦不应解释为保密期限届满后被许可人即可披露相关商业秘密。

本案虽无证据证明科林公司在其生产经营活动中使用了中微半导体设备公司的涉案技术秘密，亦无充分证据可以证明科林公司在其产品研发中借鉴了涉案技术秘密，但是，科林公司通过不正当手段获取的涉案技术秘密，掌握获得直接竞争对手技术或者市场竞争优势并最终获益，中微半导体设备公司亦因此而丧失相应的竞争优势并最终遭受损失。因此，要求科林公司赔偿损失的诉讼请求应予支持。

四、典型意义

当今时代，自主创新已成为国家竞争力的核心。一个国家若要在科技革命和产业变革中占据有利地位，就必须构建和维护一个健康的自主创新生态系统。这个系统不仅包括创新主体的活力和创造力，还包括对知识产权特别是技术秘密的严格保护机制。包括在国内与其他国家和地区，对于那些企图通过盗窃、欺诈或其他不正当手段非法获取技术秘密的行为，我国必须采取坚决和严厉的法律措施予以打击，这不仅是对创新者权益的保护，也是对整个社会创新动力的维护。在全球化的大背景下，自主创新的生态不仅是国家发展的基石，也是国际合作与竞争的关键。

当涉案技术处于国际领先地位时，掌握的技术信息有可能被境外竞争对手所利用，这不仅可能触发《刑法》第219条所规定的“为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密犯罪”的行为，而且可能导致国家在关键技术领域的竞争优势丧失，甚至还可能引发连锁反应，影响相关产业链的安全和稳定，甚至威胁到国家安全。因此，在评估非法获取技术秘密行为的严重性时，采用“所知即损失”原则显得尤为必要，即一旦技术秘密被非法获取，就视为已经造成了损失，这一原则对于评估非法获取技术秘密行为的严重性具有重要意义。

本案的判决不仅反映了在全球化背景下国际法律合作与挑战并存的现实，也突显了半导体行业全球供应链的复杂性。各国政府日益关注全球供应链的脆弱性，并采取措施促进国内半导体研究和生产。在这一过程中，新技术的产生和技术的专利与商业秘密保护变得尤为关键。因此，国际间的法律合作与协调在解决跨国知识产权争议中扮演着不可或缺的角色。

本案作为一起国际知识产权争议案件，其审理过程不仅涉及我国台湾智慧财产法院的诉讼保全程序，而且上海高院的终审判决也展现了我国法院在处理跨法域知识产权案件中的司法能力和公正性。这不仅为全球半导体行业的知识产权保护提供了宝贵的参考经验，而且在中美贸易摩擦的背景下，为中国企业在全球范围内维护自身合法权益提供了实践案例。通过这样的案例，我们可以看到，在全球经济一体化的今天，加强国际法律合作，保护知识产权，对于促进技术创新和维护公平竞争的市场秩序具有重要意义。

文章附录

[1] 对本案做出重要贡献的有黄武双教授、姜银鑫先生、李森先生，汪涌律师、史学清律师、林蔚律师、刘微律师和笔者本人等，在此一并表示感谢。

[2] 该奖项是对产品在集成电路制造领域经过验证的卓越性能及对全球半导体产业发展所做出的显著贡献的认可，标志着其在技术创新和市场竞争力方面的领先地位。

[3] 材料各页下方均记载“Copyright©2008 AMEC，All Rights Reserved（原告版权所有）”以及“Confidential（机密）” 字样。

[4] 工作内容包括对整台设备进行拆卸、拍照，并绘制出原告中微公司的刻蚀机内部结构图等。

[5] 台湾智慧财产法院在判决中认为科林公司所提出的专利无效，因此中微公司并未侵犯科林公司的专利权。法院基于专利有效性问题的辩论，认为不需要进一步调查关于侵权的争议点，从而驳回了科林公司的诉讼。

[6] 2010年1月20日，台湾地区法院就科林公司起诉的专利侵权案件作出二审判决，驳回科林公司的上诉。2012年7月11日，台湾地区最高法院就科林公司起诉的专利侵权案件作出第三审民事裁定，驳回科林公司的上诉。

[7] 参见上海市第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）初字第 225 号民事判决书。

[8] 参见上海市高级人民法院（2017）沪民终 169 号民事判决书。

[9] 参见李德成、白露：《金桐争鸣 | 金桐争鸣 | 对证据保全行为侵犯技术秘密提起诉讼，能判吗？》，载微信公众号“金桐秘语”，2022年3月24日，https://mp.weixin.qq.com/s/iK6N2c26NUcROh58SVqsJA。

[10] 一审案号：（2019）鲁01民初2279号；二审案号：（2020）最高法知民终538号。

来源：金诚同达

作者

• 李德成，金诚同达律师事务所高级合伙人；业务领域：电子商务、知识产权、反不正当竞争、诉讼与仲裁；联系方式：lidc@jtn.com
• 白露，金诚同达律师事务所高级合伙人；业务领域：证券与资本市场、诉讼与仲裁、反不正当竞争、刑事诉讼；联系方式：bailu@jtn.com

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