美国专利无效之权利要求解释的程序性放弃认定_贸法通

美国专利无效之权利要求解释的程序性放弃认定

发布日期:2025-01-22
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一、基本情况

(一)涉案专利

专利名称:使用来自移动设备的语音命令远程访问和控制计算机(Using voice commands from a mobile device to remotely access and control a computer)

专利号:US 10,491,679 B2

产业领域:新一代信息技术

(二)涉案当事人信息

上诉人(原审被告):语音技术公司(以下简称“语音技术”)

被上诉人(原审原告):统一专利公司(以下简称“统一专利”)

审理机关:United States Court of Appeals for the Federal Circuit(美国联邦巡回上诉法院)

(三)基本案情

统一专利向美国专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)申请对语音技术拥有的涉案专利的全部权利要求1-8进行多方复审(Inter Partes Review ,简称多方复审[1]),请求认定该涉案专利全部权利要求1-8不具备创造性。

在多方复审程序中,统一专利提出涉案专利相对于如下两种证据组合方式,全部权利要求不具备创造性:

第一种证据组合方式:美国专利申请US 2006/0235700(证据1)和美国专利US 6,438,545(证据2)的组合;或者

第二种证据组合方式:美国专利US 7,203,721(证据3)和美国专利US 6,233,559 (证据4)。

专利审判与上诉委员会认定,相对于现有技术参考文献证据1和证据2的组合,所有被质疑的权利要求1-8均不具备创造性,裁定涉案专利的全部权利要求无效。

语音技术向专利审判与上诉委员会提交了重审请求(request for rehearing)。在重审请求中,语音技术并未再次提出在多方复审中曾经提出的权利要求解释(Claim Construction)的问题。针对语音技术提出的重新审查请求,专利审判与上诉委员会仍坚持其裁决,认定涉案专利的所有权利要求不具备创造性,不可授予专利权。

接下来,语音技术向美国联邦巡回上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)提起上诉,上诉理由中包括关于权利要求解释的问题。

语音技术对专利审判与上诉委员会的决定不服,向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

(四)事实证据

语音技术拥有美国授权的涉案专利,该专利包括8项权利要求。

涉案专利涉及在移动设备上使用语音命令远程访问和控制计算机。涉案专利声称,尽管远程访问和控制计算机这种功能在本领域是已知的,但现有技术系统“要求每个人拥有多个移动设备和/或系统,以远程访问和控制计算机上的不同应用程序。”与现有技术不同,涉案专利旨在通过使单个移动设备能够远程访问和控制计算机上的多个本地应用程序和操作系统功能,不需要用户拥有多个移动设备或系统来远程访问和控制计算机上的不同应用。

具体地,该涉案专利的方法包括以下步骤:从移动设备接收音频数据(“接收”特征),将音频数据解码成命令(“解码”特征),确定命令所针对的软件程序,根据命令在计算机上执行至少一个过程(“选择/决定”特征),在计算机上生成输出数据,并将输出数据传输到移动设备。

如涉案专利图1所示,通用目的计算机104包括移动设备接口106,音频命令接口108,操作系统界面110和本地应用程序112;通过通讯媒介114,接收来自移动设备102的语音命令。

(五)上诉人主张

本案中上诉人的主张如下:

1.专利审判与上诉委员会对权利要求中的术语“音频命令接口”和“移动设备接口

的解释错误。

具体地,语音技术认为,在权利要求解释时,专利审判与上诉委员会将“音频命令界面”解释为简单、普通的含义,并将“移动设备界面”理解为“包括使计算机和移动设备之间能够通信的硬件、软件或其组合”。语音技术认为“音频命令接口”是指“计算机的一个功能组件,可以用硬件、软件或硬件和软件的适当组合来实现,使移动设备能够访问和控制计算机上的一个或多个操作系统和/或一个或一个以上应用程序,而不需要移动设备和每个单独的操作系统或应用程序之间的语音命令互操作性”;“移动设备接口”是指“计算机的一个功能组件,可以用硬件、软件或硬件和软件的适当组合来实现,使计算机能够通过适当的通信介质与移动设备通信。”

2.专利审判与上诉委员会对权利要求创造性的认定是错误的。

语音技术认为,由于专利审判与上诉委员会对证据1和2中关于“接收”特征、“解码”特征和“决定/选择”特征的认定是错误的,所以其对权利要求不具有创造性的认定是错误的。专利审判与上诉委员会基于统一专利的分析对创造性认定是“事后偏见”(“事后诸葛亮”)。

3.统一专利的请求书未能提出证据1公开了权利要求5和7中的技术特征“移动设备接口”。

专利审判与上诉委员会代替统一专利针对“移动设备接口”这一技术特征提出了显而易见的论点,这是错误的。

(六)被上诉人主张

统一专利答辩称,语音技术不能对权利要求术语进行解释,因为语音技术在向专利审判与上诉委员会提出重新审查请求时,并没有提出“权利要求解释”这一问题,这一点表明语音技术放弃了对权利要求进行解释的请求。

二、案件程序

(一)争议焦点

本案主要争议点为:语音技术是否因未在PTAB重审请求中提出权利要求解释而丧失上诉权,以及PTAB在创造性认定中对现有技术组合与技术特征的解释是否合理。

(二)法院观点

法院的具体观点如下:

1.是否因未在PTAB重审请求中提出权利要求解释而丧失上诉权

针对这一问题,美国联邦巡回上诉法院未支持统一专利的观点。美国联邦巡回上诉法院认定,虽然《美国联邦法规》第 37卷第42.71(d)条规定,“对(专利审判与上诉委员会)决定不满意的一方可以提出重新审查请求”,并且“该请求必须具体说明该方认为(专利审判与上诉委员会)误解或忽视的所有事项”,但是法律或法规中没有任何内容要求一方提交重新审查请求才能保留上诉权,并且一方选择不在重新审查请求中重新提出论点并不自动丧失上诉论点。

进一步地,法院认定,语音技术的权利要求解释请求(论点)“在相关(多方复审)程序中已被(专利审判与上诉委员会)充分考虑”——因此不是在相关程序中“被误解或忽视”的事项。因此,根据上述推理,美国联邦巡回上诉法院认为,语音技术 并未在上诉中放弃其权利要求解释论点,尽管其在重新审查请求中没有重新提出这些论点。

2.在创造性认定中对现有技术组合与技术特征的解释是否合理

关于这一点,美国联邦巡回上诉法院基于案例法认定的规则“如果解释对‘显而易见性’争议不重要”,则不需要在美国联邦巡回上诉法院进行权利要求解释(Nidec Motor Corp. v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co., 868 F.3d 1013, 1017 (Fed. Cir. 2017))。

具体对于本案,美国联邦巡回上诉法院认定,语音技术没有解释为什么其提议的权利要求的解释会改变专利审判与上诉委员会关于创造性的结论,语音技术只是断言“必须定义该术语,以便正确评估对权利要求5和7创造性的评估”。

(三)法院裁决

最终,美国联邦巡回上诉法院认定由于语音技术未证明专利审判与上诉委员会对争议中的权利要求特征的解释造成了任何损害,联邦巡回法院拒绝考虑语音技术关于案情的解释论点。

三、经验启示

本案的经验启示如下:

(一)灵活运用权利要求解释(Claim Construction)

本案中,双方争议点之一关于“权利要求解释”,由于几乎所有的专利侵权诉讼中都会遇到涉案专利权利要求的解释这一核心问题,因此“权利要求解释”非常重要。但需要注意的是,在美国专利申请和美国专利诉讼中权利要求解释微有不同,需要注意。

在专利审查中,美国专利商标局(USPTO)对权利要求采用了“最宽合理解释”标准,这一标准明确规定于《Manual of Patent Examining Procedure》(以下简称“MPEP”,相当于我国的《专利审查指南》)中。MPEP在“可专利性”一章中关于“最宽合理解释”标准,指出:在专利审查过程中,必须对权利要求作出与说明书相一致的“最宽合理解释”,即不能仅仅根据专利权利要求的字面语言进行解释,而应在专利说明书的视野内由本领域普通技术人员给予“最宽合理解释”。例如,对于权利要求中记载的技术特征“壁板”,如果没有明确限定其材质,即使说明书的实施例公开的是木板,也不应当然受此限制,如果铁板同样能实现发明目的,就可以将权利要求中的“壁板”解释为涵盖铁板。“最宽合理解释”标准有两个要素,一为“最宽”,二为“合理”。关于这一点,不能根据某些代理人的理解,如果实施例中为木板,即依据该实施例争辩与现有技术的区别,而不考虑该权利要求术语的“最宽合理解释”,除非将有关特征限定在权利要求中。

在美国诉讼中,各级法院对权利要求要求解释采用不同标准,因此美国联邦最高法院明确多方复审程序中可以适用“最宽合理解释”标准。在专利侵权及无效程序中,法院则有限制地适用“专利权推定有效”原则,即权利要求的术语在说明书中有限定的,采用说明书限定之义,无限定的,采其所在技术领域的普通和惯常含义,并不作“最宽合理解释”。

(二)诉讼请求

要针对结论,给出充分的论证。本案中,虽然美国联邦巡回上诉法院认定,语音技术并没有放弃“权利要求解释”这一理由,但是案件审理中并没有涉及具体的权利要求解释。原因在于,美国联邦巡回上诉法院认定,虽然语音技术一直在声称专利审判与上诉委员会对权利要求中的术语“音频命令接口”和“移动设备接口”解释是错误的。同时,语音技术给出了其认为是正确的关于该两个术语的解释,但是语音技术没有解释为什么其提议的权利要求解释会改变专利审判与上诉委员会关于显而易见性调查结果,而只是断言必须定义该术语,以便正确评估对权利要求5和7的显而易见性挑战。因此,由于语音技术未证明专利审判与上诉委员会对争议中的权利要求特征解释造成了任何损害,因此语音技术关于权利要求解释错误这一论点的请求是结论性的,不充分,因此不予考虑。

关于这一点,尤其需要各方注意,实践中经常会存在这样的问题,即对于一个论点或诉讼请求,无论是事实认定错误,还是法律适用错误,仅仅指出并详细地论证错误本身是不够的,还需要指出错误认定如何导致了错误的结论,这一点对后续审理所关注的案件的稳定性尤为重要。

(三)权利要求解释

在本案创造性认定过程中,由于对于权利要求中的“解码”没有进行权利要求解释,影响了对本案的认定。

关于“解码”特征,专利审判与上诉委员会认定“证据1公开了PC 210从智能手机202接收语音命令,语音识别引擎213'解析命令',以'识别语音命令和关键字'”,“证据2公开了将语音数据转换为文本,将文本提供给MIKE 330的命令解释器430”,搜索匹配的动作词,并提供与匹配动作词相关的文本,因此相对于证据2修改证据1的语音引擎公开了所要求的“音频命令接口”。

语音技术争辩证据2从语音数据转换成文本,并将文本提供给MIKE 330的命令解释器430,搜索匹配的动作词,并提供与匹配动作词相关的文本并没有披露或教授“解码” 。

美国联邦巡回上诉法院认定语音技术的论点似乎依赖于“解码”这一权利要求术语的解释,因为语音技术认为证据1和2中“解析”、“语音到文本翻译”或“匹配”都不是“解码”,但语音技术从未请求对权利要求术语“解码”进行权利要求解释。因此,法院支持了专利审判与上诉委员会的认定,即证据1和证据2教导了“解码”特征。

总之,根据本案判决,理解美国联邦巡回上诉法院从程序和实体上,并不纠结于语音技术存在在重新审查请求中“漏”了权利要求解释这一论点,统一专利在论述权利要求5和7时,错误地引用了其他权利要求中的技术特征,而是从事实和效率出发,认定了语音技术并没有放弃权利要求解释这一论点,统一专利由于提出了交叉引用说明,指出对权利要求1的分析,也适用于权利要求5和7的认定,而接受了其对权利要求5和7创造性的评述,对本案给出了相对为各方接受的审判结果。

[1]多方复审,多方复审或多方复议,任何人(专利权人除外)可通过该程序在美国专利及商标局(USPTO)的专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,专利审判与上诉委员会)挑战一项或多项美国专利的有效性。在多方复审中,当事方挑战某一专利有效性的主张仅限于基于在先专利或印刷出版物挑战专利的新颖性和创造性。

来源:北京知识产权公共服务

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