本案围绕美国专利无效审查中的“公开披露”与“现有技术”标准展开。Sanho公司主张其在Kuo专利申请日前通过HyperDrive设备的销售进行了“公开披露”，认为Kuo不应作为现有技术。然而美国联邦巡回上诉法院认为，私下销售不满足“向公众公开”的法律要求，维持PTAB裁定。案例强调了公开披露标准的严格标准，提醒企业在专利申请前需谨慎处理技术公开方式。

案例关键词：

美国、专利有效性、专利无效审查、私下销售、公开披露、公开标准

一、基本情况

（一）涉案专利

专利名称：一种端口扩展设备（port extension apparatus）

专利号：美国专利号10,572,429（简称“429专利”）

产业领域：新一代信息技术

（二）涉案当事人信息

上诉人（原审被告）：Sanho Corporation（以下简称“Sanho公司”）

被上诉人（原审原告）：Kaijet Technology International Limited, Inc.

审理机关：美国专利和商标局（USPTO）、专利审判与上诉委员会（PTAB）、美国联邦巡回上诉法院

（三）基本案情

Sanho公司是429专利的专利权人，该专利涉及一种用于终端用户设备的端口扩展设备（优先权为中国实用新型专利），该设备旨在增强终端用户设备与其他设备（如打印机）的连接。针对上述专利，Kaijet公司向USPTO提出Inter partes review( IPR)多方复审程序，质疑429专利的大部分权利要求，认为该专利基于现有技术（包括名为Kuo的专利申请）显而易见，应被判定为无效。

Kuo专利公开了一种支持USB-C接口的控制系统，可以处理显示端口信号。Kaijet公司主张，Kuo的申请日早于429专利的申请日，因此应被视为现有技术。

Sanho公司反驳称，其在Kuo申请日期之前通过销售一种名为HyperDrive的设备，已经公开了相关技术，因此Kuo不应作为现有技术。

2024年，PTAB作出最终裁定，认为429专利的大部分权利要求无效，理由是该专利的技术方案基于现有技术Kuo显而易见。

Sanho公司不服该裁定，向联邦巡回上诉法院提起上诉，主张其在Kuo专利的申请日期之前已经通过HyperDrive设备的销售“公开披露”了相关技术，因此Kuo不应作为现有技术。

（四）适用法律规则

案件涉及的关键法律条文是《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目，该条文规定，如果发明人在他人之前公开披露了相关技术，则该公开应排除作为现有技术。Sanho公司主张其HyperDrive设备的销售符合该条款的“公开披露”标准，因此Kuo不应成为现有技术。

（五）上诉人主张

Sanho公司主张，其在Kuo专利申请日期之前通过销售HyperDrive设备，已经对涉及的技术进行了充分且有效的公开披露，满足《专利法》第102条(b)(2)(B)项中“向公众公开”的要求，因此应排除Kuo专利作为现有技术使用，从而维护429专利的有效性。

（六）被上诉人主张

Kaijet公司认为，其销售行为并非《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目项下的公开行为，并且无法满足“公开披露”的法律标准。Sanho公司未能证明HyperDrive设备的销售构成“公开披露”，其销售行为只是一次私下交易，并未让公众知晓相关技术。

二、案件程序

（一）争议焦点

本案主要争议焦点在于：Kuo能否作为现有技术。

（二）法院观点

美国联邦巡回上诉法院认为，本案的问题是，专利权人根据《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目认为Kuo不属于现有技术是否正确，因为发明人声称通过私人销售包含本发明且日期早于Kuo有效提交日期的设备属于“向公众公开”了Kuo的相关主题。

《美国专利法》第102条规定了专利的授权条件：新颖性要件。其中的（b）款规定了不破坏新颖性的例外情形，其第（2）项（B）目规定了发明人向公众公开的例外情形，具体规定如下：

（2）在（专利）申请和专利中出现的公开。——公开不属于根据第（a）（2）款规定的相对于所要求保护的发明的现有技术，如果——

……

（B）所公开的主题在根据第（a）（2）款规定的有效申请之前，已由发明人或共同发明人或直接或间接从发明人或共同发明人处获得该主题的其他人向公众的公开；

本案中，作为现有技术的Kuo专利的有效申请日为2016年12月13日；涉案专利的优先权日（中国实用新型专利）为2017年4月27日。涉案专利的发明人廖先生提供证人证言指出，其向Sanho的所有人提供HyperDrive样品的时间为2016年11月17日，Sanho于2016年12月6日向廖先生的公司下了15000件HyperDrive的产品订单（认为这构成实际销售）。

但是，Sanho没有证明，在Kuo的有效申请日期之前，HyperDrive的销售以任何方式被公开，或者除了发明人向Sanho私下出售HyperDrive之外，还有任何其他此类销售。在案记录中也没有任何内容证明15000台hyperdrive的订单在Kuo的有效申请日期之前已经完成，或者这些设备后来变成了什么。

联邦巡回上诉法院维持了委员会的专利无效决定，并解释道，《美国发明法》（AIA）重新定义了现有技术，将“先发明”制度转变为“先申请”制度。根据AIA，现有技术包括在专利有效申请日之前提交的专利与（专利）申请，但发明人向公众公开的情况除外。Sanho认为HyperDrive的销售属于这种例外。

联邦巡回上诉法院不认可Sanho的观点，即Sanho认为，《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目中的“向公众公开”一词应涵盖《专利法》第102条（a）款（1）项中描述的所有类型的公开，包括私人（私下）销售。问题的关键在于将一项发明所涉及的产品“出售”是否等同于《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目中的“向公众公开”。该法律条款规定，如果发明人在现有技术的有效申请日期之前向公众公开了相关技术内容，则该现有技术不属于现有技术。Sanho认为“向公众公开”包括任何公开，甚至包括私人（私下）销售。联邦巡回上诉法院不同意这种说法，其解释道，法条中“向公众公开”一词的使用意味着比“公开”的范围更窄。联邦巡回上诉法院指出，这一例外的目的是保护那些在他人专利申请之前将其发明提供给公众的发明人。

联邦巡回上诉法院还依据立法历史来支持其上述结论，即《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目中的“向公众公开”的意思是该发明必须向公众提供。Sanho认为，只要没有保密要求，所有的公开，甚至是私人（私下）销售，都应该构成向公众公开。联邦巡回上诉法院再次不认可这一观点，其指出，《专利法》区分了“向公众公开”和一般“公开”，这意味着两者具有不同的含义。

联邦巡回上诉法院认定，《美国专利法》102(b)(2)(B)保护向公众公开其发明的发明人不受他人的后续公开影响，以确保发明人的在先向公众公开防止第三方的公开成为现有技术。这一规定旨在鼓励发明人与公众分享他（她）们的创新成果。

（三）法院裁判

美国联邦巡回上诉法院支持PTAB的裁决，确认429专利无效。法院认为原告Sanho公司未能证明其销售的HyperDrive设备符合“公开披露”的标准，因而无法排除现有技术（Kuo）的适用性。

三、经验启示

本案对中国的专利法律法规制定以及相关高科技企业特别是以美国作为目标市场并在美国申请并拥有专利的企业具有重要的指导意义。

对于我国的专利法律法规制定方面的借鉴意义：

美国2011年的AIA法案总体上将美国专利法从之前的先发明制（first to invent）改变为先申请（first to file），但做了一定程度的保留，包括《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目例外的情况。该条款保护向公众披露其发明的发明人不受他人的后续公开影响，以确保发明人的在先向公众公开防止第三方的公开成为现有技术。这一规定旨在鼓励发明人与公众分享他（她）们的创新成果，从而进一步促进专利技术的推广和传播。而我国没有类似的法律规定，为严格执行先申请制。如果专利申请人/专利权人自己在其专利申请日之前将其专利技术向公众公开，则其专利权反而会因此而导致被驳回或宣告无效。

在申请美国专利和保护过程中，中国企业应当注意以下几点：

1.公开披露标准的严格性：在《专利法》第102条（b）款（2）项（B）目项下，仅仅通过私下销售并不能确保技术发明的公开，企业应当通过更透明的方式（如展示会、公开平台）向公众公开其技术，以确保其技术不被认定为现有技术。

2.尽早申请专利保护：为了避免类似纠纷，中国企业应当尽早申请专利保护，以防止他人申请的专利成为自身技术的现有技术。

3.专利策略的前瞻性：在国际市场竞争中，企业需要为其关键技术制定全面的专利策略，确保技术的公开披露和专利保护之间的平衡。

来源：首都知识产权服务业协会

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