案例关键词：美国商标异议、商标混淆、杜邦因素、证明商标与普通商标混淆、反淡化保护、商标知名度

一、基本情况

（一）涉案商标

标识：COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT及图

商标号：申请号：88329690（以下简称“涉案商标”）

申请日：2019年3月7日

公告日：2019年7月30日

状态：异议重新审理中

指定使用商品：第9类；第41类。

注册人：科隆及干邑娱乐公司Cologne & Cognac Entertainment（本案被异议人）。

产业领域：食品制造业

（二）涉案当事人信息

上诉人：法国国家干邑行业协会 BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC,法国国家原产地命名研究所INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D’ORIGINE

诉讼代理人：PETER M. BRODY, Ropes & Gray LLP, Washington, DC., NICOLE S.L. POBRE, KATHRYN C. THORNTON.

被上诉人：科隆及干邑娱乐公司COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT（以下简称“CC公司”）

审理机关：美国联邦巡回上诉法院

（三）基本案情

本案上诉人法国国家干邑行业协会是所有干邑葡萄酒种植者、生产商和经营者的专业协会，另一上诉人法国国家原产地命名研究所是一个法国政府行政机构（合称“异议人”），是负责控制和保护证明标志“COGNAC”的主体。二者对被上诉人CC公司申请的用于摇滚音乐和音乐制作商品服务上的“Cologne & Cognac Entertainment及图”商标提起异议。

科隆及干邑娱乐公司Cologne & Cognac Entertainment于2019年3月7日在第9类“音乐录音”和第41类“音乐制作”等商品和服务上申请注册第88329690号商标“COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT及图”（ENTERTAINMENT放弃专用权），2019年7月30日公告。

异议人在法定期限内对该商标申请提出异议，主张该商标与其管理和控制的普通法下在先使用的证明商标“COGNAC”近似，存在混淆的可能性,而且申请人的商标与“COGNAC”标志产生关联，很可能会模糊淡化异议人的证明商标。在一项有分歧的决定中,商标审理和上诉委员会TTAB驳回了异议，认为不存在消费者混淆的可能性,也不存在淡化的可能性。异议人向联邦巡回上诉法院CAFC提出上诉。联邦巡回上诉法院审理后认为TTAB有关不存在混淆和淡化可能性的认定缺乏证据支持，裁决撤销异议决定并发回重审。

（四）适用法律规则

本案中，法院和美国专利商标局商标审理和上诉委员会主要适用了《美国法典》第15编《商标法》（《兰哈姆法》）第1502条d)有关与在先注册或使用的商标相近似可能引起消费者混淆的标志不能注册的规定，以及《兰哈姆法》第 1125条c）有关商标淡化的规定。在讨论是否混淆时，法院主要适用了“杜邦案”确定的因素商标的知名度，商标的近似程度，商品服务、销售渠道和消费者的关联程度等进行分析。

（五）上诉人主张

上诉人主张，被上诉人申请的“COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT”商标与已知的“COGNAC”商标相似，存在混淆的可能性，且其使用可能导致“COGNAC”这一证明商标的淡化。他们认为TTAB在判断混淆可能性时未充分考虑“COGNAC”商标的知名度，错误地认为该商标不具有足够的知名度，因此请求法院撤销TTAB的决定。

（六）被上诉人主张

被上诉人CC公司主张，其申请的“COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT”商标与“COGNAC”商标在外观、发音和商业印象上存在显著差异，不会导致消费者混淆或误认。此外，他们认为“COGNAC”作为证明商标，主要与干邑葡萄酒的产地相关，而非作为普通商标使用，因此不存在淡化其知名度的风险。

二、案件程序

（一） 争议焦点

本案的主要争议点是“COLOGNE & COGNAC ENTERTAINMENT”商标是否与已知的“COGNAC”商标构成相似，是否可能导致消费者混淆或淡化“COGNAC”商标的知名度和独特性。

（二） 法院观点

法院的具体观点如下：

联邦巡回法院同意上诉人的主张：TTAB对“知名度”采用了错误的法律标准，其认定“COGNAC”商标不知名的结论没有得到实质性证据的支持。

首先，法院评估了混淆的可能性，审查了委员会的最终法律结论和作为实质性证据的基本事实调查结果。法院基于“杜邦案”因素进行了分析，以评估是否存在混淆的可能性。杜邦因素第五项是关于在先商标的知名度，包括销售额、广告和使用时间。法院认为委员会忽视了证明商标的知名度导致其得出错误的结论，因为知名度（包括地理意义上的知名度）是混淆分析可能性的“主导”因素，商标的公众认知度和知名度越高，受到的保护范围也越宽。联邦巡回法院在知名度分析中发现了委员会的多个法律错误。

联邦巡回法院指出，TTAB的第一个错误是它要求“COGNAC”商标以其“证明状态”知名，而不是其地理意义或其他品质的指代而知名。法院进一步解释证明标志可能因标明“地区或其他来源、材料、制造方式、质量或其他特性，或者商品或服务的工作或劳动是由行业协会或其他组织的成员完成的”而知名，但它不一定必须是因为其所有证明功能知名。相反，它应该考虑COGNAC是否以标明产地而知名。TTAB的第二个错误是，它认为证明COGNAC产品的大量销售和广告的证据不能建立证据商标的声誉，因为这些产品也带有产品本身的品牌名称（例如HENNESSEY）。联邦巡回上诉法院认为这是错误的，因为“这不是一个非此即彼的情况”。证明商标一般与产品上的主商标同时出现因为证明商标只能用于第三人的产品上，但不能因主商标的知名而排除地理标志的知名度。事实上也存在一些产源标志比主商标知名度高的情况，比如佛罗里达橙子、大吉岭茶、佐治亚桃子（FLORIDA oranges, DARJEELING tea, GEORGIA peaches）。最后，TTAB关于知名度的事实调查结果也存在不一致，一方面其认为干邑COGANC在美国非常受欢迎，有着令人印象深刻的销售业绩。“COGNAC在嘻哈音乐界尤其受欢迎”，并且“作为一种烈酒，它取得了成功”，但TTAB随后得出的结论，即该商标不知名，仅享有正常范围的保护，着实令人费解。“即使没有法律上的错误，TTAB关于干邑COGNAC不知名的结论也没有实质性的证据支持。”法院还提到，虽然TTAB裁决没有约束力，但是此前TTAB其他合议组在另一案（Bureau Nat’l Interprofessionnel du Cognac v. Enovation Brands, Inc., 2020 WL 1528535 at *6 (T.T.A.B. 2020)）中，认定了COGNAC证明商标具有知名度。

商标近似。杜邦因素第一项评估商标在整体上的相似性或差异性，考虑其外观、发音、内涵和商业印象。商标近似的比对不是各个元素一一对比，而是两商标是否在外形上足够近似以至于消费者面对两个商标时会联想二者可能有关联。法院指出在某些情况下，商标的某一特点可能被赋予更高的权重，在商标近似判断时起到主导作用。在本案中，申请人的商标完整地包含了“COGNAC”一词，但TTAB错误地认为这两个商标不相似，因为申请人的商标与证明商标有“不同的外观、声音、商业印象和内涵”。联邦巡回法院认为，这一结论相当于不恰当地将COGNAC的内涵限制在其认证功能上。虽然COGNAC可以告知消费者使用该证明标志的主体销售的白兰地来自法国干邑地区，但这并不意味着COGNAC不能展示出一种精致和优雅形象的内涵，就像弗罗里达橙子（FLORIDA orange）除了表明产地来源，也可以表明新鲜多汁等特点。法院认为TTAB关于商标近似的认定缺乏证据支持。

商品、销售渠道和消费者的关联程度。杜邦因素第二、三项涉及商品或服务的相似性或差异性和属性以及销售渠道的相似性和差异性。联邦巡回法院认为，TTAB完全忽视了异议人提交的在案证据证明COGNAC证明商标与美国嘻哈音乐之间的密切联系，其之所以错误认定是因为其在比较双方的商品服务时将异议人提供的证明服务与申请人提供的音乐和音乐制作商品服务进行比较，实际上应该将证明商标的使用者（例如HENNESEY）提供的商品、服务和销售渠道与申请人的商品、服务和销售渠道加以比较。TTAB也没有考虑艺术家与COGNAC认证商品之间的关联，包括申请人承认了“干邑和音乐产业之间的联系是常见的”，而且“干邑和音乐产业之间的联系非常广泛”，歌词、歌名中出现“干邑”或干邑品牌等。虽然申请人的自认不是杜邦因素中需要考虑的，但是TTAB在认定商品关联时应该考虑这一点。法院考虑以上几点，撤销了TTAB有关商标不会造成混淆的认定，并发回重审。

最后，联邦巡回法院撤销了委员会对模糊淡化的驳回。要获得模糊淡化主张的支持，原告（本案中是异议人）必须证明：(1)原告拥有具有显著性的知名商标；(2)被告在商业中使用的商标淡化了原告的知名商标；(3)被告在原告的商标知名后开始使用其商标；(4)被告对其商标的使用有可能造成模糊淡化。与委员会认定异议人没有充分主张其证明商标在被异议商标使用前已经知名相反，法院认为异议人充分主张了被异议商标模糊淡化其在先使用的COGNAC证明商标。TTAB另一个理由是即使异议人主张了淡化，其COGNAC商标也不知名。法院考虑到淡化可能性对知名度要求更高，在讨论混淆可能性时已经指出要求TTAB重新审理并对知名度作出认定，在淡化部分同样要求TTAB重新审理并对知名度作出认定。因此，法院撤销TTAB的决定并发回重审。

（三） 法院裁决

最终，美国联邦巡回上诉法院支持上诉人的上诉请求，撤销TTAB的异议决定并发回重审。

目前，本案程序仍在TTAB重新审理中。

三、经验启示

美国市场一直是国内企业出海的主要目的地之一。国内企业进入美国市场，做好相应的知识产权布局和维权包括商标注册申请，防范可能的被异议的风险以及针对其他主体注册使用与自己相同近似的商标积极维权，对于保障企业经营安全，打造知名品牌提升品牌价值都非常重要。

本案涉及证明商标与普通商标近似混淆的认定，尤其是证明商标知名度的认定对于商标近似混淆可能性、商标模糊淡化的认定起着重要的作用。案件中，各方援引了在先类似案例对己方有利的观点，并有针对性的提供证据以支持己方主张。对于国内出海企业来说，可以从本案中总结以下经验：

（一）了解程序和实体规则并充分运用规则。

美国是判例法国家，涉及具体争议焦点问题如混淆可能性的判断原则和规则等，主要从大量判例中总结提炼而成。在商标异议等纠纷案件中，企业发挥内部和外部的法律服务团队资源，充分了解在先类似案件的裁决寻找对己方有利的案例支撑，并搜集准备相应的证据对于取得理想的案件处理结果无论时达成和解还是取得胜诉都非常重要。

（二）强化品牌保护意识，积极打造知名品牌。

本案中COGNAC作为在先使用的证明商标在市场上具有一定知名度。如果品牌方任由第三方在注册申请商标或使用商标时使用COGNAC元素，势必导致其长期以来通过销售、广告和持续使用获得的知名度和显著性被模糊淡化，对品牌价值造成损害。在中国，COGNAC对于车企将COGNAC作为颜色使用时也加以制止并开展维权活动得到了法院的支持。对于类似的可能造成品牌淡化的商标注册使用，企业应积极进行维权，对于强化商标显著性和提升品牌知名度均有积极的作用。

同时，商标的保护范围与知名度有很大关系。国内出海企业在经营活动中应该注意强化品牌保护意识，积极打造知名品牌，不仅可以创造更高的品牌价值，也可以在商标确权维权中获得更宽更强的保护进而提升品牌知名度。

（三）关注海外知识产权案件处理程序以及法律争议焦点。

从本案也可以发现，美国商标异议纠纷案件审理周期较长，相关争议焦点问题在类似在先案例中可能已经涉及，出海企业应在充分了解相应案件处理程序以及法律争议焦点的实体彩票规则的基础上，评估和预测案件可能的走向和结果，制定符合自身需求的诉讼策略。

来源：北京知识产权公共服务

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