涉案外观设计专利：共同体设计（以下简称“系争设计”）

专利号：No 8 367 742-00130

产业领域：传统制造业

第三方：A公司

审理机关：欧盟知识产权局、欧盟普通法院

彪马公司于2021年4月1日向EUIPO提交了一份无效请求，请求无效A公司于2020年12月23日提交的系争设计。彪马公司列举了多件在先设计作为证据，以该系争设计缺乏足够的个性特征为由请求无效其外观设计专利权。EUIPO于2021年9月10日以系争设计具有个性特征为由，驳回了彪马公司的无效申请。

系争设计属于工业设计国际分类中的02.04类，对应于描述“鞋类”，其视图如下：

图1 系争设计的不同视图

彪马公司于2021年11月8日就该无效决定提出上诉。

法院在判断上诉委员会关于系争设计具有个性特性的裁定是否合适时，考虑如下因素：首先，应考虑设计旨在被整合或应用的产品所属的行业领域；其次，根据这些产品的目的，考虑知情用户对现有设计的了解程度和在比较不同设计时对相似性和差异性的关注程度；再者，须考虑设计师在开发设计时的自由度；最后，考虑到这种自由度，须尽可能地直接比较系争设计和任何公众已知的在先设计对知情用户所产生的整体印象。

首先，法院认为，在先设计D1-D7已被充分披露，并且知情用户会在使用鞋时会对其表现出较高的关注程度。此外，由于鞋的设计仅须遵循人体工学原理，设计师的自由度很高。因此，对于上诉委员会的上述裁定，法院予以支持。

接着，法院着重审理了如何判断设计对知情用户所产生的整体印象时所应基于的相关要素，如上文争议焦点所述，首先应明确比较系争设计与在先设计的整体印象时所应基于的相关要素，然后才能基于这些相关要素来确定争议专利与在先设计的整体印象是否相同。

在对于相关要素的认定中，原告认为在先设计D1-D5是以“鞋类鞋底”的产品标识注册的，而这些在先设计中也已经以虚线显示了除鞋底外的其余部分，用虚线显示的部分仅用于向观察者展示鞋底如何附着到鞋的其余部分，因此，在将系争设计与在先设计D1-D5进行比较时，不应考虑用虚线示出的鞋底上部。而上诉委员会则认为在比较系争设计和在先设计D1-D5的整体印象时，应当考虑系争设计的上部以及在先设计D1-D5的虚线部分。

1.系争设计和在先设计相关要素的确认

针对系争设计的相关要素，法院援引多个案例（如T-193/20、T-228/16），并认为，对于系争设计，在判断用于确定整体印象的相关要素时，必须以系争设计中披露的特征为基础，考虑系争设计实际保护的要素，而将保护之外的特征，尤其是技术特征，排除在外。经确认，本案的系争设计已经以“鞋类”的产品标识注册，并且其也展示了完整鞋模的不同视图，因此，系争设计实际保护的所有要素代表完整的鞋，包括鞋底和鞋底上部，因此，在比较时鞋底和鞋底上部均应被考虑。原告还辩称鞋底是鞋的关键要素，故其在系争设计产生整体印象时占据主导地位，对此法院与上诉委员会的观点一致，认为原告并没有说明鞋底应被视为关键要素的理由，并且法院认为，在本案中，也没有理由认为对知情用户而言鞋底相对于鞋的其余部分是占主导地位的特征，至多认为鞋底与鞋底上部在整体的视觉印象中一样重要，故法院认定在比较系争设计与在先设计的整体印象时，不能将鞋底作为外观主导。

针对在先设计D1-D5的相关要素，法院同样援引了案例（T-293/21），并认为，本案中的在先设计D1-D5是以“鞋类鞋底”的产品标识注册，且鞋底上部的外观是以虚线示出的，故必须认定在先设计D1-D5并未要求保护用虚线示出的鞋底上部。然而，如前文所述，在认定系争设计的相关要素时，应当以系争设计所披露和保护的特征为基础，即，应当以鞋底和鞋底上部的外观为基础，因此，即使D1-D5并未要求保护鞋底上部，也仍应在确定整体印象时将鞋底上部作为考虑因素。由于在评估一个设计是否具有个性特征时，应判断该设计对知情用户所产生的整体印象是否与现有的设计体系对其产生的整体印象不同，而在先设计的唯一功能就是揭示现有技术现状，也即揭示系争设计申请日前的现有设计体系，因此，在确定在先设计的要素是否应作为确定整体印象的相关要素时，只需关注这些要素是否已被披露，而无须关注设计的保护主题。在本案中，D1-D5中以虚线示出的鞋底上部外观与在先设计是同一时间披露，对此原告也并未提出异议。因此，应在评估系争设计的个性特征时考虑在先设计D1-D5中未被要求保护的特征，对于上诉委员的这一裁定，法院予以支持。

在确定了系争设计与在先设计的相关要素之后，法院进一步对系争设计与在先设计的整体印象之间的比较进行了审理。

由于原告认为，在确定设计的整体印象时，不应考虑D1-D5中未被要求保护的鞋底上部外观，因此，只能将系争设计与在先设计D6-D7进行比较，以确定整体印象。在此基础上，原告认为系争设计的鞋底特征和中底特征均与在先设计D6-D7相同。

如前文所述，在比较不同设计所产生的整体印象时，应考虑设计中未被要求保护的特征，因此，法院将系争设计与D1-D7均进行了比较。

图2 系争设计（左）与在先设计D1-D2（右）

2.系争设计与D1-D2的比较

上诉委员会在系争决定中认定，系争设计与在先设计D1-D2相比，虽然均存在五对鞋眼以及均具有带有纹路且逐渐变薄的鞋底，但除此之外的其他差异足以对知情用户产生不同的整体印象。此外，在系争决定中，上诉委员会还认定系争设计与在先设计D1-D2的不同在于，系争设计上部的鞋帮具有低开口，且系争设计具有凸出的阿基里斯腱标签、突出的鞋舌、拉环、位于鞋舌上用来固定鞋带的环等，并且，系争设计还具有交叉的鞋带，比在先设计D1-D2看起来更运动。

对于上诉委员会的以上裁定，法院予以支持。法院认为，虽然系争设计可能与在先设计共享某些特征，比如与在先设计D1的鞋底纹理类似，但是，系争设计与在先设计D1-D2相比，其上部的装饰不同、鞋帮具有低开口、存在中底、鞋跟处的厚底逐渐向鞋尖变薄，且系争设计中悬垂于鞋跟部分的中底由被明显线条分开的两层组成，这些区别足以赋予系争设计不同的整体印象，且会被知情用户所注意。而原告仅依赖于系争设计和在先设计D1-D2的鞋底的比较，认为它们具有相同的特征，显然，上诉委员会所认定的区别比原告认为的相同特征更加明显，足以使系争设计与在先设计D1-D2造成不同的整体印象。

图3 系争设计（左）与在先设计D3-D5（右）

3.系争设计与D3-D5的比较

上诉委员会在系争决定中认定，系争设计与在先设计D3-D5的区别在于颜色渐变的装饰、两侧的椭圆形元素、拉环以及位于鞋舌上用来固定鞋带的环等。此外，系争设计还具有凸起的阿基里斯腱标签，并且其鞋头也比在先设计D3-D5更宽更厚。再者，与系争设计不同，在先设计D3-D5在鞋跟和鞋头处展示了两个不同的补强片，并且在先设计D3-D5的鞋带是以直线方式系紧，这与系争设计中以交叉图案系紧的扁平鞋带不同。

对于上诉委员会的以上裁定，法院予以支持。法院认为，虽然系争设计可能与在先设计共享某些特征，但是，系争设计与在先设计D3-D5相比，其上部的装饰不同、鞋帮具有低开口、鞋跟处的厚底逐渐向鞋尖变薄，且系争设计中悬垂于鞋跟部分的中底由被明显线条分开的两层组成。而原告仅依赖于系争设计和在先设计D3-D5鞋底的比较，认为它们具有相同的特征，显然，上诉委员会所认定的区别比原告认为的相同特征更加明显，足以使系争设计与在先设计D3-D5造成不同的整体印象。

4.系争设计与D6-D7的比较

图4 系争设计（左）与在先设计D6-D7（右）

原告对系争决定中有关系争设计与在先设计D6-D7的上部装饰以及鞋带等设计相同的裁定提出异议。比如，原告认为在先设计D6-D7的上部与系争设计相同，系争设计与在先设计D6-D7均涉及用环在鞋舌上固定鞋带等。而对于系争设计的上部比在先设计D6-D7中较薄的鞋底上部更厚更弯的认定，原告认为这些区别无法从视图中得出，也不会导致整体印象的不同。

对此，上诉委员会在系争决定中认定，在先设计D6所展示的条纹以及在先设计D7所展示的对比三角形均与系争设计的上部不同，且在先设计D6-D7的鞋眼数量和鞋环均不同于系争设计。此外，系争设计的鞋底具有特殊图案，而在先设计D6并没有系争设计鞋底所示的纹理花纹，在先设计D7鞋底的纹理花纹则比系争设计的更小、更平滑。

在本案中，对于评估设计的整体印象所应考虑的相关要素的认定，法院和上诉委员会的执行标准基本一致。如本案判决所述，应当以系争设计所披露和保护的特征为基础，考虑在先设计中的哪些相关要素应被纳入考虑范围，而不能仅从在先设计的保护主题出发，简单排除其中未被要求保护的部分要素。因此，在实务中，可以此为鉴，谨慎确定比对不同设计时的相关要素，避免因缺乏部分要素的特征比对而带来不利后果。

此外，如本案判决所述，在判断不同设计是否会对知情用户造成不同整体印象时，应考虑知情用户对不同设计的相似性和差异性的关注程度，并从诸多细节特征上对不同设计进行比较，具体到本案，例如鞋的上部装饰、鞋舌、鞋眼孔、鞋帮、鞋底的纹理设计等诸多部位均有可能带来显著区别。这一点与中国专利法中有关外观设计的相同或近似外观设计的判断较为类似。

关于判断相同或近似外观设计，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“司法解释一”）第十一条中有相应规定，“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”。

由此可见，在中国实践中，对于相同或相似外观设计的认定，排除因产品的功能、使用环境和制造技术等制约因素导致的能够唯一确定的区别技术特征以及排除对整体视觉效果不具有显著影响的特征（即使用时不容易看到部位的设计和一般注意力不易察觉的局部细微变化），在充分了解现有设计状况的情况下，根据对产品的整体视觉效果具有显著影响的相同设计特征和区别设计特征的权重得出二者是否具有明显区别的结论。

原标题：【海声开悟】欧盟外观设计之比较设计是否具有个性特征的案例实践

来源：北京知识产权公共服务

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