标识：wise

商标号：英国商标3346396号

注册类别：第9类及第36类

注册日：2019年3月1日

涉案商标2：

标识：TRANSFERWISE

商标号：英国商标3346401号

注册日：2019年4月5日

（二）涉案当事人信息

原审原告（反诉被告，以下简称原告）：WISE PAYMENTS LIMITED（前身TRANSFERWISE LIMITED）

原审第一被告（反诉原告）：WITH WISE LIMITED

原审第二被告：Simon Paul Hills

原审第三被告：James Matthew Orton

原审第四被告：Daniel Philp Richards

审理机关：英格兰和威尔士高等法院商业和财产法庭（知识产权企业法院）

（三）基本案情

原告WISE PAYMENTS LIMITED，前身为 TRANSFERWISE LIMITED，总部位于英国伦敦，主营跨国货币转账及多币种预付账户和借记卡的服务。原告持有两项商标：“TRANSFERWISE”字样商标和一个标志性设计商标，注册于2019年。原告指控被告存在冒充行为，侵犯其商标权。

被告为WITH WISE LIMITED及其他三位个人（包括公司董事），主要提供入职培训软件和相关服务。被告方否认了对商标侵权和冒充的指控，并提出反诉，声称原告在重新命名为“Wise”之后侵犯了他们在“Wise”这个标志上的权益。

（四）适用法律原则

2．《英国民事诉讼规则》（2024）第19条第2款第2项：法院可以命令将某人作为新的当事人加入诉讼，如果—— (a) 为了使法院能够解决诉讼中的所有争议事项，加入该新当事人是可取的；或 (b) 新当事人和现有当事人之间存在与诉讼争议事项有关的问题，加入该新当事人是可取的，以便法院能够解决该问题。

3．《英国民事诉讼规则》（2024）第3条第4款第2项，应用于考虑加入新当事人的请求时的类似要求。

4．《英国民事诉讼规则》（2024）第24条第2款第1项，涉及简易判决（summary judgment）的申请，也适用于评估是否应该允许加入新的当事人。

原告主张其拥有“TRANSFERWISE”和相关图形商标的注册权，并且这些商标已经积累了显著的商誉，具有市场影响力。原告认为，被告使用与其商标高度相似的“Wise”标志，可能会导致消费者混淆，从而侵犯了原告的商标权。原告进一步指出，被告故意采用相似标志，通过借用其品牌声誉来谋取商业利益，构成了不正当竞争。请求法院发布禁令，要求被告停止使用类似商标，并赔偿由此产生的经济损失。

（六）被告主张

被告通过质疑原告商标的有效性，希望证明原告的商标没有独占权利，从而驳回商标侵权的指控。被告主张原告所持有的商标无效，特别是在原告更名为“Wise”之后，该商标并不具备足够的显著性，因此不应受到法律保护。针对先使用权这一争议点，被告主张自己在原告更名为“Wise”之前已经在使用“Wise”这一标志，并且已经在市场中积累了一定的商誉和影响力。因此，被告认为他们对“Wise”这一标志的使用具有合法性。

二、案件程序

（一）争议焦点

本案的主要争议点在于原告是否因其商标“TRANSFERWISE”及“Wise”享有独占权，以及被告是否构成商标侵权和不正当竞争。

（二）法院观点

1、商标侵权和不正当竞争

针对商标侵权，法院认定，被告WITH WISE LTD使用与原告相似的标志 “Wise”，构成了对原告商标的侵权。法院认为，被告在商业活动中使用该标志的行为存在误导消费者的可能性，可能导致消费者混淆商品或服务的来源，因此构成了对原告注册商标权的侵犯。

对于不正当竞争的主张，法院认定原告自2011年起在市场中积累了良好的商誉，并且在品牌更名为“Wise”后，仍具有足够的市场影响力。被告未经授权使用相似标志，借助原告商誉谋取商业利益，法院裁定这构成了不正当竞争行为。

法院发布了禁令，要求被告立即停止在商业中使用“Wise”或任何相似的标志。对于赔偿，法院判定原告有权因被告的侵权行为获得损害赔偿，具体金额将在后续程序中进一步确定。

2、反诉原告添加新当事人的申请及共同侵权主张

反诉原告认为反诉被告在将品牌从“TRANSFERWISE”更名为“Wise”后，利用“Wise”这一名称，侵犯了反诉原告已经在市场中积累的商誉。这导致市场混淆，损害了反诉原告的利益，因此要求法院判定原告行为构成不正当竞争。

反诉原告在反诉中还申请将反诉被告公司的创始人及相关人员加入作为反诉的共同责任方，其中包括公司的创始人 Kristo Käärmann、Taavet Hinrikus以及法律顾问Dean Nash。反诉原告认为这些个人在品牌更名的决策中发挥了重要作用，应当对相关的不正当竞争行为承担责任。

反诉被告基于三点反对反诉原告的申请。首先是缺乏直接证据。反诉被告认为反诉原告未能提供足够的证据证明这些个人与反诉原告所主张的不正当竞争和商标侵权存在直接的关系。其次，反诉被告引用了知识产权企业法庭（IPEC）的相关原则，主张加入这些新当事人会显著增加诉讼的复杂性和成本，不符合成本效益的考虑。最后，反诉被告主张，对于Dean Nash，其行为只是在履行其法律顾问职责，缺乏构成侵权行为所需的个人故意或重大参与。

基于双方主张，法院同意加入Kristo Käärmann和Taavet Hinrikus。法院认为，反诉原告对上述两反诉被告创始人 提供了足够的证据，表明他们在反诉被告品牌更名和相关决策中发挥了重要作用，因此允许将他们加入反诉作为新当事人。

法院拒绝加入 Dean Nash。法院引用了 Fish & Fish Ltd v Sea Shepherd UK [2015] UKSC 10 案例中的原则，即仅仅参与协助不足以构成共同侵权，必须证明反诉原告与主要侵权者之间存在共同设计、共同目标且积极促成侵权行为的发生。对于 Dean Nash，法院裁定，反诉原告未能提供足够证据证明其对侵权行为的直接参与或重大作用。法院认为，他的行为仅限于履行法律顾问的职责，因此不符合被认定为共同侵权者的标准。另外，加入 Dean Nash 会显著增加案件的复杂性和诉讼成本，法院出于知识产权企业法庭（IPEC）的成本效益的考虑，拒绝了该申请。知识产权企业法庭的成本效益标准确保案件的复杂性和成本在合理范围内，只有当足够证据证明新当事人对争议有直接影响时才允许加入，以免使案件程序复杂化。

目前，反诉的实质内容还没有被法院最终裁定，更多是是关于加入新当事人的程序性裁决。

（三）法院裁判

被告构成对原告商标的侵权，反诉中部分批准加入新当事人。

三、经验启示

本案的经验启示如下：

（一）商标注册和显著性积累的重要性

本案强调了在商业运营中及时注册商标和持续使用以积累显著性的双重重要性。原告在商标注册方面做出了前瞻性安排，确保了品牌的独占性权利，使其在诉讼中得以主张合法的独占使用权并获得法律保护。同时，原告通过长期的市场运营和推广活动不断积累商标的显著性，建立了广泛的市场认知和品牌知名度，从而在本案中得到了法律上的认可。

然而根据案件内容，被告所使用的图形及文字标志“Wise”并没有注册为商标，并未通过正式的商标注册程序来获得该标志的法律保护，而是以实际使用的方式在市场中推广其品牌。因此，被告使用的标志缺乏法律上的独占保护，这也是原告指控其商标侵权的一个关键点。

对于企业而言，提前注册并保护品牌和商标是防止他人恶意利用的重要手段，尤其是在多个市场和跨国业务中，确保在主要市场中完成商标注册，能够显著减少法律风险和潜在的纠纷。此外，仅有商标注册是不够的，企业还需要在日常经营中持续使用商标，注重品牌形象的建立与市场认知的积累。通过持续的市场推广和活动，增强商标的显著性，不仅有助于增强品牌的市场影响力，还能在法律纠纷中为商标权的有效保护提供强有力的支持，从而在类似的侵权诉讼中增加胜诉的可能性。

（二）程序性权利与简易程序的使用

本案中，被告提出了加入新当事人的申请，并通过反诉扩大了案件的讨论范围，这体现了合理利用程序性权利在诉讼中的作用。通过提出反诉和要求加入新当事人，被告成功地将案件的讨论范围扩大，增加了对原告的诉讼压力。这一策略表明，在应对商标侵权和不正当竞争等法律纠纷时，企业应充分利用程序性工具，如反诉、添加新当事人等，来争取法律上的有利地位。但同时也需注意，合理利用这些权利的前提是要有充分的证据支持，并且要权衡其可能增加的诉讼成本，以确保这样的策略对企业的整体利益是有利的。

此外，法院在本案中对部分证据不足的内容采用了简易程序（Summary Judgment），通过简易判决直接处理了一些争议较小、法律事实较明确的部分。这不仅节约了诉讼时间和成本，也使得案件的进展更加高效。简易程序是一种有效的司法工具，尤其适用于法律复杂度较低、涉案金额较小的案件。对于中小企业而言，简易程序可以在知识产权纠纷中为他们提供一种快速、低成本的解决方案，有助于中小企业更快地维护自身的知识产权权益，减少冗长的诉讼程序对企业正常经营的影响。

（三）共同侵权责任认定的复杂性

在本案中，关于共同侵权责任的认定，法院对被告申请加入的新当事人进行了严格审查，并对每位被告的实际参与度作出了个别判断。仅仅参与协助不足以构成共同侵权，必须证明被告与主要侵权者之间存在共同设计、共同目标且积极促成侵权行为的发生。

例如，法院对被告要求将 Dean Nash 加入共同侵权者的申请进行了审查，认为现有证据不足以证明他在品牌更名过程中的参与超出了一般的法律顾问角色。因此，法院拒绝了将他作为共同侵权者加入的请求。然而，对于另外两名被告 Kristo Käärmann和 Taavet Hinrikus，法院认为他们在品牌更名决策中具有直接和个人的参与，因此决定将他们加入到反诉的共同侵权责任方中。

这一判决提醒企业，在品牌决策和管理中，每个参与决策的管理人员都可能因其具体行为而承担法律责任。因此，在涉及品牌更名和重大商业决策时，管理层应谨慎行事，以避免卷入潜在的侵权诉讼中。

来源：北京市知识产权公共服务中心

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