（一）涉案专利

专利号：SG151322（以下简称“SG 322”）

涉案专利2：

专利名称：硼酸酯及其酸类化合物的合成SYNTHESIS OF BORONIC ESTER AND ACID COMPOUNDS

专利申请号：SG10201600029P（以下简称“SG 29P”）

产业领域：生物技术和医药 

第二原告：强生医药公司（Johnson & Johnson Pte Ltd）

被告：Zyfas医疗公司（Zyfas Medical Co）

审理机关：新加坡高等法院

（三）基本案情

被告Zyfas医疗公司（同样注册地为新加坡）向新加坡卫生科学局（HSA）申请了仿制药硼替佐米（名为“MYBORTE”）的上市许可，并于7月5日获得批准。原告认为被告销售仿制药侵犯了其专利权，随后提起诉讼。被告则反驳称两项专利因缺乏新颖性和创造性应被宣告无效，并提起反诉。

在第一轮诉讼中，新加坡一审法院支持原告撤销被告的上市许可，理由是被告未能披露相关专利。尽管被告主张未使用涉案专利方法，法院认为第一原告仍持有有效的生产方法专利。上诉法院维持一审判决，要求仿制药申请人披露相关专利，并规定若专利权人未提起诉讼，HSA可批准上市。

最终，本案移交至新加坡高等法院进行进一步审理。

（四）原告主张

被告Zyfas医疗公司则否认侵犯了原告的专利权，并主张这两项专利因缺乏新颖性、创造性以及公开不充分，因此应当被视为无效。被告进一步提起反诉，要求法院宣告这些专利无效。

本案的主要争议焦点有四个：一是关于涉案专利的有效性；二是仿制药上市申请中的专利信息披露内容；三是第二原告是否具有诉讼资格；四是举证责任的转移。

（1）SG322专利的侵权技术争议：

被告制造下面化学式（I）表示的硼酸酯化合物方法专利的步骤中使下面化学式（II）硼的“盐”络合物与路易斯酸接触，制造所述硼酸酯化合物的接触条件是否使用与水低互溶的配位醚溶剂。进而，由此判断现有技术是否可以预期或者启示得到权利要求1中2个方案：“i）是否使用在与水低互溶的配位醚溶剂”该特征；或者，“ii）是否使用与水低互溶的醚溶剂和配位共溶剂的反应混合物”，其中配位共溶剂在在所述反应混合物中占不超过20%v/v；其中水在醚溶剂中的溶解度低于5% w/w；并且所述醚溶剂在反应混合物中占至少70%v/v。最后判决认为，现有技术证据公开并且启示了权利要求1的方案i）即使用了与水低互溶的配位醚溶剂，但是现有技术没有启示方案ii）关于使用与水低互溶的醚溶剂和配位共溶剂的反应混合物，其中所述醚溶剂占反应混合物的70%v/v），因此判定SG322专利是不能被无效掉的，即维持了该专利权的技术方案（ii）。

（2）SG29P的专利的有效性

对于SG29P专利，法院讨论了被告提供的证据是否能够启示本专利中的硼酸或硼酸酯化合物中酰胺键的生成。

其中，权利要求1的方案要点如下：下面化学式（XIV）的化合物制备方法，

通过下面步骤（e’）使化学式（XVIII）的化合物或其酸盐与化学式（XIXa）的化合物偶联：

其中，-C（O）X 部分是通过使N-（2-吡啶羰基）-L-苯基丙氨酸与肽偶联剂原位反应得到的活性酯，以便生成下面化学式（XXIII）的化合物，

以及步骤（f’）使硼酸部分脱保护从而形成上述（XIV）化合物或者其酸酐化合物。

下面将争议的现有技术证据WO506WO 507和本专利SG29P的反应过程对比如下：

其中，绿色部分是胺基团部分，紫色部分是羰基部分，红色部分是酰胺部分。

法院通过比较现有技术（如WO506WO507和SG29P的反应过程），并结合专家意见，确认了线性合成和汇聚式合成是化学领域中常用的两种合成方法。

法院认为，汇聚式合成是线性合成的已知替代方案，且现有技术中已使用线性合成法制备硼替佐米化合物，因此技术人员会考虑使用汇聚式合成方法。基于这一理由，法院判定SG29P专利因缺乏创造性而无效。

2、专利信息披露

根据2004年1月1日生效的《美国与新加坡自由贸易协定》，新加坡于2016年通过了《保健品(治疗产品)条例2016》，正式实施专利链接制度。根据该条例，仿制药上市申请人在提交药品上市审批时，必须向HSA提交的一项声明是：是否有与申请药品相关的处于有效期的专利。

在本案中，原告与被告对这一规定的理解存在分歧。被告认为，这里的“专利”仅指药品专利，不包括药品生产方法专利，而原告则认为，这里“专利”应包括所有类型的专利，包括药品生产方法专利。

新加坡高等法院在本案中明确指出，药品生产方法专利也属于必须声明的专利类别。法院的理由是，《保健品(治疗产品)条例2016》明确规定“专利”应涵盖《专利法》中的所有专利，而《专利法》中的专利包括方法专利。此外，法院认为将方法专利包含在内符合《保健品(治疗产品)条例2016》的立法目的，即应无差别地给予产品专利权人和方法专利权人同等的通知和保护，不应在两者之间有所偏颇。

3、第二原告是否具有诉讼资格

新加坡专利法第74条第1款规定：专利独占许可的被许可人在面对专利侵权时与专利权人具有同等的诉讼权利。第2款规定：独占许可的被许可人提起的侵权诉讼能够获得的好处是：当获准救济时，应当考虑独占许可的被许可人的损害赔偿。第2条第1款规定：从专利权人处获得的许可赋予被许可人拥有与该专利相关的任何权利。

在本案中，第二原告主张“任何权利”包括分销涉案专利方法生产的硼替佐米，并认为自己是专利权人赋予的独占许可，且是硼替佐米在新加坡的唯一分销商。被告对此主张提出反驳。

法官认为，第二原告未能提供证据证明其具有独占被许可人身份。尽管第二原告从2005年起在HSA注册了活性成分“Velcade”，这并不证明第二原告是分销商，更无法证明其是独占被许可人。第一原告与第二原告之间没有签署任何独占许可协议或独占分销协议。即使将专利法第2条第1款中的“任何权利”扩展为独占分销商，但仍未能证明第二原告拥有独占被许可人的权利。

在交叉询问中，第二原告的关键证人承认，第二原告并非独占被许可人。最终，法官裁定第二原告无法证明其为独占被许可人，因此即使被告侵犯了专利权，第二原告也无法获得损害赔偿。

4、举证责任的转移

根据“谁主张，谁举证”的原则，在专利侵权诉讼中，无论是产品专利还是方法专利，主张侵犯专利权的原告负有举证责任。对于产品专利，专利权人通常可以通过销售渠道获得样品，进行分析并判断是否构成侵权。然而，对于方法专利，生产过程通常是在严格保密的工厂内进行，专利权人很难进入这些工厂分析生产方法是否侵犯专利。尽管如此，工厂内部的操作不一定就意味着侵权。

为平衡起见，新加坡专利法第68条第1款规定了如下2个情形下举证责任转移：在专利侵权诉讼中，

1）如果专利的主题是一种新产品的生产方法，则没有使用专利方法生产该产品的举证责任就转移给侵权嫌疑人；

2）如果产品不是新的，但是该产品极有可能是通过专利方法生产的，并且专利权人（上述2种情况下）通过合理努力仍然不能判断侵权嫌疑人实际使用的是什么方法时，则没有使用专利方法生产该产品的举证责任就转移给侵权嫌疑人。

原告主张，侵犯方法专利的举证责任应转移给被告，理由是DRL生产的硼替佐米纯度表明其必然使用了低混溶性醚溶剂，且原告未能确定DRL的实际生产方法。然而，被告反驳称，DRL未使用该醚溶剂，并强调存在其他已知的生产方法。法官认为，原告未能证明DRL使用的生产方法是唯一能够达到此纯度的方式，因此未能成功转移举证责任。

此外，尽管被告邀请原告赴印度工厂考察生产工艺，原告因COVID-19疫情拒绝了邀请。法官认为，尽管疫情管控存在，管控结束后原告仍有足够时间进行考察，并可派遣员工或雇佣第三方专家进行检查。

（三）法院裁决

最终，新加坡高等法院判决申请号为SG10201600029P的专利权因缺乏创造性而无效，公开号为SG151322的专利权有效，但被告并未侵权。

三、经验启示

本案的经验启示如下：

（一）信息披露

由于新加坡没有类似美国“橙皮书”的药品信息披露平台，也没有明确规定仿制药申请人必须声明的相关专利，方法专利在美国被排除在“橙皮书”之外，具有美国“血缘”的新加坡专利链接制度该如何解读相关专利，相关专利是否包括方法专利长期以来引起很多的讨论和争议。

在本案中，新加坡高等法院首次明确，方法专利也必须声明。中国企业在新加坡申请仿制药上市时应注意这一点，尤其是在中国自2021年起实施专利链接制度，将药品上市审批与专利纠纷解决程序相链接。

相比之下，美国和中国的专利链接制度中并不包括生产方法专利。美国的专利链接制度明确规定：必须披露的相关专利是化学药品(药品活性成分、药物配方或成分、药物使用方法)，但不包括生产方法专利。中国的专利链接制度中也规定：必须披露的相关专利是化学药品(药品活性成分化合物、含活性成分的药物组合物、医药用途)，生物制品(序列结构)，中药(中药组合物、中药提取物、医药用途)。

（二）独占许可

在新加坡，药品注册的批准并不意味着分销商或专利许可被许可人自动具备诉讼资格。要确立独占许可的诉讼资格，必须提供相关的独占许可协议作为证据。值得注意的是，在新加坡专利法下，“独占许可”是否可以被扩展解释为分销商的权利，存在一定争议。目前，中国企业应当注意仅凭“分销商”身份在国内并不具备诉讼资格。为确保独占分销商能够获得诉讼资格，生成相关证据（如独占分销协议）至关重要。此外，法院可能考虑通过第三方中介获得诉讼资格的可能性。

（三）举证责任转移

新加坡专利法与中国专利法在举证责任转移方面有所不同。根据中国专利法，只有当产品是新产品时，举证责任才会转移。而新加坡专利法规定，举证责任转移有两种情况：

第一，产品是新产品时；

第二，产品是已知产品时，且符合两个条件：一是存在“极有可能”该产品由涉案专利方法生产，二是专利权人经过合理努力仍无法确认侵权嫌疑人使用的生产方法。

在本案中，法院未轻易将举证责任转移给被告，原告需提供证据证明被告极有可能使用专利方法，并展示其未能确认生产方法时所付出的合理努力。若被告多次邀请原告检查，原告应谨慎拒绝，否则法院可能认为原告未尽合理努力。

来源：北京知识产权公共服务

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