一、案件事实

• 原告 / 被上诉人：Larry G. Junker
• 被告 / 上诉人：Medical Components, Inc., Martech Medical Products, Inc.
• 审理机构：美国联邦巡回上诉法院
• 判决结果：涉案专利因 on-sale bar 规则而被判无效

Larry G. Junker 是美国设计专利 D450,839（’D839）的发明人，该专利于 2000 年 2 月 7 日提交，涉及一种手术用导管鞘手柄的设计。该设计采用带有耳状结构的两半把手，便于医生在导管插入过程中握持导管鞘，并在移除时能够轻松将其剥离成两部分。

由于 Junker 自身不具备产品生产能力，他于 1998 年与医疗器械公司 Galt Medical 的创始人 James Eddings 建立了业务关系，并在同年 8 月签署保密协议后，向 Eddings 透露了该导管鞘手柄的设计。Eddings 随后成立了一家新公司 Xentek Medical，专门开发、制造和销售可剥离导管鞘产品，并于 1999 年 1 月向 Junker 提供了产品原型。

与此同时，从 1999 年 1 月起，Eddings 以 Xentek 的名义与 Boston Scientific Corporation 就该产品进行商业洽谈。在 1999 年 1 月 8 日的一封信中，Eddings 向 Boston Scientific 提供了不同尺寸的可剥离导管鞘产品的批量定价信息。

2013 年，Junker 起诉本案被告侵犯其专利权，被告则提出抗辩，认为上述信函构成《美国专利法》中的商业销售（on-sale），从而导致专利无效。联邦地区法院认为该信函仅为磋商邀请，不构成具有约束力的销售要约，因此判定专利有效。

二、法律分析

根据美国专利法，在关键日期（《美国发明法案》〔AIA〕之前为发明完成日，之后为专利申请日）前一年以上，如果发明已在美国被出售或存在可被接受的商业销售要约，则该专利申请无效。

一项发明若在关键日期之前（1）是商业销售要约的标的，且（2）已具备申请专利的准备，即会触发 on-sale bar 条款。在本案中，双方一致认为 1999 年 1 月 8 日的信函中所描述的产品体现了所要求的设计，且该设计已准备好申请专利。因此，争议焦点在于该信函是否构成了具有法律约束力的商业销售要约，抑或仅为初步洽谈阶段的报价。

对此，需要结合具体案情，并援引传统合同法原则进行判断。只有当一项要约达到可以通过单方接受（假定有对价）即成立合同的标准，才被视为触发 on-sale bar 的销售要约。

在判断是否构成销售要约时，应考虑相关背景因素，包括之前是否有询价、信函内容是否具备完整的交易条件、以及信函的对象是否具有唯一性。综合来看，1999 年 1 月 8 日的信函直接回应了 Boston Scientific 的询价，且仅发给该公司，显示其并非一般意义上的报价邀请，而是包含具体交易条件的要约。此外，信中明确提出了“散装、非无菌装运”的定价方案，并列出了多种可供选择的产品选项。

尽管信尾表示可安排面谈以进一步讨论 Boston Scientific 的具体需求，但表达未来合作意向并不否认其当下构成商业要约的法律性质。法院认为，该信函具备构成要约的必要条件，Boston Scientific 可选择其中任一报价予以接受，从而达成具约束力的合同。

三、判决结果

联邦巡回上诉法院认为，1999 年 1 月 8 日的信函属于对所主张设计的商业销售要约，构成 on-sale bar。因此，推翻联邦地区法院的判决，认定涉案专利无效。

四、典型意义

本案再次强调，on-sale bar 的适用与行为主体无关，即使并非由专利权人亲自发出销售要约，只要相关产品在关键日期前已进入商业化阶段，便可导致专利无效。在本案中，正是合作方 Eddings 的行为引发了 on-sale bar，使 Junker 的外观设计专利最终失效，进而丧失了对被告主张侵权的权利。

（原标题：案说海外｜美国专利无效 - No. 21-1649 (Fed. Cir. 2022) - 关于专利新颖性的问题）

来源：深圳知识产权保护中心