（一）涉案商标

标识：posify及图

申请号： 1897974

申请日： 2018年3月6日

公告日：2020年7月1日

注册类别：第9、35、36、38、41、42类

引证商标注册人：Shopify公司（异议人）

引证商标1： SHOPIFY

申请号：1752594

注册号：TMA960113

注册类别：第9、35、36、39、42类

引证商标2：SHOPIFY

申请号：1456336

注册号：TMA787767

注册类别：第42类

引证商标3：S及shopify及图

申请号：1287868

注册号：TMA700694

注册类别：第42类

引证商标4：S及shopify及图（黑白）

申请号：1753982

注册号：TMA963084

注册类别：第9、16、18、25、35、36、39、42类

引证商标5：S及shopify及图（彩色）

申请号：1753983

注册号：TMA963059

注册类别：第9、16、18、25、35、36、39、42类

司法辖区：加拿大

产业领域：新一代信息技术、电子商务

（二）涉案当事人信息

异议人：Shopify

被异议人：A公司

审理机关：加拿大知识产权局商标异议委员会

（三）基本案情

A公司于2018年3月6日在第9、35、36、38、41、42类申请注册“”商标，该申请于2020年7月1日刊登于《商标公告》并进入异议期。

2020年12月30日，Shopify公司根据加拿大《1985年商标法》第38条对争议商标注册提出异议。主要意见为：A公司（商标申请人）申请注册的商标（争议商标）与Shopify公司（异议人）注册的五个SHOPIFY文字和图形商标（引证商标）混淆；争议商标与异议人在先使用的商标标识构成混淆；争议商标不能区分二者的商品或服务；商标申请人具有攀附异议人商誉的恶意；商标申请人并未使用争议商标且不具有使用的意图；商标申请人恶意贬损异议人声誉，且具有不正当竞争行为。

Shopify公司是一家全球商业公司，截至证据提交日是加拿大市值最大的公司，其主要服务包括线上电子商务商店的建立和管理以及支付处理服务，包括POS机（point-of-sale）解决方案。其为商家设计开发的云端商务平台“SHOPIFY平台”上，加拿大商家运营“商店”超过60万家，其提供的“SHOPIFY应用程序”及“SHOPIFY商家解决方案”2012年至2020年在加拿大收入超4亿美元。异议人2012年至2020年的全球销售和市场推广费用超过19亿美元，其中约1.15亿美元与加拿大相关。

A公司是一家提供零售管理云平台的数字科技公司。POSIFY是一个基于云端的的一站式零售管理解决方案，帮助客户提高线下和线上销售的运营效率。A公司的“线上到线下（O2O）”营销模式是一个新的商业模式，提供了一个强大的基于云端的生态系统，解锁全渠道潜力以提高效率、生产力和盈利能力。

（四）适用法律

本案主要审查因素为加拿大《商标法》第6(5)条明确列举的因素：

(a) 商标的固有显著性及其知名度；

(b) 各商标的使用时长；

(c) 商品、服务或业务的性质；

(d) 交易的性质；

(e) 商标在外观、声音或表达的概念上的相似程度。

审查员还具有审查其他因素是否为案件相关因素的自由裁量权。

（五）原告主张

Shopify公司主张，A公司申请注册的“posify及图”商标与其多个“SHOPIFY”商标存在混淆可能性，认为争议商标与其在先使用的商标标识相似，且争议商标未能有效区分双方的商品和服务，指出A公司具有恶意攀附其商誉的行为，同时强调该商标未在市场使用且显示出缺乏使用意图，构成不正当竞争。

（六）被告主张

A公司主张，其申请的“posify及图”商标与Shopify的商标不存在混淆，两者的差异足以区分，并指出其商标已基于云端零售管理解决方案的功能，具备独特性；同时，A公司强调其商标的申请是合法且无恶意的，指责Shopify的异议缺乏充分证据，并否认了未使用该商标或不具备使用意图的指控，主张其业务与Shopify的服务并不完全重叠。

本案的主要争议点在于A公司申请的“posify及图”商标是否与Shopify公司的多个注册商标构成混淆。

（二）法院观点

法院的具体观点如下：

由于本案商标申请于2019年6月17日后公告，因此根据《商标法》第69.1条适用修订后的《商标法》。

1.混淆测试

本案的主要争议焦点为争议商标与引证商标是否构成混淆，在中国商标法语境下为是否构成近似商标（中国商标法第30条）。审查员认可异议人提出的其第“TMA963059”号“SHOPIFY及图（彩色）商标”（引证商标五）在判断商标是否构成混淆时最能代表异议人的情况，因此将重点审查争议商标与引证商标五的混淆情况。

在应用混淆测试时，审查员分别考虑了以下相关因素：

• 第一，引证商标具有更高的显著性。两件商标的固有显著性大致相当，均为单词（shop）或缩写（pos）与后缀“IFY”组合的形式，且前半部分表达的含义均与双方的主营业务有关。但是，引证商标具有更高的知名度（已获得显著性）。异议人提交了其2012年以来的大量销售证据、自2006年起就在网站上使用商标与提供服务的证据、以及广泛传播的出版物上的新闻报道证据。即使认定争议商标比异议人的彩色设计商标具有更高的固有显著性，以上证据也足已证明引证商标具有更高的知名度，从而整体具有更高的显著性。
• 第二，争议商标尚未投入市场使用，引证商标显然具有更长的使用时间，这一点对异议人更有利。
• 第三，认定商品和服务性质时，需要同时考虑商标注册的商品及服务类别，以及双方的实际业务类别。双方都通过软件为商家提供线上和线下的解决方案，创建和管理在线商店，以及提供支付处理解决方案等。同时，销售渠道大致相同，因为商家在寻找电子商务解决方案时，可能会在线上或应用商店中见到双方的商标。因此，双方的商品和服务在软件、电商、线上购买、金融及营销方面有相当大的相似性。由此，双方在以上业务相关的商品和服务类别上构成重叠的商品和服务类别。但双方在与上述业务无关的商品和服务类别（非重叠商品和服务）上不具有相似性。
• 第四，两件商标在外观、声音或表达的概念上具有一定的相似性。在进行相似性比对时需遵守整体比对、隔离比对及个案审查标准，且比较商标首先需确定商标中是否有特别引人注目或独特的部分（显著设别部分）。本案中，两件商标的文字几乎由完全相同的字母以稍微不同的顺序组成，且都使用了黑色小写无衬线字体，设计元素较少。在发音上，两个商标之间也有一些相似性。就含义而言，如果“pos”被理解为“销售点（point of sale）”，则这两个商标传达了相关联的概念。因此，两件商标在外观、呼叫和含义上均具有一定的相似性。
• 第五，其他司法管辖区的商标共存情况与本案无关。由于其他司法管辖区可能存在加拿大不存在的允许商标共同注册的因素（例如法律差异或注册情况的不同），因此不能作为相关的影响因素。

本案中，考虑到商标申请人与异议人商品和服务重叠类别的类似性质、相似的交易渠道、商标的相似度、以及异议人的彩色设计商标所获得的更高的显著性和较长的使用时间，商标申请人未能合理证明争议商标与引证商标之间不存在混淆可能性。鉴于商标之间的视觉和呼叫相似性，即使不认为商标含义相似，上述结论也成立。然而，非重叠商品和服务与异议人的商业性质不同，其各自的交易渠道也不同，在这些类别上构成混淆的可能性大幅降低。

综上，这一异议理由在重叠商品和服务方面成立，但在非重叠商品和服务方面被驳回。

2.其他需要应用混淆测试的异议理由

鉴于异议人提供的证据能够证明其在申请日前对引证商标的使用，争议商标与异议人在先使用的商标标识在重叠类别构成混淆。

针对异议人主张的争议商标不能区分商标申请人与异议人的商品和服务，异议人需证明在异议提交之日前，其至少一个商标在某种程度上为人所知，并且在加拿大具有实质性、显著的或足够的声誉。异议人提交的自2012年以来在加拿大的显著销售证据以及第三方出版物上的新闻报道，足以证明引证商标在异议提交之日前已经在加拿大具有较高的知名度，因此该异议理由同样在重叠商品和服务类别成立。

3.商标申请人恶意

异议人主张商标申请人恶意攀附商誉、未在加拿大使用该商标且不具备使用的意图、贬损异议人商标的良好声誉、以及构成不正当竞争。上述主张均因异议人未满足举证责任而被驳回。

需要强调的是，商标近似且商品类别近似本身并不构成恶意，需要其他证据来证明存在恶意，例如：有意损害对方商誉、恶意抢注以勒索资金、与知名商标完全相同等。

此外，在审查是否贬损异议人商标的良好声誉时应用的商标相似性测试标准高于上述第一点的混淆测试。本案中商标相似性并未达到贬损良好声誉的门槛，即虽然二者商标存在混淆，但公众并不会将争议商标误认为引证商标。

（三）法院裁判

部分不予注册A公司申请的“posify及图”商标。

三、经验启示

本案作为加拿大商标异议的典型案例，为中国在知识产权保护方面提供了重要借鉴。加拿大商标法与中国商标法在商标近似问题的判断上具有一定相似性，但在适用规则和程序方面存在明显差异，值得关注。

（一）使用对混淆性判断的影响

2019年6月17日加拿大商标法重大修改后，不再要求商标在注册时必须已经在加拿大使用，改为要求商标申请人在注册申请时附上商标的使用声明，即商标必须是已在加拿大使用或者计划在加拿大使用。

但是，从本案的审查中可以看到，加拿大商标法在应用混淆测试时，仍会考虑双方的使用情况。争议商标尚未投入市场使用，引证商标具有更长的使用时间，这一点在本案中作为对异议人有利的因素影响了混淆测试判断结果。同时，异议人提交的显著销售证据及第三方出版物的新闻报道，足以证明引证商标在异议提交之日前已经在加拿大具有较高的知名度，该事实同样在其他因素测试中被予以了考虑。

需要特别指出的是，根据2020年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第12条规定，在审查混淆性因素时，“请求保护商标的显著性和知名程度”是可作为考虑因素的，但系争商标的使用情况并非混淆的考虑因素之一。截至目前，中国的行政及司法实践中仍较少考虑系争商标的使用情况。此点是我国与加拿大商标法在商标混淆判断时的一个较为重要的不同。

（二）恶意的审查

从本案中可知，在加拿大的商标异议案件中，系争商标申请人存在恶意可作为单独的异议理由被提出（不正当竞争恶意与不使用恶意为不同的恶意情形）。对比该制度，中国的规定亦有所不同。

根据现行中国《商标法》第4条规定，不使用或不具有使用意图的恶意可单独构成不予注册的法定理由，但是不正当竞争的恶意并不能直接作为实体法律依据从而致使系争商标不予注册。不正当竞争的恶意是以要件的形式，分别体现在中国《商标法》第15、32条等条款中，仅在同时满足其他要件时，才可能构成系争商标不予注册之充分理由。比如，需要同时满足与在先权利人构成特殊关系之要件，或需要满足权利人的未注册商标已经在先使用并取得一定影响之要件，等。总体而言，加拿大法律对于恶意的规制力度更大。

（三）举证责任

加拿大举证形式为经过本人宣誓的宣誓陈述书和交叉询问，所有证据均在宣誓书中体现，对于证据中存在的问题可以在交叉询问环节中向对方提问。

本案中，异议人主张商标申请人不具有使用争议商标意图的异议理由被驳回。尽管争议商标注册类别中有与商标申请人实际业务无关的类别，异议人未能指出任何证据表明商标申请人与其商品或服务无关联，也未在交叉询问中质疑关于“多余商品和服务”的内容。根据加拿大商标法第38(2)(e)条，异议人需承担商标申请人具有不使用的恶意的举证责任，因此最终因举证不足而被驳回。

基于上述分析，建议中国企业在开展国际业务时，要进行充分的知识产权规划，包括提前商标注册和监测，尤其对于拟进入的市场和行业，以防范潜在的法律风险。为确保商标在海外得到有效保护，企业应加强对目标市场的法律法规的了解，准确评估风险并制定应对策略，灵活应对不同司法管辖区的制度差异。商标注册与保护并非一劳永逸，需要进行持续且精准的规划与管理。