周永恒:浅析专利恶意诉讼及其应对_贸法通

周永恒:浅析专利恶意诉讼及其应对

发布日期:2025-08-04
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文章导读

近年来,随着我国知识产权保护力度的持续增强,专利诉讼已成为企业维护技术成果的重要武器。然而,在这一背景下,专利恶意诉讼现象也呈爆发式增长。据最高人民法院(以下简称“最高法”)披露,2022年至2023年间,全国法院受理的“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”一审案件的数量,从74件激增至152件,增幅高达105.41%。此类诉讼多出于两类目的:

  • 一是打击商业竞争对手,阻碍其上市、融资或产品推广;
  • 二是谋取远超专利价值的高额赔偿,将司法程序异化为牟利工具。1

恶意诉讼的概念起源于英美法系,通常被视为一种侵权行为,但在我国现行法律体系中,针对专利领域的恶意诉讼尚无专门规定。2004年发布的《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》认为,恶意诉讼指故意以他人受到损害为目的,无事实根据和正当理由而提起民事诉讼,致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。22011年修正的《民事案件案由规定》将“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”列为新增案由的同时,认为“当事人为获取非法或不正当利益为目的而故意提起的在法律上或事实上无依据的诉讼,即构成恶意诉讼。”本文旨在剖析专利恶意诉讼的司法认定逻辑即管辖确定和当事人的风险防范与维权策略,为构建平衡且清朗的创新生态提供参鉴。

文章关键词:专利、恶意诉讼、知识产权、市场、企业

一、专利恶意诉讼的司法认定逻辑及管辖确定

(一)司法认定逻辑

人民法院案例库2024-09-2-171-002裁判要旨提出3:“对恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件可以按一般侵权行为的构成要件进行审查。”北京知识产权法院在广州易动文化传播有限公司与北京圣壹门文化传媒有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任及不正当竞争纠纷案中4也强调,“恶意诉讼本质应为侵权之诉。”故在认定专利恶意诉讼时,可以遵循判断一般侵权行为的逻辑进行推演。在桂林某生物科技公司、湖南某生物资源公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案5中,最高法明确了认定恶意诉讼的一般构成要件为:

1、所提诉讼明显缺乏权利基础或者事实根据;

2、起诉人对此明知;

3、造成他人损害;

4、所提诉讼与损害结果之间存在因果关系。

基于上述判决及司法实践,可将专利恶意诉讼的本质特征归纳为:权利基础的瑕疵性、主观意图的恶意性及损害结果的客观性。

1、权利基础的瑕疵性

根据最高法在桂林某生物科技公司、湖南某生物资源公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案6中确立的要件,认定专利恶意诉讼首先要求起诉所依据的权利基础存在根本性缺陷,且该缺陷足以使诉讼行为丧失正当性基础。具体而言,权利瑕疵主要表现为权利取得环节的不正当性、权利存续状态的缺陷和权利基础与诉请的实质性背离。

(1)权利取得环节的不正当性

权利取得不正当的情形既包括将竞争对手已公开使用的技术方案抢先申请专利的恶意抢注,也包括通过隐瞒现有技术、伪造实验数据等手段骗取专利授权的欺骗性授权。在鹤壁市某仪表公司与某科技有限公司、某能源有限公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案7中,被告在申请专利前明知现有设计的存在,故法院认定其申请专利不具有正当性。此外,滥用制度漏洞,利用实用新型和外观设计专利不实质审查的制度特点,将公知技术或设计恶意申请授权也在此范围内。在约翰迪尔(中国)投资有限公司诉赵国辉等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案8中,法院认为,“涉案专利授权公告文本与无效决定书可知被告在已经明知原告在先销售的润滑油外包装造型的情况下,仍将与其造型基本一致的外包装申请为自己的外观设计专利,且在外观设计专利的图样上使用原告享有注册商标专用权的标识,其申请行为违背了诚实信用原则,属于恶意申请专利的行为”。

(2)权利存续状态的缺陷

权利存续状态存在缺陷包括行为人未依法缴纳年费导致权利终止、专利权保护期届满、权利人主动放弃专利权等情形。例如在北京远东水泥制品有限公司诉北京四方如钢混凝土制品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案9(以下简称“远东水泥案”)中,原告在专利无效程序中主动删除方法权利要求后,仍基于该权利要求起诉,被认定为“对司法程序的系统性滥用”。

同时,专利在无效宣告程序中被国家知识产权局宣告无效,或虽处无效审理中但存在明显无效事由之情形也在权利存续状态存在缺陷之范围内。在冯某某、李某等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案10中,法院认定,某丁公司在涉案专利申请日前公开销售专利产品,其对于涉案专利于申请日时不具备新颖性的事实处于明知的状态,其要求法院对此项已实际失权的专利进行保护之行为属于恶意诉讼。

(3)权利基础与诉请的实质性背离

权利基础与诉请的实质性背离包括权利范围篡改、权利主体不适格之情形。权利范围篡改系指行为人通过修改权利要求缩小保护范围后,仍依据原始权利要求主张侵权11,或利用分案申请制度重复主张已被无效的技术特征。而权利主体不适格情形则包括专利权属争议未解决(如合作研发)未约定权属、专利权转让后原权利人仍起诉等情形。

2、主观意图的恶意性

主观恶意认定是司法实践中的核心难点。北京知识产权法院在远东水泥案12中提出,恶意是指“提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由,以有悖于权利设置时的目的的方式,不正当地行使诉讼权利,意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害”。在实体认定层面,法院通过以下两个要素推定主观状态:

(1)认识因素

首先为认识因素,即行为人是否明知权利基础存在重大瑕疵。法院一般通过对权利基础瑕疵的明知的认定、对权利基础事实的认识能力的考量,这两个方面来确定行为人对于权利瑕疵或事实虚假性的认知状态。

对权利基础瑕疵的明知认定包括通过主动行为导致的瑕疵进行推定,如前述提到的远东水泥案13中,被告在无效程序中主动删除方法权利要求,却又基于该权利要求起诉,其“明知”状态可直接从自主修改行为中推定。此外还包括诱导侵权的情况,如在中山某金属制品厂与李某等因恶意提起知识产权诉讼损害责任及商业诋毁纠纷案14中,原告主动向被告提供专利技术图纸诱导侵权,随后提起诉讼,最高法据此认定其“明知缺乏事实依据”。应当注意的是,在司法认定中,权利基础具有瑕疵并不必然能够推定当事人具有恶意,如在江苏超能电器有限公司与庞子敬恶意提起知识产权诉讼案15中,江苏省高级人民法院指出,“知识产权恶意诉讼的违法性并非在于提起诉讼本身,因为提起诉讼是当事人享有的基本权利,其违法性主要体现在诉讼的提起在客观上不存在任何可成立的基础,也即没有任何一个理性的诉讼当事人会认为该诉有成功的机会,故不能以败诉的结果认定原告提起诉讼时具有主观恶意”。

而对权利基础事实的认知能力的考量,则倾向于通过考察权利人的行业经验以及技术的相应公开程度和专业管理行为从而进行认定。如在公牛集团股份有限公司、上海阿乐乐可工业设计有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案16中,法院根据被告成立时间、实际经营范围推定其对行业和动态有一定的了解和掌握,同时根据其主动申请外观设计专利的行为推定其“对专利制度具备基本认知”。

(2)目的因素

其次则为目的因素,即行为人是否具有损害对方当事人的利益、为自己谋取不正当利益或者其他不正当目的的诉讼目的。其中,前述利益不仅包括经济利益、也包括贬损对方商誉、削弱对方竞争优势、侵占市场等非财产性权益。从现有司法裁判中可大致归纳出以下三种较为典型的目的认定模式。

第一种模式是竞争压制型目的认定模式,常见情形为在关键经营节点对对手进行针对性打击和对市场份额进行非法侵占,法院会结合行为人提起专利侵权诉讼的时间进行判断。在佛山市金某某智能装备股份有限公司与无锡灵某机械科技股份有限公司侵害实用新型专利权及因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案17中,法院认为,被告选择原告在上市申请审核的关键节点提起本案诉讼,并以明显不合理的畸高金额索赔,“目的在于阻碍原告的上市进程,其行为有违诚信原则,具有显而易见的恶意”。而在胶州市金富元橡塑制品厂、青岛中兴达橡塑有限公司知识产权合同纠纷案18中,法院结合被告在生效判决确认不侵权后,仍变换管辖法院针对同一产品起诉的行为,认定其通过重复诉讼消耗对手资源,构成对市场竞争秩序的破坏。

第二种模式则是商誉毁损型目的的认定模式,法院会结合行为人维权手段的程度、对被害人的影响综合判断其是否具有“恶意”。在广州易动文化传播有限公司与北京圣壹门文化传媒有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任及不正当竞争纠纷案19中,被告在多地法院针对同一动画电影提起系列诉讼,并同步向行业协会投诉散布抄袭指控。法院认为其行为已超出维权范畴,构成对原告商誉的故意损害。

第三种模式则可以归纳为“杠杆效应型目的”的认定模式,即索赔金额与权利价值显失比例的行为,法院会结合当事人维权时申请的数额及涉案专利的价值进行判断。如在张志敏与深圳市乔安科技有限公司、上海凯聪电子科技有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案20中,被告向原告主张了1000万元赔偿并申请冻结等额资金,该金额明显超出了外观设计专利对产品利润的贡献,即便侵权成立也不会获得法院全额支持,上海高院据此认定其具有“打击同业竞争者不正当目的”。

综上所述,专利恶意诉讼中恶意的认定,前提在于权利人据以起诉的“权利基础存在根本瑕疵”,并在此客观缺陷之上,结合行业认知能力推定其“明知”状态,以及通过异常诉讼行为揭示其“损害意图”等主观恶意。二者缺一不可,共同构成司法识别与规制权利滥用的关键尺度。同时,在判断行为人是否构成恶意的问题上,法院会秉持审慎与谦抑的原则,以充分保护民事权利,避免增添整个社会民商事活动的不确定性。

3、损害结果的客观性

损害结果的客观性是认定专利恶意诉讼侵权责任成立的必备要件,也是被侵权人主张赔偿的核心依据。该要件要求被诉恶意诉讼的行为必须实际造成了受害人的合法利益损失,且该损失具备可识别、可量化的客观属性。同时,该损害须与恶意诉讼行为存在直接因果关系。结合司法实践,损害结果主要体现为财产损失、商誉损害及市场竞争优势受损等类型。

(1)财产损失

财产损失是最常见的损害形式,包括被诉方为应对诉讼而支付的律师费、诉讼费、鉴定费等直接开支,以及因诉讼导致的生产经营中断、产品滞销、订单流失等间接损失。例如,在恶意诉讼中,被诉方可能因法院采取的财产保全措施21而无法正常开展融资或生产,造成资金链断裂;或因诉讼而被迫暂停产品上市,错失市场机遇,产生大额预期利润损失22。在相关案例中,法院通常会结合被诉方提供的财务报表、合同凭证、费用票据等证据,认定具体的财产损失数额。

(2)商誉损害

恶意诉讼往往伴随对被诉方商业信誉的贬低,尤其是当起诉方通过媒体宣传、行业投诉等方式散布被诉方“侵权”的不实信息时,可能导致合作伙伴、消费者对被诉方的社会评价降低。例如,在针对企业的恶意专利诉讼中,起诉方若在诉讼期间向客户发送“侵权警示函”,或通过社交媒体炒作被诉方“违法经营”,可能引发市场对被诉方诚信度、合规性的质疑,进而影响其长期商业合作与品牌价值。23

(3)市场竞争优势受损

恶意诉讼的核心目的之一是打击竞争对手,因此被诉方的市场竞争地位可能因诉讼受到实质性削弱。比如,被诉方可能在筹备上市、参与招投标等关键节点24遭遇恶意诉讼,导致上市进程受阻、投标资格被取消;或因诉讼导致研发投入停滞,技术迭代放缓,被竞争对手抢占市场份额。这种损害不仅影响被诉方的短期经营,还可能对其长期发展战略造成不可逆的冲击,需结合行业竞争格局、被诉方市场排名变化等因素综合判断。

此外,司法实践中还需注意,损害结果须与恶意诉讼行为存在直接因果关系,即若无该恶意诉讼,被诉方通常不会遭受此类损失。若损失是由被诉方自身经营不善、市场环境变化等其他因素导致,则不能归因于恶意诉讼行为。法院在审查时,会严格区分诉讼行为与损害结果之间的关联性,确保认定的损害具有客观依据,避免将无关损失纳入赔偿范围。

综上,损害结果的客观性要求被诉方的损失真实存在、类型明确且与恶意诉讼行为直接关联,这既是认定恶意诉讼成立的关键环节,也是被诉方主张损害赔偿的重要基础。

(二)管辖的确定

确定专利恶意诉讼的管辖,需要首先确定专利恶意诉讼案件的案件性质。如前所述,专利恶意诉讼的本质是侵权行为,根据我国民事诉讼法及司法解释,应由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖,其中侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地25。同时,因为该侵权行为主要发生在知识产权领域,在确定管辖权时还应依据知识产权法的相关规定26。在《民事案件案由规定》中,案由“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”列于第十四项“知识产权权属、侵权纠纷”项下,因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷本质上应属于知识产权侵权纠纷27,适用专利侵权纠纷案件管辖的规定。

最高法在深圳飞骧科技有限公司、广州慧智微电子有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案28中明确,“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的级别管辖,虽然尚无法律或者司法解释的明确规定,但应当符合知识产权案件的一般管辖规定。对于涉及专利等特殊类型知识产权的案件,为确保案件审理的顺利进行,一般宜由具有特殊知识产权案件管辖权的法院管辖”。同时,关于侵权行为地的判断,最高法认为,对于以专利侵权之诉为由提起的恶意知识产权诉讼损害责任纠纷,其侵权行为实施地应限定为专利侵权之诉管辖法院所在地,不宜将与之关联的其他非诉行为的实施地作为此类案件的侵权行为实施地。侵权结果发生地原则上应该理解为系争专利侵权诉讼的裁判地,不宜包括其他非诉行为。换言之,此类案件的侵权结果发生地与侵权行为实施地通常是重合的,均为系争专利侵权诉讼管辖法院所在地。

二、当事人的风险防范与维权策略

(一)如何避免陷入专利恶意诉讼

如前所述,专利恶意诉讼可能造成给企业发展带来众多不良后果,为避免陷入他人恶意诉讼的困境中,企业可通过以下措施降低遭遇专利恶意诉讼的风险:

首先,建立专利风险筛查机制。在产品研发、上市前,企业应积极对核心技术和产品外观进行全面专利检索,排查其是否可能落入他人专利保护范围,尤其关注权利状态不稳定(如多次被提无效)或申请人存在恶意诉讼前科的专利。

其次,主动布局专利防御体系。企业应通过自主研发形成核心专利,或针对高风险领域申请外围专利,构建专利池以提高自身抗风险能力。同时,企业可积极参与行业标准制定,减少被恶意锁定的可能性。

再次,规范商业行为与证据留存。企业在技术合作、产品销售等环节应注意留存完整的交易记录、技术来源证明和公开使用证据(如展会资料、销售合同),避免因证据缺失被恶意诉讼方利用。

最后,警惕异常诉讼信号。对突然在上市、融资等关键节点收到诉讼通知,或索赔金额远超专利合理价值的情况,企业应保持一定的警觉,提前准备应对方案。

(二)遭遇专利诉讼后的维权路径与程序选择

若已涉诉,当事人需根据案件阶段采取针对性措施,通常可以在两个阶段申请进行维权,即在原专利侵权诉讼阶段和在原专利侵权诉讼终结后另行起诉。

1、原专利侵权诉讼阶段的应对

若判断对方可能构成恶意诉讼,可在答辩期内提交证据证明其权利基础存在瑕疵(如专利无效宣告请求书、现有技术文献),同时申请法院中止诉讼,避免损失扩大。如在上海可赛装饰有限公司与上海建工一建集团有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案29中,被告在答辩期间内向国家知识产权局提出无效宣告请求,上海知识产权法院认为涉案专利稳定性存疑,支持了中止审理的请求。此外,如掌握的对方恶意的证据充足,亦可在诉讼中申请反诉。如在宜优比科技控股(珠海)有限公司、上海泰朴盛时电气科技有限责任公司等侵害发明专利权及因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案30中,原被告在诉讼中基于原告重复起诉、隐匿证据等事实向一审法院提出反诉得到法院的支持,并最终获赔其因被恶意诉讼而产生的合理开支。

2、提起因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷之诉

因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷之诉通常需要在原专利侵权诉讼终结,且确认对方存在恶意后提起。但实践中,若当事人能在原诉讼中同步固定恶意证据,可缩短后续维权周期。依前文所述,该诉应由原专利侵权诉讼的管辖法院,即侵权行为实施地或结果发生地的知识产权法院、中级人民法院等管辖。

3、其他程序的衔接

若对方专利存在明显瑕疵,被侵权人可在原诉讼中或独立启动专利无效宣告程序,通过向国家知识产权局宣告该专利无效,从根本上否定其权利基础,为恶意诉讼认定提供关键证据。如在东莞业基工业有限公司,江苏瑞鹰机械有限公司与台州飞跃双星成衣机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷案31中,被告在被起诉的第一时间便收集证据对涉案专利提起无效宣告,在二审诉讼期间提交了涉案专利的《无效宣告请求审查决定书》,经法院审理,最终得到裁撤侵权判决,阻止损失进一步扩大的结果。

此外,对涉及商业诋毁、不正当竞争的行为,可在损害责任纠纷之诉中一并主张,或单独提起不正当竞争诉讼,实现救济叠加。如在广州易动文化传播有限公司与北京圣壹门文化传媒有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任及不正当竞争纠纷案32中,原告在提起知识产权侵权诉讼的同时,实施了向行业协会投诉、在网页中发布不实言论等行为,法院在恶意诉讼损害责任纠纷案中认定该行为超出正当维权范围,构成了商业诋毁,与恶意诉讼一并处理并判决赔偿。

结语

专利恶意诉讼的治理需兼顾“防”与“治”:企业通过事前风险防控减少涉诉可能,涉诉后则需精准把握司法认定逻辑,在合适的程序节点提交完整证据链,既证明对方的恶意与瑕疵,也清晰量化自身损失。司法机关在审理中应平衡维权与规制滥用的关系,通过合理赔偿激励被侵权方举证,同时以惩罚性措施震慑恶意行为人,最终构建“创新有保护、维权有边界”的知识产权生态。

参考文献:

1.https://finance.sina.cn/tech/2024-02-22/detail-inaiwsym8952600.d.html

2.最高人民法院:《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》,2004年。

3.人民法院案例库2024-09-2-171-002。

4.(2019)京73民终50号裁判文书。

5.(2021)最高法知民终1353号裁判文书。

6.同5。

7.(2023)豫知民终123号裁判文书。

8.(2017)京73民初121号裁判文书。

9.(2015)京知民初字第1446号裁判文书。

10.(2021)粤73民初1732号裁判文书。

11.同9。

12.同9。

13.同9。

14.(2022)最高法知民终2586号裁判文书。

15.(2022)苏民终979号民事判决书。

16.(2022)浙02民初690号裁判文书。

17.(2023)最高法知民终2044号裁判文书。

18.(2018)最高法民再388号裁判文书。

19.同4。

20.(2019)沪民终139号裁判文书。

21.同20。

22.同18。

23.同4。

24.同18。

25.根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十四条的规定,因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖,其中侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。

26.《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二条第一款“专利纠纷案件由知识产权法院、最高人民法院确定的中级人民法院和基层人民法院管辖”确定管辖级别。

27.邓小容:《因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件的管辖及“恶意”的认定》

28.(2020)最高法知民辖终306号裁判文书。

29.(2020)沪73民初295号之一裁判文书。

30.(2023)最高法知民终203号裁判文书。

31.(2015)粤高法民三终字第168号裁判文书。

32.同4。

(原标题:实务研究丨浅析专利恶意诉讼及其应对)

来源:海润天睿

作者:周永恒,海润天睿律师事务所高级合伙人;业务领域:知识产权保护;联系方式:zhouyongheng@myhrtr.com

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