本案涉及NCS与Kobold及Promac之间的专利侵权诉讼。NCS指控Kobold侵犯其多个专利，且因Promac为Kobold制造相关设备，提起对Promac的侵权诉讼。Kobold则反诉NCS专利无效，并指控NCS侵犯其571号专利。法院判决NCS侵犯Kobold571号专利，且NCS的相关专利无效。争议焦点在于专利有效性及侵权指控的范围。
案例关键词：加拿大、专利侵权、侵权指控范围、无效抗辩
一、基本情况
（一）涉案专利
涉案专利1：
- 名称：带碎屑释放功能的井下工具组件及其使用方法DOWNHOLE TOOL ASSEMBLY WITH DEBRIS RELIEF, AND METHOD FOR USING SAME；
- 专利号：CA2,693,676C（简称676号专利）
涉案专利2：
- 名称：带碎屑释放功能的井下工具组件及其使用方法DOWNHOLE TOOL ASSEMBLY WITH DEBRIS RELIEF, AND METHOD FOR USING SAME；
- 专利号：CA 2,820,652C（简称652号专利）
涉案专利3：
- 名称：用于完成井筒的工具和方法TOOLS AND METHODS FOR USE IN COMPLETION OF A WELLBORE；
- 专利号：CA 2,738,907C（简称907号专利）
涉案专利4：
- 名称：用于完成井筒的工具和方法TOOLS AND METHODS FOR USE IN COMPLETION OF A WELLBORE；
- 专利号：CA 2,766,026C（简称026号专利）
涉案专利5：
- 名称：压裂阀FRACTURING VALVE；
- 专利号：CA 2,820,704C（简称704号专利）
涉案专利6：
- 名称：带有减震套筒的井下工具DOWNHOLE TOOL HAVING A SHOCK-ABSORBING SLEEVE；
- 专利号：CA 2,856,830C（简称830号专利）
涉案专利7：
- 名称：井下工具，配有减震套筒DOWNHOLE TOOL HAVING A SHOCK-ABSORBING SLEEVE；
- 专利号：CA 3,027,571C（简称571号专利）
其中，涉案专利1-5的专利权人：加拿大NCS Multistage Inc
涉案专利6-7的专利权人：加拿大Kobold Corporation
产业领域：石油钻采专用设备制造
（二）涉案当事人信息
在T-1420-18案中：
- 原告（反诉中的被告）：加拿大NCS Multistage Inc（以下简称NCS）
- 被告（反诉中的原告）：加拿大Kobold Corporation、Kobold Completions Inc和2039974 Alberta Ltd (以下均简称Kobold)
- 原告（反诉中的被告）：NCS
- 被告（反诉中的原告）：加拿大Promac Industries Ltd（以下简称Promac）
- 审理机关：加拿大安大略省渥太华联邦法院
（三）基本案情
原告NCS是一家油田服务行业公司，专注于提供石油和天然气工业水力压裂设备。
被告Kobold同样是一家油田服务行业公司，专注于提供石油和天然气工业水力压裂设备，与NCS是竞争对手，而被告Promac主要面向石油和天然气行业地下设备，提供定制加工服务，并为Kobold制造了相关设备。
涉案系列专利涉及使用水力压裂技术从地表以下提取石油和天然气的过程中使用的不同设备和方法。水力压裂通常涉及在高压下将大量流体泵入钻井中，以刺激岩石形成裂缝，从而有利于烃类的流动和提取。更具体地，涉案系列专利涉及用于钻探多级水平油气井的工具和套管。
NCS和Kobold双方此前对上述技术已有过专利侵权纠纷，NCS曾起诉Kobold侵犯其907和676号专利，双方在2016年1月7日达成和解。但NCS认为和解后Kobold发生了进一步的侵权行为，并据此对Kobold提出了包括本诉讼在内的多起侵权诉讼。
2018年7月24日，NCS对Kobold提起侵权诉讼，指控Kobold侵犯了其676、652、907、026、704号专利（以下简称NCS专利）的专利权。后NCS又于2020年5月21日就上述NCS专利又对Promac提起侵权诉讼。
针对NCS的指控，Kobold和Promac反诉NCS公司的上述相关专利无效。同时，Kobold也对NCS提起了侵权诉讼，认为NCS侵犯了其830和571号专利（571号专利为830号专利的分案）的专利权，在诉讼过程中，Kobold公司最终放弃了对第830号专利的侵权指控，仅维持针对第571号专利的主张。
此外，被告Kobold在侵权诉讼中指控NCS侵犯了其571号专利的多项权利要求，后来将指控范围缩小至权利要求6、11、12、16。而原告NCS则认为其有权根据加拿大《专利法》第59条对全部权利要求提出无效抗辩。
法院经审理认为，根据双方共同提交的问题陈述，诉讼的争议范围已经限定在Kobold后续指控的具体权利要求上，因此原告NCS不能再扩大无效抗辩的范围。此外，法院还指出，由于被控侵权的第6、第11、第12和第16项权利要求均从属于在先的权利要求，因此在有效性分析中，也需将这些在先权利要求纳入考量范围。最终，法院就第571号专利的相关权利要求进行了实质审查。
（四）原告主张
原告NCS在诉讼中主张，Kobold侵犯了其676、652、907、026、704号专利，要求法院确认侵权行为并提供相应法律救济。此外，由于Promac为Kobold制造相关设备，NCS认为Promac也应为共同设计方承担侵权责任，故对Promac提起了侵权诉讼。NCS还在回应Kobold的侵权指控时依据《专利法》第59条提出无效抗辩，认为Kobold的571号专利无效，尝试通过撤销该专利来推翻Kobold的侵权诉讼。同时，NCS反诉Kobold的专利无效，试图维护其专利的有效性，并请求法院裁定其专利不构成侵权。
（五）被告主张
被告Kobold和Promac在诉讼中主要主张，NCS所持有的676、652、907、026、704号专利无效，认为这些专利不具备新颖性、创造性或明确性，无法成立侵权诉讼。Kobold通过反诉对NCS提出侵权诉讼，指控NCS侵犯了其571号专利，并要求法院判定NCS的侵权行为。最初，Kobold在指控NCS侵权时包括了571号专利的多个权利要求，但后来将侵权指控范围缩小至权利要求6、11、12和16。Kobold还放弃了对830号专利的侵权诉讼，并主张NCS仅能对571号专利提出局限性的无效抗辩，且其无效抗辩不应覆盖已撤销的权利要求。
二、案件程序
（一）争议焦点
本案的主要争议点在于NCS是否侵犯了Kobold的有效专利，以及NCS的专利是否有效，特别是在Kobold对571号专利权利要求的侵权指控范围和NCS的无效抗辩的界定上。
（二）法院观点
在听取了原被告双方的观点后，法院基于上述判例中对加拿大《专利法》第59条和第60条之间区别所作的解释，认为，在本诉讼中，原告对571号专利的无效性指控是在第三次修改的无效抗辩中提出的，这表明原告所依据的是《专利法》第59条而不是第60条，因此原告只能针对571号专利提出在当事人之间的辩论，而不能提出对物的指控；被告已撤销对部分权利要求的侵权指控，在此基础上，对于撤销的权利要求，双方之间对其已不再存在任何有形或具体的争议，对该部分的诉讼程序已无实际意义，原告不应再对诉由消失的权利要求进行无效抗辩。
但是，法院也指出，尽管被告仅指控权利要求6、11、12和16遭受侵权，但是这些权利要求都从属于在先权利要求，在进行有效性分析时，如果需要在考虑在先权利要求的基础上才能正确判断这些权利要求是否有效，则法院会考虑在先权利要求。
据此，虽然原告对571号专利的所有权利要求以缺乏新颖性、创造性、不清楚、无用性等理由而提起无效，但是法院仅对权利要求6、11、12和16进行了审理。而在对权利要求16是否存在重复授权问题进行审理时，由于在权利要求16引用不同的在先权利要求时，所限定的技术方案是不同的，如果不考虑其所从属的在先权利要求则无法对权利要求16是否重复授权问题作出正确判断，在此基础上，法院在对权利要求16是否重复授权问题进行审理时，对其在先权利要求进行了考虑。
由于第16项权利要求引用了不同的在先权利要求，限定的技术方案不同，法院认为不考虑这些在先权利要求会导致无法准确判断是否存在重复授权。因此，在审理第16项权利要求的重复授权问题时，法院特别考虑了这些在先权利要求，以确保判断的准确性。
总结而言，法院的分析强调了专利有效性与侵权指控中权利要求的依赖关系，并明确了无效抗辩的范围限制，同时根据在先权利要求的影响，对相关权利要求进行了全面审查。
（三）法院裁判
法院最终认为，NCS提出的无效抗辩是在第三次修改的无效抗辩中提出的，依据的是《专利法》第59条，而非第60条。因此，法院认为原告NCS只能针对571号专利在当事人之间的辩论，而不能提出对物的无效抗辩。同时，法院还指出，尽管被告Kobold仅指控权利要求6、11、12和16遭遇侵权，但这些权利要求从属于在先权利要求，因此在有效性分析时，法院也会考虑这些在先权利要求。
经过审理，法院最终判决NCS侵犯了Kobold的571号专利的权利要求6、11、12和16，并认为NCS的相关专利无效，未能构成侵权。
三、经验启示
本案是加拿大专利侵权诉讼案件，在原告提起侵权诉讼之后，被告也对原告提起侵权诉讼，并且双方都利用了反诉作为对抗策略，反诉对方专利无效。在加拿大专利法中明确规定了反诉可以基于《专利法》第59条和第60条提起，其中第59条规定的反诉是作为对侵权诉讼的答辩在答辩书中提起的诉，而第60条规定的反诉则是不依附于对侵权诉讼的答辩而独立提起的一个原始的诉。
本案中，由于原告提起的反诉不是作为一个原始的诉来独立提起的，而是在答复侵权指控的答辩书中提起的，这导致虽然原告采用了新颖性、创造性、得不到说明书支持、无用性、缺乏必要技术特征、充分公开、不清楚等众多理由来全面反诉571号专利全部无效，但是由于其反诉策略选择不当，在被告撤销了对部分权利要求的指控后，这些被撤销权利要求已经不再具有实际的争辩意义，针对这些撤销权利要求的答辩变成了无实际争议的答辩，超出了法院的审理范围而未被审理，致使原告虽然付出了巨大的精力，但是由于众多无效理由未被审理而丧失了很多潜在的胜诉可能性，并最终败诉。
在专利侵权诉讼中，反诉允许被告在回应原告指控的同时，对原告提出新的指控，这可以改变诉讼的动态，使被告从被动防御转为主动进攻，是专利权人面对专利侵权诉讼时，可以选取的一种有效对抗策略，尤其是在对方拥有看似强大的专利权时。通过反诉无效掉对方专利，能够起到釜底抽薪的作用，从根本上解决侵权问题，有时也能够迫使对方在诉讼中寻求和解，从而增加自己的谈判筹码。
但是也要注意的是，反诉同时也增加了诉讼的复杂性，导致诉讼时间延长、成本增加，以本案为例，从NCS于2018年7月24日对Kobold公司提起侵权诉讼之日起到2023年11月7日本判决作出之日止，历时近5年4个月，双方均进行了冗长且多轮的答辩，聘请了多名证人，涉及多项专利的123项权利要求，128个独立问题，判决书长达528页，而且，即使不计己方律师费、证人费、侵权赔偿费，原告败诉费用已高达2,368,418.38美元之多。
鉴于此，企业在考虑在欧美加拿大等诉讼费用高昂的发达国家提起诉讼或反诉之前，需要了解这些国家的专利审查制度和诉讼环境，谨慎评估和准备，制定合适的诉讼策略。另外，这也对专利申请文件的撰写提出了更高的要求，为提高授权率，减少侵权风险，在专利申请撰写之初应进行彻底的现有技术检索、合理布局权利要求，从而撰写出高质量的申请文件，才能更好地为中国专利申请落地海外保驾护航。
（原标题：【海声开悟】加拿大专利之侵权指控范围和无效抗辩的界定案例实践）
来源：北京知识产权公共服务