美国专利法中的书面描述(Written Description)要求,是指专利申请人必须在申请文件中充分、具体地表明其确实发明了所申请保护的内容。根据美国专利法第112(a)条,发明人必须在说明书中对发明的主题内容作出清晰、确切且完整的描述,使本领域普通技术人员不仅能够理解发明的主题,而且能够实施并使用该发明。
判断是否符合书面描述要求,通常要考察说明书是否合理且清晰地向本领域技术人员传达了申请人在申请日之前已经拥有了所主张的发明。
这一要求确保发明人确实拥有其主张的发明,而不仅仅是提出一个概念或想法,并为公众在专利到期后能够充分利用该技术提供保障。以下案例说明了书面描述要求在专利无效程序中的适用。
一、案件事实
- 原告/被上诉人:Ariad Pharmaceuticals, Inc., Massachusetts Institute of Technology, The Whitehead Institute for Biomedical Research, and the President and Fellows of Harvard College
- 被告/上诉人:Eli Lilly and Company
- 审理机构:美国联邦巡回上诉法院
- 判决结果:涉案专利因不符合书面描述要求而无效
美国发明专利US6,410,516B1(’516专利),涉及转录因子NF-κB对基因表达的调控。发明人首次发现了NF-κB,并揭示其激活机体免疫反应相关基因表达的机制,同时意识到通过人为干扰NF-κB活性可以缓解某些疾病症状。他们于1989年4月21日提交专利申请,披露了该发现,并主张通过降低NF-κB活性来调节细胞对外部刺激反应的方法。
原告提起侵权诉讼,被告提出无效抗辩。联邦地区法院确认侵权并认定权利要求有效。被告上诉后,合议庭推翻陪审团关于书面描述的认定,裁定涉案权利要求因缺乏35 U.S.C. § 112要求的充分书面描述而无效。原告主张 § 112(a)并未规定独立的书面描述要求,仅是用于判断可实施性;而被告则认为,根据判例法,书面描述是独立于可实施性的要求。
二、法律分析
35 U.S.C. § 112(a)规定:
“说明书应包含发明的书面描述,并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程,使本领域技术人员能够制造和使用该发明,并应提出发明人设想的最佳实施方式。”
法院认为,该条文措辞本身支持独立的书面描述要求。如果国会仅将书面描述作为可实施性的组成部分,则立法语言会有所不同。该条文事实上包含两个独立要求:
(1)对发明本身的书面描述;
(2)对制造和使用发明方式的书面描述。
法院进一步指出,最高法院的先例亦认可书面描述独立存在,并强调书面描述的功能与权利要求书并不冲突。权利要求书的主要作用是界定权利范围,而说明书则负责披露和教导发明。法院还明确,书面描述要求既适用于原始权利要求,也适用于修改后的权利要求,并且要求说明书客观证明申请人确实完成并拥有所主张的发明。满足书面描述要求并非仅是简单重复权利要求语言,而应当从本领域技术人员的角度出发,确保说明书清楚表明发明人真正发明了所主张的内容。
三、判决结果
联邦巡回法院最终裁定,原告的宽泛权利要求因缺乏书面描述而无效。尽管权利要求覆盖了所有抑制NF-κB的调控方法,但说明书仅以功能性语言进行了宽泛描述,未公开任何具体的抑制剂或实施方式。换言之,涉案专利描述的仅是一个科学问题和预期结果,而非具体解决方案。
四、典型意义
本案明确了35 U.S.C. § 112(a)中的书面描述与可实施性为两个独立要求。书面描述要求专利说明书中必须有足够的公开支撑权利要求的范围。当权利要求范围过大,而说明书仅以功能性语言进行泛泛描述,缺乏具体实施例时,不符合书面描述要求。
(原标题:案说海外|美国专利无效 - 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) - 关于书面描述要求的问题)
来源:深圳知识产权保护中心