深圳某公司针对555号专利的第1至9项权利要求向美国专利商标局（USPTO）的专利审判和上诉委员会（PTAB）提交了双方复审（IPR），主张555号专利权利要求的权利要求缺乏新颖性或显而易见性，理由是其技术特征已被现有技术 美国专利号No.7,089,618（以下简称“Metzger”）、No. 5,598,593（以下简称“Wolfe”）及 No.2006/0265810（以下简称“Wu”）所揭示或可由本领域普通技术人员结合得出；其中 Wu 不应享有优先权，应构成现有技术，并可作为修改 Metzger 的已知动机和常识，从而使涉案专利无效。

专利审判和上诉委员会指出美国专利申请号Wu不构成555号专利的现有技术，因此深圳某公司未能证明这些组合使权利要求具备显而易见性，故不予采纳。

深圳某公司随后向联邦巡回上诉法院提起上诉。

本案中，深圳某公司主张Metzger使得第1-4和6-8项权利要求缺乏新颖性。专利审判和上诉委员会驳回了这一主张，指出Metzger未揭露独立权利要求中“internal wall”with “a fluid passage therethrough” (带有流体通道的内部墙)这一关键特征。

其次，深圳某公司主张第1-4和6-8项权利要求在Metzger与本领域普通技术人员的常识组合下具备显而易见性。专利审判和上诉委员会驳回了这一主张，认为深圳某公司未提供充分的证据支持该主张。同时，深圳某公司引用了美国专利申请号Wu的技术优势作为佐证，主张使用单个支撑梁相对于使用多个不连续的支撑梁具有“多项已知优势”，但专利审判和上诉委员会裁定“Wu不构成被质疑权利要求的现有技术”，因此未采纳关于已知技术优势的主张。

第三，对于第5和9项权利要求，深圳某公司主张两项权利要求基于Metzger与美国专利号Wolfe的组合具备显而易见性。对此，专利审判和上诉委员会裁定，因其依赖于Metzger关于流体通道的揭露（Metzger实际并未揭露），深圳某公司未能证明第5项和第9项权利要求基于Metzger和Wolfe的显而易见性。

在深圳某公司提出的第四和第五条主张中，分别主张第1-4和6-8项权利要求基于Metzger和Wu显而易见，第5和9项基于Metzger、Wu和Wolfe显而易见。

（五）被告主张

被告 Sun Pleasure 公司主张，Wu 专利并不构成 555 号专利的现有技术，因为其在 Wu 申请日前已完成并付诸实施包含全部权利要求特征的 92083 产品，并提供发明人证词及采购订单、样品照片、测试报告等充分佐证；同时，现有技术 Metzger 和 Wolfe 均未揭示带有流体通道的内部墙等关键特征，原告也未能证明本领域技术人员有动机将其组合，因此涉案专利具备新颖性和非显而易见性。

二、案件程序

（一）争议焦点

本案的主要争议点是 Wu 专利是否构成 555 号专利的现有技术，以及在排除 Wu 后，555 号专利的权利要求是否因现有技术组合而显而易见。

（二）法院观点

由于555号专利在2013年3月16日之前提交，因此适用《美国发明法案》（AIA）之前的旧法Pre-AIA第102条和第103条的版本（Google LLC v. IPA Techs. Inc.）。

深圳某公司在上诉中提出了两项争议。

首先，深圳某公司质疑专利审判和上诉委员会关于Wu不构成555号专利的现有技术的裁定，主张Wu没有优先权。

其次，深圳某公司主张专利审判和上诉委员会在关于Metzger（涉及第1-4和第6-8项权利要求）以及Metzger和Wolfe组合（涉及第5和第9项权利要求）的非显而易见性判定中存在错误。

1.关于Shenzhen公司对Wu优先权认定的质疑

针对Wu的优先权问题，深圳某公司辩称专利审判和上诉委员会在裁定中错误认定555号专利的发明优先于Wu付诸实施，主要依赖了“未被证实的发明人证词”和“利益相关证人的证词”，且缺乏“证明实施方案内部结构的同时期证据”。

对此，上诉法院维持了专利审判和上诉委员会的裁定。在旧法Pre-AIA下，如果专利申请时间晚于某个文献的申请时间，专利权人需要证明该专利的发明早于该文献付诸实施，才能使得该文献不能作为现有技术。为了确立实际付诸实施，专利权人必须证明发明人构建了一个符合每项权利要求技术特征的实施方案。若依赖发明人的证词来证明实际付诸实施，则证词必须通过其他证据加以佐证（Fleming v. Escort Inc.）。“独立性质的充分间接证据可以满足佐证要求”，且在证明实际付诸实施时，“不要求对当事双方争议的每个事实问题都提供佐证。”（Cooper）

Sun Pleasure公司提供了发明人的证词以及多种形式的佐证来支持其主张。Sun Pleasure公司提供的证据证明标有92083产品的床垫在Wu提交日期之前（2005年5月27日）已被设计、制造、成功测试并出售给了Walmart。发明人Lau先生作证称，92083产品涵盖了所有被质疑的权利要求技术特征，且Sun Pleasure公司提交了92083产品的照片等其他证据，证明其外部特征。此外，Sun Pleasure公司通过物理证据与证词相结合，证明了产品的内部特征。

在上诉中，深圳某公司未能充分阐述其对专利审判和上诉委员会裁定的异议。针对专利审判和上诉委员会关于92083产品在Wu提交日期之前已被设计、制造并销，以及该产品具备优先付诸实施所需外部特征的结论，深圳某公司未能提出有力的挑战。Lau先生的证词得到了采购订单、批量生产样品床垫照片、测试报告以及电子邮件和展示床垫样品包装的有力佐证。所有证据的日期均为2004年12月或2005年1月。

为佐证Lau先生关于92083产品包含必要内部特征的证词，Sun Pleasure公司提供了2020年在线购买的产品样品（即“92083样品”）。专利审判和上诉委员会认定Sun Pleasure公司已经证明“92083样品在2005年4月25日或之前运往美国。” 深圳某公司并未质疑92083样品包含被质疑权利要求的内部特征，其上诉的核心论点是专利审判和上诉委员会在认定92083样品的运送日期为2005年4月或之前时存在错误。

上诉法院指出，有充分的证据支持专利审判和上诉委员会的裁定，佐证Lau先生的证词。基于采购订单和订单摘要，证明所有92083产品的最晚发货日期为2005年4月。专利审判和上诉委员会还指出，92083样品到达时的密封包装与555号专利优先权日之前生产并售出的92083产品的包装相匹配。尽管专利审判和上诉委员会认为产品和样品共享相同产品编号的论点“并不特别有力”，但综合相关证据后，专利审判和上诉委员会认定证据得到了充分的佐证。

Shenzhen提出了多个论点试图反驳所提供的证据，但这些论点均不足以推翻专利审判和上诉委员会的裁定。首先，Shenzhen主张，专利审判和上诉委员会依赖92083样品佐证Lau先生的证词是错误的，因为这形成了“循环佐证”，即Lau先生的证词需要为样品提供佐证。然而，专利审判和上诉委员会适当依赖了Lau先生证词之外的独立证据，以确定样品是否为实际发货的92083产品的准确样本。其次，深圳某公司主张采购订单中的发货日期不足以证明实际发货日期。然而，这些采购订单作为独立证据，佐证了Lau先生的证词，即92083样品在2005年4月之前已发货。深圳某公司还提出了92083产品在2004至2005年间进行了设计更改，产品编号和包装相同不足以证明92083样品与92083产品具有相同的内部结构。专利审判和上诉委员会承认这些更改削弱了编号和包装的证据作用，但结合其他文件证据，专利审判和上诉委员会合理得出结论，认定该样品于在2005年4月之前发货的。

综上所述，上诉法院认定，专利审判和上诉委员会的结论有充分证据支持，即Lau先生的证词得到了充分的佐证，证明他在Wu之前已实际完成了包含所有被质疑权利要求的发明。此外，专利审判和上诉委员会在最终裁决中并无错误，深圳某公司未能证明Wu构成555号专利的现有技术。

2. 关于Shenzhen公司对显而易见性判定的质疑

在第二项争议中，深圳某公司还质疑了专利审判和上诉委员会关于Metzger（涉及第1-4和6-8项权利要求）以及Metzger与Wolfe组合（涉及第5和9项权利要求）的显而易见性裁定。深圳某公司主张，专利审判和上诉委员会不当地依赖其对新颖性的分析来决定显而易见性，且未能在显而易见性分析中“识别并讨论现有技术与被质疑权利要求之间的差异”。深圳某公司还辩称，专利审判和上诉委员会错误地否定了其专家的所有证词，因为该专家部分依赖于Wu。此外，深圳某公司主张，专利审判和上诉委员会未能考虑其他背景现有技术文献的证据。对此，上诉法院不同意深圳某公司的主张。

针对深圳某公司主张专利审判和上诉委员会不应当依赖其对现有技术的新颖性分析来决定显而易见性问题，上诉法院认为深圳某公司的主张是错误的。因为专利审判和上诉委员会在判定显而易见性时，详细讨论了Metzger专利技术的具体揭露内容，尤其是与被质疑专利中的内部墙流体通道相关的技术特征的差异。深圳某公司未能提供任何依据证明专利审判和上诉委员会必须在显而易见性判定中重复每一个事实认定，其引用案例仅证明显而易见性的判定需要独立于新颖性的分析方法（CRFD Rsch., Inc. v. Matal）。在本案中，专利审判和上诉委员会确实进行了独立的显而易见性分析，首先确定了现有技术与被质疑技术特征的差异，并评估了本领域普通技术人员的技能水平。

深圳某公司进一步主张，专利审判和上诉委员会未充分考虑提交的所有证据，主张专利审判和上诉委员会应当考虑其专家证词。即使Wu不能作为现有技术，也可以作为“修改Metzger的公知常识及动机”。在先前案例中，非现有技术的文献可以在某些情况下作为支持证据（Yeda Rsch. v. Mylan Pharms. Inc.，Syntex (U.S.A.) LLC v. Apotex, Inc.）。对此，上诉法院认定，Wu并未提供适当的支持证据。深圳某公司依赖于Wu证明了使用不连续墙体的已知缺陷，主张专利审判和上诉委员会会未将Wu视为本领域普通技术人员公知常识进行审查。然而，即使专利审判和上诉委员会将Wu视为本领域普通技术人员的公知常识，也不足以支持555号专利的显而易见性，反而表明555号专利的突破性创新在于使用连续墙体的方式解决问题。因此，上诉法院认定深圳某公司未能进一步证明555号专利的发明在本案中具备显而易见性。

另外，深圳某公司主张专利审判和上诉委员会“忽略了提交的其他现有技术参考文献作为背景文献”。上诉法院不认可深圳某公司提出的观点。根据判例，“为了证明显而易见性，申请人必须基于记录中的证据提出明确的推理，以支持显而易见性的结论”（Magnum Oil）。深圳某公司在其显而易见性的讨论中并未有效说明这些额外文献的相关性，因此专利审判和上诉委员会不应被要求解读未明确提出的论点。

（三）法院裁判

最终，上诉法院维持了专利审判和上诉委员会的判决，认定 Sun Pleasure 公司已通过独立且充分的证据佐证其在 Wu 专利申请日前完成了具备全部权利要求特征的产品，Wu 不构成 555 号专利的现有技术；同时，PTAB 在显而易见性问题上的分析独立且合理，原告未能证明现有技术揭示或组合出涉案专利的全部技术特征，因此 555 号专利有效。

三、经验启示