本案系A公司诉美国康泰医疗系统公司专利侵权纠纷，核心争议在于未标记专利情况下，原告能否依赖通知前数据计算通知后期间的价格侵蚀损害赔偿。法院认为，标记条款仅限制赔偿起算点，不排除通知前数据作为证据使用，并驳回被告简易判决动议。该案凸显“若非”因果关系在损害计算中的关键作用，对中国企业跨境专利维权具有重要借鉴意义。

案例关键词：新加坡、虚假陈述、违反劳动合同义务、商业秘密、违背信托关系

一、基本情况

（一）涉案专利

专利名称：指尖脉搏血氧仪及其显示模式的更新方法

专利号：8,639,308（以下简称“308专利”）

司法辖区：美国

案件类型：民事诉讼

产业领域：生物医疗行业

判决日期：2024年4月22日

（二）涉案当事人信息

原告：A公司

被告：康泰克医疗系统美国公司和康泰克医疗系统有限公司（Contec）

审理机关：美国伊利诺伊州北区法院

（三）基本案情

A公司指控康泰克医疗系统公司（Contec）侵犯其持有的“308专利”。该专利主要涉及指尖脉搏血氧仪及其显示模式的更新方法。

A公司自2011年起便在美国市场生产和销售指尖脉搏血氧仪，而 Contec自2012年开始销售被控侵权产品，双方自2014年1月起形成直接竞争关系。

2018年1月31日，A公司正式向 Contec提起专利侵权诉讼。在此之前，Contec并未收到直接的侵权通知。关于 Contec 何时停止生产和销售被控产品，双方在诉讼过程中存在争议，但可以确认的是，Contec 在诉讼提起后仍销售了一定数量涉嫌侵权的产品。

A公司主张，Contec 的侵权行为直接导致了 市场价格的下降（价格侵蚀），从而使其在通知后的损害赔偿期内遭受了预期收入的损失。因此，A公司向法院请求Contec 赔偿其侵权行为造成的损失。

（四）适用法律规则

1.《美国联邦民事诉讼法典》第56条关于简易判决的规定。

“Rule 56. Summary Judgment

(a) For Claim or Defense. A party may move for summary judgment, identifying each claim or defense—or the part of each claim or defense—on which summary judgment is sought. The court shall grant summary judgment if the movant shows that there is no genuine dispute as to any material fact and the movant is entitled to judgment as a matter of law. The court should state on the record the reasons for granting or denying the motion.

…”

中译文为：

“第56条 简易判决

（a）针对主张或抗辩的简易判决。一方当事人可以提出简易判决动议，明确指出寻求简易判决的每一项主张或抗辩，或其部分。如果动议方证明对于任何重要事实均不存在真正的争议，且动议方有权获得作为法律事项的判决，则法院应准予简易判决。法院应在记录中陈述准予或驳回动议的理由。

……”

2.专利标记法规35 USC § 287(a)，规定了专利权人未标记产品时的赔偿限制。

“(a) Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, … In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.”

中译文为：

“专利权人，以及为专利权人或经其许可，在美国境内制造、出售或提供出售任何专利产品，或将任何专利产品进口至美国的人，可以通过在专利产品上标注“专利”字样或“pat.”缩写，并附上专利号，或者通过在专利产品上标注“专利”字样或“pat.”缩写，……若未能如此标注，则专利权人在任何专利侵权诉讼中均不得请求损害赔偿，除非能证明侵权人在被告知侵权后继续侵权，在此情况下，仅可就通知后发生的侵权行为请求损害赔偿。提起专利侵权诉讼应构成此类通知。”

3.联邦巡回法院在Power Integrations案中的裁决。该裁决将通知前的侵权行为纳入到计算通知后损害赔偿中的考虑之中，直接解释了35 USC § 287(a)的适用范围，为本案法院采纳通知前数据提供了依据。

4.“若非”因果关系（“but-for” causation）的问题将由陪审团决定。其中，“若非”因果关系（“but-for” causation）的具体含义为：

“But-for” causation，即“若非”因果关系，是美国侵权法中的一个重要概念。它用于判断被告的行为和原告的损害结果之间是否具有事实上的因果关系。简单来说，如果原告能够证明“若非”被告的行为，其损害结果就不会发生，那么就可以认为被告的行为与原告的损害结果之间存在事实上的因果关系。

在专利侵权诉讼中，“but-for” causation通常用于以下情况：

1）原告需要证明，如果没有被告的侵权行为（如制造、使用、销售或进口了侵犯原告专利的产品），原告就不会遭受相应的经济损失或商业损害。

2）法院会运用“but-for”测试来评估原告的证据，以确定是否存在足够的因果关系来支持原告的侵权指控。

3）在美国的法律实践中，“but-for” causation已被多次应用于专利侵权诉讼中。例如，在最高法院于2013年判决的纳萨尔案中，就明确提到了作为侵权案件的通常原则，原告须证明存在“要是没有”的因果关系（but-for causation），即要是没有被告的非法行为，则其不会遭受相应损害。

（五）原告主张

原告A公司主张，被告 Contec销售的产品侵犯了其“308专利”，并导致指尖脉搏血氧仪市场价格下降，从而造成其在通知后损害赔偿期内的预期收入损失。A公司强调，其并非要求就通知前的侵权行为直接获得赔偿，而是将通知前的市场数据作为对比和依据，用以证明“若非”Contec的侵权行为，其在通知后的销售中本应维持更高价格和收益，因此有权获得价格侵蚀损害赔偿。

（六）被告主张

被告 Contec主张，原告A公司因未在涉案产品上标记专利信息，违反了美国专利标记法规（35 USC § 287(a)），因此无权就通知前的侵权行为主张赔偿；同时，A公司基于通知前销售数据来计算价格侵蚀损害赔偿，缺乏法律依据和事实因果关系支持，损害赔偿请求不应成立。

二、案件程序

（一） 争议焦点

本案的主要争议点在于：原告能否在未对专利产品进行标记的情况下，依赖通知前的侵权数据来计算通知后期间的价格侵蚀损害赔偿。

（二） 法院观点

本案涉及专利侵权与损害赔偿的复杂问题，特别是价格侵蚀损害赔偿的计算，原告为中国企业，被告为美国企业，争议焦点集中在价格侵蚀损害赔偿的计算上，特别是能否依赖通知前的侵权行为数据，案例中涉及到了专利标记法规35 USC § 287(a)的应用，以及联邦巡回法院在Power Integrations案中的裁决对本案的影响。法院在判决中明确引用了联邦巡回法院的先例（即Power Integrations案），来支持其价格侵蚀损害赔偿的主张，体现了法律适用的连贯性和权威性。

双方具体的争议点在于，双方就被告Contec何时停止生产和销售被控产品存在争议，这影响了损害赔偿的计算。被告Contec认为原告A公司无权基于提起诉讼之前发生的涉嫌侵权行为寻求价格侵蚀损害赔偿，因为原告A公司未在产品上标记专利信息，违反了专利标记法规。原告A公司则主张根据联邦巡回法院在先判例Power Integrations案的裁决，其有权获得价格侵蚀损害赔偿，并可以依赖通知前和通知后的侵权数据来计算通知后的价格侵蚀赔偿金，因为联邦巡回法院在Power Integrations案中支持了这种做法。

原告诉讼策略是，A公司巧妙地引用了联邦巡回法院的先例，以支持其价格侵蚀损害赔偿的主张。A公司通过提供专家的报告和证词，以证明其因Contec的侵权行为而遭受的利润损失，进而证明其“若非”因果关系和损害赔偿计算的合理性。A公司强调其并未寻求从通知前发生的侵权行为中收回损害赔偿，而是用通知前的市场数据来表明如果不是Contec的侵权行为，其在通知后的损害赔偿期内将获得更高的收入。A公司在诉讼过程中积极回应Contec的论点，并成功说服法院驳回了Contec的简易判决动议。

被告诉讼策略是，Contec试图通过专利标记法规35 USC § 287(a)来限制A公司获得价格侵蚀损害赔偿的权利，但未能成功说服法院。Contec质疑A公司损害赔偿计算的合理性，认为其基于通知前的侵权行为，违反了标记法规和“若非”因果关系的要求。Contec还试图通过区分Power Integrations案与本案的不同之处，来削弱该案对本案的影响。但Contec在诉讼过程中未能有效反驳A公司引用的先例和损害赔偿计算的合理性。Contec在停止生产和销售被控产品的时间点上与A公司存在争议，但这一争议并未对其在价格侵蚀损害赔偿问题上的立场产生实质性影响。

（三）法院裁决

法院驳回了Contec关于价格侵蚀损害赔偿的简易判决动议，允许A公司依赖通知前加上通知后的全部侵权数据来计算通知后的价格侵蚀赔偿金，并指出“若非”因果关系的问题将由陪审团决定。

三、经验启示

本案涉及专利侵权与损害赔偿的复杂问题，特别是价格侵蚀损害赔偿的计算。原告为中国企业，被告为美国企业，争议焦点集中在价格侵蚀损害赔偿的计算上，特别是能否依赖通知前的侵权行为数据，案例中涉及到了专利标记法规35 USC § 287(a)的应用，以及联邦巡回法院在Power Integrations案中的裁决对本案的影响。法院在判决中明确引用了联邦巡回法院的先例（Power Integrations案），来支持其价格侵蚀损害赔偿的主张，体现了法律适用的连贯性和权威性。

本案提醒中国企业在进入国际市场时，应充分了解并遵守目标市场的知识产权法律和规定，特别是应重视专利标记的重要性，以避免在专利侵权诉讼中因未标记而限制损害赔偿的获得。在遭遇专利侵权时，中国企业应积极寻求法律救济，并善于利用先例和专家证据来支持自己的主张。在计算损害赔偿时，中国企业可以借鉴本案中的做法，考虑通知前和通知后的侵权行为对利润损失的影响，并提供充分的证据来支持其主张。本案例还强调了“若非”因果关系在损害赔偿计算中的重要性，中国企业应注意要充分准备相关证据以证明因果关系的存在。

在专利侵权诉讼中，准备充分的证据是胜诉的关键。中国企业应收集并整理所有与侵权行为相关的证据，包括专利文件、产品样本、销售记录等；专家证据在专利侵权诉讼中同样具有重要作用，中国企业应聘请具有专业知识和经验的专家来提供损害赔偿计算的报告和证词；证据的合法性和可信度也十分重要，需确保证据能够真实、准确地反映案件事实。

（原标题：【海声开悟】美国专利侵权之价格侵蚀损害赔偿起算点的案例实践）

来源：北京知识产权公共服务，供稿、整理：首都知识产权服务业协会

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