随着2022年权利要求费的实施，申请人现在必须限制加拿大专利申请中的权利要求数量以避免政府收费。但许多申请人更倾向于通过将多个权利要求的要素整合到单一权利要求中来精简权利要求组，具体做法是将权利要求要素描述为示例性或可选地。本文探讨了此类修改的法律和实践后果。

一、摘要

本文详细讨论了以下关键要点和建议：

1、为避免在提出审查请求时支付超额权利要求费，申请人现在通常会随审查请求和费用一并提交一份缩减或合并的权利要求书。虽然申请人可以简单地取消部分权利要求，但更常见的做法是将这些权利要求的特征合并到其他权利要求中，并明确说明这些特征是示例性或可选地，从而减少权利要求的总数。

2、“示例性”（即说明性）权利要求特征作为先前所述属类中具体属种的示例，与“可选地”权利要求要素存在本质区别——后者可存在亦可完全缺失。

3、与示例性权利要求特征不同，在某些情况下，使用“可选地”一词对于正确定义专利权利要求的范围至关重要。这种情况最常见于化学专利权利要求撰写和封闭式权利要求中。

4、加拿大知识产权局（CIPO）认为示例性权利要求表述可能存在问题，专利审查员在审查过程中通常会对此提出异议。CIPO未就可选权利要求语言提供具体指导。最终的法律问题是权利要求是否足够清晰，使他人能够理解何种行为构成侵权。

5、欧洲专利局（EPO）的既定政策是将示例性和可选特征视为非限制性内容，因此仅当权利要求内部不一致（例如示例性特征实际上不属于所要求保护的属类）时才会提出异议。

6、美国专利商标局（USPTO）为示例性和可选特征提供了更详细的指导。与CIPO类似，USPTO认为示例性权利表述可能使权利要求不明确。但USPTO给出的大多数不明确的示例性权利要求表述并不涉及简单的属种关系，且术语不明确可能出于其他原因。该机构同时提供了可选权利要求表述清晰明确的具体实例。

7、加拿大专利中的权利要求不得存在不确定性——必须向公众明确界定何种行为构成或不构成侵权。此外，专利权利要求在有效性和侵权判定中采用统一解释标准。因此，专利权人可能不得不承认示例性或可选地特征不具有限制性，这表明此类特征在特殊情形（如化学专利权利要求特定要素或封闭式权利要求）之外价值有限。

8、CIPO在审查过程中常对示例性或可选特征提出异议。申请人可能通过论证这些特征明显不具有限制性来克服此类异议，但这会延长审查周期，可能需提交继续审查请求（RCE）并缴纳相应费用。

9、如果包含示例性或可选特征的权利要求获得授权，被告可能在诉讼中主张此类特征导致权利要求不确定。专利权人可能需要主张这些特征显然不具限制性，这又将质疑其最初存在的价值。

10、替代示例性或可选权利要求表述的做法是将这些特征纳入单独的（通常是从属）权利要求中，使其具备可专利性。加拿大专利中每项权利要求的有效性单独评估，包含有效与无效权利要求的专利将被视为仅包含有效权利要求而生效。此外，将特征纳入从属权利要求有助于确保主权利要求被解释为至少涵盖从属权利要求所涉及的客体。

11、在请求审查加拿大专利申请时，申请人应考虑是否在权利要求中包含示例性或可选要素、完全省略这些要素、将其作为必要要素，或支付超额权利要求费并保留单独的权利要求（若该要素被视为足够重要）。

二、超项权利要求费

在提交加拿大专利申请或进入PCT申请的加拿大国家阶段时，无需支付权利要求费。权利要求费通常在请求审查时首次产生。审查请求应在加拿大（PCT）申请日起四年内提出，或分案申请提交日后三个月（若该日期晚于分案申请有效申请日四年）。

当请求审查时，对于超出20项的权利要求，每项需支付114.84加元的官方费用（依据2025年加拿大知识产权局费用表）。超额独立权利要求及多重从属权利要求无需缴纳权利要求费。此外，多重从属权利要求可依赖于其他多重从属权利要求。

在缴纳授权费时，还需支付额外的权利要求费，其计算基准为：自请求审查之日起任何时间点，超过20项的待审权利要求中未缴纳超额权利要求费的部分。

因此，通常的做法是在提交审查请求时一并提交修正，以减少权利要求的数量，通常将示例性或可选地特征纳入权利要求中，作为减少权利要求总数的策略。 

三、权利要求组示例

以下权利要求组示例旨在说明常见的修改策略，用于缩减权利要求组以避免权利要求费。

1-19、（未显示）

20、一种方法，包括以下步骤：

（a）将化合物X和Y混合形成混合物；

（b）向混合物中添加基于混合物总重量的0.5-1.0重量百分比的稀释剂，其结构式为ROH，其中R为苄基或可选取代的C1-C6烷基；

（c）将混合物加热至70-90°C的温度范围；以及

（d）压制混合物至少一部分以形成片剂。

21、根据20所述的权利要求方法，进一步包括步骤：

（e）对片剂施加涂层。

22、如20或21所述的权利要求方法，其中步骤（c）包括将混合物加热至80-85°C的温度范围。

23、20—22所述的权利要求中任一项工艺，其中稀释剂包含甲醇、乙醇和1-丙醇中的一种或多种。

24、21所述的权利要求工艺，其中涂层为肠溶涂层。

为避免对20以上的四项权利要求产生额外费用，可将21—24所述的权利要求内容浓缩为20所述权利要求中的可选或示例性特征：

20、一种工艺，包括以下步骤：

（a）将化合物X和Y混合形成混合物；

（b）向混合物中添加基于混合物总重量的0.5-1.0重量百分比的稀释剂，其结构式为ROH，其中R为苄基或可选取代的C1-C6烷基，例如甲醇、乙醇和/或丙醇；

（c）将混合物加热至70-90°C（优选80-85°C）的温度范围；

（d）压制混合物至少一部分形成片剂；以及

可选地，进一步步骤（e）对片剂施加涂层，例如肠溶涂层层。

根据权利要求20或21所述的方法，其中步骤（c）包括将混合物加热至80-85°C的温度范围。

四、“示例性”与“可选地”特征——实质性区别

在描述专利权利要求术语时，“示例性”意为“作为示例的”或“说明性的”，而非“值得称赞的”或“值得效仿的”。在上述权利要求中，诸如“例如”、“优选地”和“如”等表述被用作示例性权利要求术语，为前一权利要求要素提供具体的说明性示例。更广泛的权利要求要素（例如添加稀释剂）作为该权利要求的必要特征存在，而示例性权利要求用语（该稀释剂包括甲醇、乙醇或1-丙醇）仅描述了涵盖于更广泛术语下的适用稀释剂实例。

与此相反，“可选地”一词可能引入一个全新的特征，而非提供必要权利要求要素的举例说明。在上述权利要求组合中，步骤（e）“对片剂施加涂层”原属从属权利要求，后被浓缩至独立权利要求中，“可选地”一词明确表明该片剂包衣步骤可能存在或不存在。与上述示例性实施例类似，整个（可选的）步骤可以从独立权利要求中删除，而带有开放式过渡表述“包括”的权利要求仍可能因包含涂层步骤的工艺而受到侵权。

五、“可选地”一词可能成为权利要求的关键性表述

在某些情况下，示例性表述与可选地表述之间的区别至关重要。虽然示例性表述的删除可能不会改变权利要求的范围，但在某些情况下，删除“可选地”一词可能显著改变权利要求的含义。

‌（一）化学专利权利要求‌
上述权利要求组中的“苄基或可选取代的C1-C6烷基”即为典型例证。专利申请通常涵盖含碳链中氢原子被其他原子或基团取代（“替换”）的化学结构。

有时允许此类取代，但其他情况下专利权人可能希望排除特定取代。通常，这在权利要求中会明确表述，例如使用“苄基或可选取代的C1-C6烷基”等表述，以同时涵盖两种情形。

所指的是取代和未取代的烷基基团。删除“可选地”将排除未取代的烷基基团，而删除“可选地取代”则可能导致无法明确是否允许取代。在此语境下，“可选地取代”明确涵盖两种情况，也可表述为“取代或未取代的C1-C6烷基”。

（二）封闭式权利要求

“可选地”一词可能至关重要的另一情形是：当权利要求旨在排除附加要素时，通常通过使用过渡性表述“包括”来体现。此类操作通常仅在权利要求必须通过排除现有技术特征来区别于现有技术时采用。若特定附加要素或步骤需被权利要求涵盖，则必须在首次出现时将其定义为“可选”要素或步骤。以上例而言，若权利要求引言部分表述为“一种工艺，包括以下步骤：……”，则必须将步骤（e）（对片剂进行涂层）作为可选步骤纳入独立权利要求，以确保其不被排除在外。

六、CIPO的立场

CIPO的《专利局实践手册》（MOPOP）列举了若干被视为“不精确”的表述，包括：“例如”、“或类似”、“比如”以及“优选地”。该手册指出，权利要求中出现任何此类表述都可能导致其不符合《专利法》第27（4）款或《专利规则》第60条的要求。但是，在实际操作中，CIPO几乎无一例外地对此类表述提出异议。

值得注意的是，尽管“可选地”一词在手册中未被特别提及，但其使用同样常引发异议。

通常的反对理由是：示例性或可能的可选权利要求表述存在歧义，违反《专利法》第27（4）款规定——该条款要求“说明书须以权利要求书结束，该权利要求书须以明确且具体的方式界定所主张独占权或财产权的发明客体”。加拿大法院将《专利法》第27（4）款的合规要求界定为：权利要求必须清晰明确，使他人能够理解何种行为构成侵权。

在专利审查过程中提出的典型驳回理由如下：

权利要求【……】不明确，不符合《专利法》第27（4）款的规定。使用主观表述“优选地”，似乎同时将权利要求指向宽泛和狭窄的实施例，导致这些权利要求的预期范围缺乏清晰度。

该驳回理由包含两层含义：首先，“优选地”被视为主观表述——何为“优选”可能存在主观判断。至少可通过使用“例如”或“如”等表述规避此类驳回。其次，更根本的问题在于：“优选地”是否限制了权利要求范围？

尽管根据《专利法》第27（4）款提出的诸多异议，往往针对的是虽属通用或宽泛但并不模糊的权利要求术语（此类异议更应归类为对权利要求范围的质疑而非清晰度问题），但针对示例性权利要求用语的异议可能更切中要害——究竟何种行为构成侵权？

七、其他司法管辖区的实践

（一）欧洲专利局（EPO）

EPO将上述各类术语统归于“可选特征”范畴，在《EPO审查指南》中规定：

可选特征，如带有“优先地（preferably）”“例如（for example）”“例如（such as）”或“特别是（more particularly）”等表达的特征允许存在，但前提是不引入歧义。若未导致权利要求客体的限制，此类特征应被视为完全可选。‌

若此类表述未对权利要求客体构成限制，则会引入歧义并导致权利要求范围模糊。

例如表述“一种制造人造石的方法，例如粘土砖”不符合第84条要求，因粘土砖绝非人造石。因此无法确定该方法究竟制造的是人造石还是粘土砖。

同理，表述“溶液加热至65至85°C，特别是90°C”亦不符合第84条要求，因“特别是”之后的温度与之前范围存在矛盾。

由此可见，EPO似乎将此类特征视为非限制性内容而忽略其审查意义，仅当特征因无法代表其所宣称属类的有效范例而完全失去意义时才会提出异议。

（二）美国专利商标局（USPTO）

USPTO在其《专利审查程序手册》（MPEP）中的立场似乎不如EPO明确：

示例或偏好的描述应在说明书中明确阐述，而非在权利要求中。若在权利要求中表述，此类示例和偏好可能导致对权利要求范围的理解产生混淆。当权利要求中较窄范围的界定是否构成限制存在不明确时，应依据《美国法典》第35编第112（b）条或《美国法典》第35编第112条第二款（AIA修订前版本）作出驳回决定。审查员应分析权利要求界限是否明确界定。需注意，权利要求中使用“例如”或“诸如”等表述本身并不必然导致权利要求不明确。

因权利要求范围不明确而被认定为不明确的表述示例如下：

（A）“R为卤素，例如氯；”

（B）“材料例如岩棉或石棉”【Ex parte Hall案，83 USPQ 38（联邦巡回上诉法院1949年）】；

（C）“较轻的碳氢化合物，例如产生的蒸汽或气体”【Ex parte Hasche案，86 USPQ 481（联邦巡回上诉法院1949年）】；

（D）“正常操作条件，例如在比例器容器内时”【参见Ex parte Steigerwald案，131 USPQ 74（联邦巡回上诉法院1961年）】；以及

（E）“焦炭、砖块或类似材料”。【参见Ex parte Caldwell案，1906 C.D. 58（专利局1906年）】

虽然MPEP在开篇指出包含“例如”和“诸如”等示例性措辞本身并不必然导致权利要求不确定，但随后又列举了此类措辞确被认定为不确定的实例，最终得出结论：不存在绝对规则，每个案例均需根据具体事实判断。MPEP采取的立场与加拿大MOPOP类似，即不预设示例性权利要求用语必然具有非限制性，而是承认其可能导致权利要求不确定性。

但值得注意的是，在不深入探讨案例细节的情况下，MPEP中给出的只有示例(A)似乎属于具有明确含义的纯示例性权利要求用语。氯属于卤素——这一更广泛且明确的已知化合物类别包含氯元素。无论是否提及氯，专业读者均能理解“卤素”一词的含义。氯作为已知卤素类别的实例，恰如“K”是字母表26个字母之一，或“19”是质数的实例。遗憾的是，MPEP既未解释为何实例（A）存在不确定性，也未提供案例引用。

相比之下，MPEP中其余示例（B）至（E）并未如此清晰地界定更广泛的通用类别。例如在示例（B）中，“岩棉”和“石棉”确实属于“材料”，但更广泛的材料类别究竟涵盖哪些范围？防火材料？隔热材料？同样地，在例（E）中，“焦炭”与“砖块”究竟具备哪些共同特性来界定“其他类似材料”的范围？鉴于焦炭属于燃料，而砖块具有惰性且不可燃，很难看出这些材料存在何种共性。

MPEP在讨论“替代性”权利要求限定时，单独阐述了“可选地”一词，并援引了认定该表述可接受的案例：

另一种需经分析才能判定表述是否不确定的替代格式，涉及“可选地”一词的使用。在Ex parte Cordova案（10 USPQ2d 1949，专利上诉与国际局1989年）中，“包含A、B及可选的C”的表述被认定为可接受的替代方案，因其明确涵盖了权利要求所涉及的替代选项。在Ex parte Wu案（10 USPQ2d 2031，Bd. Pat. App. & Inter. 1989）中，针对“可选地”一词作出了类似裁决。当潜在替代方案列表存在变动且引发歧义时，依据《美国法典》第35编第112（b）条作出驳回并阐明混淆原因方为妥当。

八、加拿大专利申请人应采用示例性或可选地权利要求表述吗？

申请人使用示例性或可选地表述的意图是什么？

在评估申请人是否应包含示例性或可选地权利要求表述时，首要问题是申请人这样做的目的何在？显然，申请人的意图是表明示例性或可选地特征属于非必要或非限制性要素。否则，参照前例，明确限定的权利要求应表述如下：

20、一种工艺，包括以下步骤：

（a）将化合物X与Y混合形成混合物；

（b）向混合物中添加基于混合物总重量0.5-1.0重量百分比的稀释剂，该稀释剂包含甲醇、乙醇和1-丙醇中的一种或多种；

（c）将混合物加热至80-85°C温度范围；

（d）压制混合物至少部分形成片剂；以及

（e）片剂施加肠溶涂层。

（一）在加拿大知识产权局（CIPO）的实践

若审查员对示例性可选权利要求要素提出清晰度异议（此为常见做法），申请人可采取以下措施：

（1）反对该驳回理由；

（2）将示例性权利要求表述改为必要要素；

（3）删除示例性权利要求表述；或

（4）将示例性客体内容移至新的从属权利要求中。

假设申请人承认权利要求不能同时兼具宽泛与狭窄的特性，且示例性权利要求特征不具限制性，则仅选项（4）能使申请人获得以下利益：在不缩小权利要求范围的前提下，使示例性权利要求特征具备可专利性价值，尽管这需要支付超额费用作为授权费的一部分。总体而言，在请求审查时提交简化权利要求书时包含示例性或可选特征，仅是推迟了更艰难的决策——即这些特征是否重要到足以证明增加权利要求及额外权利要求费用的合理性。

此外，包含可能引发加拿大知识产权局异议的权利要求特征，将导致审查周期延长及成本增加。申请人必须提交RCE并缴纳相关官方费用，方能对第三份审查员报告作出回应。

（二）包含示例性或可选特征的授权权利要求有效性

若审查员未对示例性或可选权利要求特征提出异议，或虽提出异议但被驳回，且权利要求最终包含该等特征，此类权利要求是否有效？侵权诉讼中的被告可能主张：示例性或可选特征是否构成实质性限制存在不确定性，导致权利要求范围无法确定，从而违反《专利法》第27（4）款规定。鉴于《专利法》第27（4）款要求权利要求须向公众明确侵权构成要件，且侵权与有效性应采用统一的权利要求解释原则，专利权人似乎别无选择，只能主张示例性或可选性权利要求特征仅具说明性质，即明确不具限制性。

（三）示例性或可选的权利要求特征有何益处？

假设专利权人“不能既要马儿跑又要马儿不吃草”，既依赖宽泛解释又依赖狭义解释，那么除上述特殊情形（如化学专利撰写和封闭式权利要求）外，示例性或可选地权利要求限制似乎益处甚微。

若加拿大知识产权局（CIPO）认同（且后续诉讼中法院可能支持）示例性或可选特征仅具说明性而非限制性，则其反映的内容本应在说明书中描述。以上述实例而言，说明书完全可以（且必然会）将甲醇、乙醇和/或1-丙醇描述为适用的稀释剂。事实上，正如前文所述，美国专利商标局在MPEP中的立场是：示例性说明或偏好性描述应在说明书（加拿大术语中的“描述”）而非权利要求中规范表述。因此，即使将示例纳入权利要求有助于明确通用权利要求术语至少包含这些示例，说明书中已对此作出充分阐述。

相比之下，增加从属权利要求显然具有优势，尽管这必然会产生额外的权利要求费。

首先，《专利法》第58条规定，专利可同时包含有效和无效的权利要求，在任何涉及该专利的程序中，其效力均视为仅包含有效权利要求。因此，某项独立权利要求可能因范围过广而被认定无效，但范围更窄的从属权利要求却可能同时被认定有效且构成侵权。

其次，即使说明书已充分阐明，从属权利要求中列举的特征仍能进一步明确：独立权利要求中宽泛定义的特征至少包含从属权利要求中具体列举的实例。参见Halford诉Seed Hawk公司案判例：“独立权利要求的解释不得与其从属权利要求相抵触。”

第三，权利要求区分原则表明，将选定实施例纳入从属权利要求，进一步明确了独立权利要求中宽泛定义的特征不仅包含该选定实施例。

为求完整起见，需说明《专利法》近期修订规定：在专利申请审查过程中申请人与CIPO的书面往来文件，可在专利诉讼中作为证据提交，用于反驳专利权人关于权利要求解释的陈述。此项修订是否可能影响为规避超额权利要求费而进行的权利要求取消或精简操作？

仅因为避免超额权利要求费而撤销从属权利要求，就断言专利权人已放弃或声明放弃专利客体事项的范围，似乎并不合理。如上所述，独立权利要求应作与从属权利要求相一致的解释（即涵盖其客体事项），且独立权利要求并未被撤销或修改。此外，说明书仍将把从属权利项的可选特征作为发明客体内容的一部分进行描述。此类修改的实质后果，确系丧失被删除从属权利项所提供的更窄、更聚焦的保护范围。无论如何，若该问题确存疑虑，则宜在申请初期直接删除全部从属权利项，而非将其特征作为示例性或可选要素纳入独立权利项，继而在审查过程中因所谓缺乏明确性异议而被迫删除这些特征。此外，为降低因删除权利要求以减少超额权利要求费而引发文件封套禁反言的风险，明智的做法是在说明书中添加说明：权利要求删除仅出于此目的，别无他因。

九、结论

在许多情况下，为规避权利要求费而缩减权利要求组时，将示例性或可选要素纳入权利要求似乎益处甚微。除非此类特征被解释为非限制性，否则它们可能显得模糊不清且不确定。而若其确属非限制性，则很可能无法实现说明书中对这些示例性或可选实施例的描述所已达成的目的。向权利要求组添加示例性或可选特征既耗时费力，又会增加权利要求的复杂性，若在审查过程中引发审查员异议，还可能导致额外费用与延误。使用示例性或可选特征不能替代对权利要求要素的审慎前期评估——即判断哪些要素重要性足以单独成项，即便为此需支付额外权利要求费。

来源：中国保护知识产权网，编译自www.jdsupra.com

翻译：吴娴，校对：刘鹏