本案围绕5G标准必要专利的FRAND承诺及跨国禁令展开。由于Ericsson在哥伦比亚与巴西取得禁令，联想向美国法院申请反禁诉令遭驳回。美国联邦巡回法院认为，地区法院将“决定性影响”等同于“必然促成全球许可”属法律错误；只要美国诉讼能决定外国禁令的正当性，即满足要求。法院认定FRAND承诺包含诚信磋商义务，其履行与否直接影响SEP禁令的可得性，故撤销原裁定并发回重审。

案例关键词：美国、欧洲电信标准协会（ETSI）、5G无线通信标准、标准必要专利、FRAND

一、基本情况

（一）涉案专利

• 涉案专利：5G无线通信标准的标准必要专利（5G SEPs）
• 司法辖区：美国
• 案件类型：民事诉讼
• 产业领域：新一代信息技术
• 判决日期：2024年10月24日

（二）涉案当事人信息

• 原告（反诉被上诉人）：Telefonaktiebolaget LM Ericsson（爱立信）、Ericsson AB、Ericsson,Inc.（以下统一简称“Ericsson”）
• 被告（反诉上诉人）：联想（美国）股份有限公司、摩托罗拉移动有限责任公司、联想（上海）电子科技有限公司、联想北京有限公司、联想集团有限公司、摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司（以下统一简称“联想”）
• 审理机关：美国联邦巡回上诉法院

（三）基本案情

本案涉及由欧洲电信标准协会（ETSI）制定的5G无线通信标准，特别是那些被认定为符合该标准所必需的专利，即标准必要专利（简称SEPs）。ETSI的知识产权政策（IPR政策）要求SEPs持有者承诺以“公平、合理且非歧视性（FRAND）”条款授予其SEPs的“不可撤销许可”，双方将此声明称为“FRAND承诺”。原告Ericsson和被告联想均为ETSI成员，并且均已遵从IPR政策做出FRAND承诺。双方一致认为，FRAND承诺受法国法律管辖且可相互强制执行。他们也一致同意，FRAND承诺包括在SEPs许可方面进行诚信谈判的义务。

Ericsson和联想已就双方的SEPs全球交叉许可协议持续磋商多时，该协议将涵盖Ericsson的5G SEPs。由于协议迟迟未能达成，双方在美国以及美国以外相继采取法律行动。2023年10月11日，鉴于联想未接受Ericsson提出的许可条件，Ericsson向联想发出“最终许可要约”，并于同日在美国北卡罗来纳州东区联邦地区法院（“地区法院”）提起诉讼，指控联想侵犯其四项美国5G SEPs，并违反FRAND承诺，至少体现在未以诚信方式谈判。诉状还请求法院裁定Ericsson已遵守其对联想的FRAND承诺，若其要约被认定与FRAND承诺不一致，则请求法院确定双方之间全球交叉许可的FRAND费率。

2023年10月13日，联想在英国起诉Ericsson，要求法院裁定双方全球交叉许可协议中的FRAND条款，并于2023年12月15日再次向该法院申请禁令，要求禁止Ericsson侵犯联想在英国的一项5G SEP。作为回应，Ericsson分别于2023年11月20日和21日在哥伦比亚和巴西对联想提起诉讼，声称联想侵犯了其在哥伦比亚和巴西的5G SEPs，并分别在两国申请初步禁令以禁止侵权。Ericsson在巴西和哥伦比亚均获得了禁令——在巴西于2023年11月27日获得，在哥伦比亚于2023年12月13日获得。2023年12月14日，联想在地区法院的诉讼中提出反诉，其反诉请求与Ericsson的诉状大致相同，声称Ericsson侵犯其四项美国5G SEPs并违反FRAND承诺，至少是未能以诚信方式协商。反诉还要求法院就双方全球专利交叉许可的 FRAND 条款及条件做出裁定。

2023年12月29日，联想向地区法院申请反禁诉令，禁止Ericsson执行其在哥伦比亚和巴西获得的禁令。地区法院审理反禁诉令申请时，采用三部分分析框架，其主要来源于第九巡回法院在Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中的意见。地区法院认为，要让本案起到决定性影响，美国本土的诉讼必须导致双方达成全球交叉许可协议，然而现在看不到这种必然结果。因此，地区法院驳回了联想的反禁诉令申请。

联想不服地区法院驳回其反禁诉令申请的决定，于是向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，上诉法院的主要任务是审查地区法院裁决是否正确，尤其是对美国以外诉讼有“决定性”影响的解释和适用是否恰当。

2024年10月24日，上诉法院作出裁决，撤销了地区法院驳回联想反禁诉令申请的决定，并将案件发回重审。

（四）上诉人主张

联想主张，根据ETSI的FRAND承诺，Ericsson在寻求基于SEP的禁令救济前，必须首先履行其诚信谈判义务。因而Ericsson是否履行该义务正是地区法院审理的核心问题。而这一问题的认定将决定Ericsson能否在哥伦比亚和巴西寻求禁令救济，即本案诉讼是否具有决定性。

此外，本案核心争议并非单纯的专利权问题，而是Ericsson所签订的FRAND承诺这一合同义务，该义务限制了其执行专利权的方式。

（五）被上诉人主张

Ericsson认为，要满足“决定性”要求，美国诉讼必须必然导致双方之间达成全球交叉许可协议，而不仅仅是解决禁令的正当性问题。此外，Ericsson还进一步主张，美国国内诉讼的结果不能仅依赖于一方当事人在诉讼中所主张的事实或法律观点是否成立。Ericsson还提出，FRAND承诺并未完全禁止SEP持有人寻求禁令救济，且根据ETSI政策文件，国家法院对知识产权争议拥有专属裁判权，因此应由哥伦比亚和巴西法院自主解释和适用FRAND承诺，而非由美国法院越权决定。此外，Ericsson提出了程序性抗辩，声称联想未在地区法院充分提出其关于FRAND承诺限制禁令救济的主张。Ericsson还提出，哥伦比亚和巴西的禁令源于外国主权授予并仅在其境内执行的独立外国专利权，美国法院不应干涉。

二、案件程序

（一）争议焦点

本案争议焦点在于地区法院是否正确地驳回了联想的反禁诉令申请，也即关于“决定性”影响这一要求的解释和适用问题。

（二）法院观点

（1）地区法院观点

地区法院在审理联想针对Ericsson提出的反禁诉令申请时，采用了源自第九巡回法院在Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中所确立的三部分分析框架。根据该框架，首先需满足一项“门槛”要求，即美国国内诉讼与外国诉讼中的当事人及争议事项必须相同，且美国国内诉讼必须对拟禁止的外国诉讼具有“决定性”影响（“dispositive of the [foreign] action to be enjoined”）。第二步法院需审查是否至少存在一项支持发布反禁诉令的因素，包括：外国诉讼是否阻碍了发布禁令法院地政策的实现、是否构成骚扰性或压迫性诉讼、是否威胁到法院的对物或准对物管辖权，或者是否损害其他公平考量。第三步，法院则需评估反禁诉令对国际礼让原则的影响。

在本案中，地区法院基于其对Microsoft案的理解，认为要让此案“一锤定音”，满足“决定性”影响这一门槛要求，美国国内诉讼必须必然导致双方当事人达成全球交叉许可协议。然而，法院详细分析了案件的具体情况，现在看不到这种必然结果。因为Ericsson虽然在诉讼中请求法院确定全球FRAND许可费率，该请求有一个前提，即只有在Ericsson的初始要约被认定为不符合FRAND承诺的前提条件下，地区法院才需要确定费率。一旦要约被地区法院认定符合FRAND承诺，地区法院则无需进一步确定全球费率。此外，法院特别注意到联想从未承诺在Ericsson要约被认定符合FRAND承诺的情况下同意接受该许可。即使考虑到联想提出的要求确定全球交叉许可FRAND条款的反诉请求，地区法院仍然坚持认为本案诉讼不会必然导致全球交叉许可的达成。此外，地区法院认定美国国内与外国诉讼中的当事人是相同的，此点在本上诉中无争议。

基于这一认定，地区法院认为未能满足“决定性”影响这一要求。既然达不到“决定性”影响，法院也就不急于下禁令，暂时无需对反禁诉令分析三框架的第二、第三部分进行审查，遂直接驳回联想的请求。

（2）上诉法院观点

上诉法院明确指出，地区法院在适用“决定性”影响这一要求时存在法律错误。上诉法院通过详细分析 Microsoft 案，指出满足“决定性”影响这一要求并不意味着美国国内诉讼必须最终导致全球交叉许可的达成，而只需具备“决定外国禁令正当性”的法律效果即可。法院引用 Microsoft 地区法院的表述，强调该案中地区法院明确将“Motorola是否可以针对其SEP寻求禁令救济”列为需要裁决的核心问题之一，而反禁诉令也仅限于禁止执行外国禁令，并不妨碍外国诉讼中寻求损害赔偿等其他救济。

上诉法院还驳回了Ericsson提出的“联想未在地区法院提出此主张”的程序性抗辩（即Waiver抗辩）。法院指出，联想在向地区法院提交的动议和答辩状中均已主张“Ericsson寻求禁令救济的能力取决于其是否遵守FRAND承诺”，并援引了Huawei案等先例，因此该问题已被充分提出。

上诉法院进一步认定，根据ETSI的FRAND承诺，SEP持有人在寻求基于SEP的禁令救济之前，必须先履行诚信谈判义务。而Ericsson是否履行该义务是本案关键问题，且该问题正在美国地区法院诉讼中被审理。如果美国地区法院认定Ericsson未履行诚信谈判义务，那么其在哥伦比亚和巴西追求禁令救济的行为将被认定为不当，从而美国地区法院诉讼就对外国诉讼具有了决定性影响。

若SEP持有人未履行诚信谈判义务，其不应被允许通过禁令救济限制其他标准实施者。法院援引了英国最高法院在Unwired Planet案、美国加州北部地区法院在 Realtek 案等判决中的类似观点，支持其对FRAND承诺的解释。

上诉法院还答复了Ericsson提出的另一论点，即哥伦比亚和巴西的禁令“源于外国主权授予并仅在其境内执行的独立外国专利权””。法院认为，此争议的核心不仅是专利权，更是合同问题。Ericsson签订了一份影响其如何执行特定专利的合同（即FRAND承诺）。“当美国法院执行该合同时，它并非在执行（外国）专利法，而是在执行当事人之间的私法合同。

（三）法院裁决

基于上述原因，上诉法院撤销地区法院的驳回决定并发回重审。上诉法院认为地区法院在理解“决定性”要求时存在法律错误，即错误地认为美国诉讼必须必然导致全球交叉许可协议的达成。

三、经验启示

上诉法院的判决仅限于认定地区法院在适用“决定性”影响这一要求时存在法律错误，并据此撤销驳回决定、将案件发回重审。上诉法院明确强调，其并未裁定联想最终有权获得其请求的反禁诉令，也未对Ericsson在事实上是否遵守了其诚信谈判义务表达任何观点。案件发回重审后，地区法院还需对反禁诉令分析框架中尚未进行的第二部分（即审查外国诉讼是否具有骚扰性、压迫性等因素）和第三部分（即评估禁令对国际礼让原则的影响）进行分析，以决定是否批准该禁令。

与此同时，上诉法院的判决作出了两项澄清：第一，明确解释了ETSI的FRAND承诺要求SEP持有人在寻求基于SEP的禁令救济前，必须首先履行其诚信谈判义务；第二，纠正了地区法院对“决定性”影响这一要求的错误理解，明确了该要求的满足无需美国国内诉讼必然导致全球交叉许可的达成，而只需美国国内诉讼能够决定外国禁令的正当性即可。

在全球化的专利争议中，尤其是5G这样的核心技术领域，中国通信企业必须深刻理解并履行FRAND承诺中的诚信谈判义务。上诉法院的判决明确指出，任何试图基于标准必要专利（SEP）寻求禁令救济的企业，必须首先通过诚实和公平的谈判解决争议。对于通信行业的企业来说，这一判决意味着，仅依靠单方面的专利主张和禁令请求已不再是可行的战略。在与国际竞争者谈判时，企业需要注重在全球范围内建立透明和可验证的谈判记录，避免因谈判不充分或不诚实的行为而面临法律上的制约。特别是在5G等高技术领域，通信企业的专利组合往往涉及大量跨国合作和协议，诚信谈判不仅是法律合规的要求，也是企业技术合作的基础。

此外，跨国禁令的执行将直接影响企业的全球市场运作。通信企业应充分评估反禁诉令（Anti-suit injunction）在多国专利诉讼中的潜在影响，并构建有效的风险管理机制。上诉法院的判决表明，国际法院的判决可以通过“决定性影响”来影响其他国家法院的禁令执行。因此，中国通信企业在进行全球专利授权时，应提前预判并规划好不同国家和地区的法律环境与政策要求，确保不会在不同司法管辖区内陷入法律冲突或执行障碍。企业不仅要关注如何通过本地法院获得有利判决，更要注重全球法律体系中跨国协调与礼让原则的运用，从而避免被卷入无谓的司法争执，影响其全球市场布局与技术推广。

来源：北京知识产权公共服务

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