一、案件事实

• 上诉人：Sport Dimension, Inc.
• 被上诉人：Coleman Co., Inc.
• 审理机构：美国联邦巡回上诉法院
• 判决结果：驳回联邦地区法院对权利范围的解释，将案件重审

Coleman Co., Inc. 是一家户外运动装备公司，持有美国外观设计专利USD623714S1（’D714专利），名称为“个人漂浮装置的装饰设计”。’D714专利总体上公开了一种个人漂浮装置，其具有连接到躯干部件的两个臂章，躯干部分背面平坦，并向侧面的连接带逐渐变细。

Sport Dimension, Inc. 是一家运动器材和服装公司，销售水上运动相关设备，包括 Body Glove® 系列个人漂浮设备，其中 Body Glove® Model 325 与 ’D714 专利一样具有两个臂章连接到躯干的部分，不同之处在于其躯干部分向上延伸形成一件套在人肩膀上的背心。

Sport Dimension 在联邦地区法院提起宣告性判决诉讼，请求判决其没有侵犯 ’D714 专利，并且该专利无效。联邦地区法院采纳了 Sport Dimension 提出的权利范围解释，具体为：个人漂浮装置的装饰性设计不包括左右臂章以及侧躯干逐渐变细的设计内容，因为它们是具有功能性的而非装饰性的。联邦地区法院根据该解释作出了有利于 Sport Dimension 的非侵权判决。

Coleman 不服并提起上诉。

二、法律分析

外观设计专利不能主张纯粹的功能性设计——如果外观设计专利的整体外观是由其功能决定的，则外观设计专利无效。但只要设计不是主要具有功能性的，即使某些元素具有功能性目的，该设计主张也不是无效的。这是因为外观设计专利的权利要求保护的是必然服务于实用目的的产品，即使外观设计专利权利要求的范围必须限于设计的装饰方面，设计也可能包含功能性和装饰性元素。

如果一项设计同时包含功能性和非功能性元素，则必须解释权利范围，以识别专利中所示设计的非功能性方面。在判断设计中哪些元素具有功能性时，法院在 PHG 案中确定了几个因素：

（1）受保护的设计是否代表最佳设计；

（2）替代设计是否会对指明物品的效用产生不利影响；

（3）是否存在任何相对应的发明专利；

（4）广告是否宣传该设计的特定特征具有特定功效；

（5）设计中是否有任何元素或整体外观显然不是由功能性决定的。

具体到本案而言，Coleman 认为左右臂章和侧躯干逐渐变细不具有功能性，联邦地区法院对权利要求的最终解释有误。联邦巡回上诉法院审理后认为，联邦地区法院的最终解释不适当，但左右臂章和躯干侧逐渐变细具有功能性。

联邦巡回上诉法院认为，联邦地区法院正确应用了PHG因素判断左右臂章和躯干侧逐渐变细具有功能性。尽管如此，联邦地区法院在解释外观设计专利权利要求范围时排除左右臂章和躯干侧逐渐变细的做法是错误的。外观设计专利保护的是外观设计的整体装饰，而不是可分离元素的集合；联邦地区法院通过从权利要求中删除结构元素，不当地将外观设计专利的权利要求范围从涵盖整体装饰转换为仅涵盖单个元素。

法院最终确定了正确的权利范围解读：该设计包括三个相互连接的矩形的外观，整体风格极简，几乎没有装饰性。设计包含臂章的形状和侧躯干逐渐变细，这些特征在一定程度上有助于设计的整体装饰。然而，臂章和侧躯干逐渐变细是出于功能性目的，因此在确定侵权时不应关注这些元素的具体细节，而应关注它们对整体装饰性的贡献。由于该设计具有较多功能性元素且装饰性较少，权利要求范围相对较窄。

三、判决结果

联邦地区法院的权利范围解释有误，联邦巡回上诉法院驳回其解释并将案件发回重审。

四、典型意义

当一项外观设计专利既具有功能性要素又具有非功能性要素时，解释外观设计专利的权利范围无论在确权程序还是侵权诉讼中均十分重要，可确保专利得到有效保护并在纠纷中提供依据。本案中给出了确定专利设计中的要素是否由功能决定的方法，即PHG因素，同时明确指出，出于功能目的的要素在解释权利范围时不应被直接排除，也无需关注其具体结构，而应考虑其对整体装饰效果的贡献。

来源：深圳知识产权保护中心