在Arcambel v. Wiseman, 3 U.S. 306 (1796)案中，美国联邦最高法院确立了美国律师费以双方当事人自行承担的美国规则，即在特定情况下，如存在费用转移的规定或分配律师费的合同时，才会判决一方支付律师费。因此，美国知识产权诉讼的律师费通常由当事人各自承担。

虽然在美国知识产权诉讼中，律师费由当事人自行承担为一般性原则，但是美国《专利法》《兰纳姆法》《版权法》等法律中明确规定了胜诉方（prevailing party）律师费转移的制度，具体分别如下：《专利法》第285条（35 U.S. Code§285）和《兰纳姆法》第1117(a)条（15 U.S. Code§1117(a)）规定，法院在特殊情况（exceptional cases）下可以判决败诉方承担胜诉方的合理律师费。《版权法》第505条（17 U.S. Code§505）也规定，除非另有规定，法院也可以判决将胜诉方的合理律师费作为诉讼费用的一部分，由败诉方承担。即，法院可依据自由裁量权判予胜诉方合理的律师费。

其中，美国《专利法》和《兰纳姆法》并未对“特殊情况”作出进一步规定，《版权法》也未进一步明确法院可以自由裁量判决律师费转移承担的标准。但是，无论是《专利法》《兰纳姆法》，还是《版权法》，律师费转移承担均是例外情形，且必须满足以下条件：（1）律师费系“胜诉方”的；（2）律师费是“合理”的。

关于美国知识产权诉讼律师费转移承担的情形、“胜诉方”以及“合理律师费”的认定，具体分析如下：

一、律师费转移承担的情形：“特殊情况”或法院行使自由裁量权

（一）《专利法》和《兰纳姆法》规定的“特殊情况”

关于《专利法》规定的“特殊情况”，在Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014)案（以下简称“Octane Fitness”案）中，美国联邦最高法院认为，专利法第285条规定的“特殊情况”是指在诉讼中，从当事人诉讼地位实质性优势（同时考虑案件的事实和法律部分）方面或不合理的行为上，存在特别（stands out）的地方。当事方对上述特殊情况要件的证明需满足优势证据标准（a preponderance of the evidence）。法院需在个案中综合考虑案件具体情况，自由裁量该案件是否属于“特殊情况”。在Intellectual Ventures I LLC v. Trend Micro Inc., 944 F.3d 1380, 1383-84 (Fed. Cir. 2019)案中，美国联邦巡回上诉法院认为，必须考虑个案的全部实际情况，以决定案件是否属于“特殊情况”。通常而言，支持认定案件为“特殊情况”并裁决律师费转移承担的因素包括但不限于：诉讼中的不当行为、滥诉等。例如，在SRI International, Inc. v. Cisco Systems, Inc., No. 20-1685 (Fed. Cir. 2021)案中，美国联邦巡回上诉法院认为思科的诉讼策略为SRI和法院制造了大量的工作，其中的许多工作是不必要的重复或不相关的或无意义的，包括提出与地区法院权利要求解释和其内部文件相悖的薄弱的不侵权抗辩，在庭审后主张每一条辩护理由等，并最终判决支持由被告承担原告的律师费。

关于《兰纳姆法》规定的“特殊情况”，在Baker v. DeShong, 821 F.3d 620, 625 (5th Cir. 2016)案中，美国联邦第五巡回上诉法院认为上述美国专利纠纷Octane Fitness案确立的标准也同样适用于美国商标纠纷中。目前，通常而言，美国联邦法院认为商标纠纷中对于“特殊情况”的认定标准与专利纠纷相似，例如Derma Pen, LLC v. 4EverYoung Limited, No. 19-4114 (10th Cir. 2021)等案。

（二）《版权法》中法院行使自由裁量权判予胜诉方合理律师费的情形

在Fogerty v. Fantasy, Inc., 510 U.S. 517,534-535 (1994)案中，美国联邦最高法院认为是否判予胜诉方合理的律师费取决于法院的自由裁量权。法院通常会综合考虑以下因素：原告诉讼的轻率性（Frivolousness）、原告起诉的主观意图（motivation）及客观合理性（objective reasonableness）等，上述因素的适用均需促进《版权法》的目的（be faithful to the purposes of the Copyright Act）。例如，在Johnson v. Cypress Hill, 641 F.3d 867, 873 (7th Cir. 2011)案中，美国联邦第七巡回上诉法院认为原告诉讼的轻率性或客观不合理性倾向于支持胜诉方被告的合理律师费。

此外，在Latin Am. Music Co. v. Am. Soc. of Composers, Authors and Pubs. (ASCAP), 642 F.3d 87, 90 (1st Cir. 2011)案中，美国联邦第一巡回上诉法院明确，胜诉方原告（著作权人）的合理律师费转移至被告承担需满足额外的要求，即原告需根据17 U.S. Code § 412条规定及时在美国版权局进行作品登记。

综上所述，对于美国知识产权诉讼律师费转移承担的情形，无论是《专利法》《兰纳姆法》规定的“特殊情况”，还是《版权法》中法院行使自由裁量权的情形，均需结合案件具体情况进行个案分析。

二、律师费系“胜诉方”的

在Manildra Milling Corp. v. Ogilvie Mills, Inc., 76 F.3d 1178, 1182 (Fed. Cir. 1996)案中，美国联邦巡回上诉法院认为无论是《专利法》《兰纳姆法》，还是《版权法》，其共同基础性问题是被法院认定为胜诉方。

《布莱克法律词典》将“prevailing party（胜诉方）”定义为判决对其有利的一方，且无论判决中所判赔偿金额。美国联邦最高法院确立了在律师费转移承担时认定“胜诉方”的两步测试法：（1）当事方证明诉讼解决对当事方之间的法律关系产生了实质性改变（material alteration）[1]，其中该实质性改变需以司法认可（judicial imprimatur）为标志[2]；（2）该当事方在实质上获得了一定的救济（some relief on the merits）[3]。

三、合理律师费

在衡量合理的律师费时，美国联邦法院通常使用“北极星（lodestar）”计算法。《布莱克法律词典》将该计算方法定义为合理的律师工作小时数乘以该社区（community）中类似法律服务工作的小时费率，并考虑相关的附加因素调整前述计算结果。

（一）合理的律师工作小时数及小时费率

为了确定合理的律师工作小时数，法院通常会审查律师的账单记录，并判断所花费的时间和完成的任务是否合理。例如，在Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 424 (1983)案中，美国联邦最高法院要求律师提供账单，并审查及剔除重复或不必要的工作小时。

关于合理的律师工作小时费率，法院通常会考虑诉讼发生的同一地区的类似律师的小时费率，先前类似案例、行业报告和分析均可以作为证据供法院参考。此外，法院也会结合工作的专业程度等因素进行综合评估。

（二）其他附加因素

美国联邦第五巡回上诉法院在Johnson v. Georgia Highway Express, Inc., 488 F.2d 714, 717-19 (5th Cir. 1974)案中确立了计算合理律师费需考虑的若干因素，其中包括：1)所需的时间和劳动力；2)问题的新颖性和难度；3)履行适当法律服务所需的技能；4)律师因接受案件而舍弃其他工作的成本；5)惯常的律师费；6)关于律师费的约定；7)因客户或案情要求产生的时间限制；8)其它金钱救济的数额；9)律师的经验、声誉、能力；10)本案不受欢迎的程度（undesirability）；11)律师与客户业务联系的性质与时间跨度；12)类似案件所支持的律师费等。美国联邦第五巡回上诉法院在Micromanipulator Co. v. Bough, 779 F.2d 255, 259 (5th Cir. 1985)案中亦沿用了该计算合理律师费需考虑的若干因素。

四、建议

对于涉美国知识产权诉讼的深圳企业而言，应该特别注意包括但不限于以下内容：

• 首先，作为原告，在诉讼过程中严格约束自身行为，包括但不限于遵守诉讼程序、在证据开示时保持透明性、避免不必要的拖延等，并及时、妥善地保存相关的证据，降低被法院认定为需支付胜诉方合理律师费的风险。
• 其次，应监督和要求代理律师根据工作的复杂程度等合理、详细地记录工作时间和工作明细。
• 最后，应与代理律师制定合理的诉讼策略，一方面，积极应诉以争取胜诉方的地位，另一方面，避免被法院认定为属于案件的特殊情况从而承担胜诉方的合理律师费。

注释

[1] Texas State Teachers Ass’n v. Garland, 489 U.S. 782 (1989).

[2] Affordable Aerial Photography, Inc. v. Prop. Matters USA, LLC, 108 F.4th 1358 (11th Cir. 2024).

[3] Buckhannon v. West Virginia Department of Health and Human Resources, 532 U.S. 603 (2001).

来源：深圳知识产权保护中心

作者：桂佳，北京市环球律师事务所合伙人，国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批专家、粤港澳大湾区国际知识产权人才港专家库的首批专家，拥有中国和美国加州律师执业资格；善于为中国企业在美国诉讼与行政投诉（含337调查）中提供法律服务，特别擅长在美国联邦法院诉讼中代表中国企业应诉知产等诉讼。