美国专利商标局新规拟大幅限制多方复审渠道_贸法通

美国专利商标局新规拟大幅限制多方复审渠道

发布日期:2026-01-26
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美国专利商标局(USPTO)拟对《联邦法规》第37编第42.108条进行修订,大幅收紧多方复审(Inter Partes Review, IPR)程序的申请通道。新规拟对已在法院或专利局经受挑战的专利再次提起IPR施加限制,这可能彻底改变被告、专利权人及投资者评估专利无效风险的方式。若新规最终落地,一旦某项专利权利要求在之前的任何程序中被维持有效,后续IPR挑战将几乎无法启动,即便先前挑战是由完全不同的一方提出。

一、核心变动

拟议修订将在以下情形中严格限制IPR申请:

  • 强制承诺义务:IPR申请人须承诺,若IPR获准立案,其自身及关联方不得再于任何其他机构(如地区法院或美国国际贸易委员会ITC)依据《美国法典》第35编第102或103条(即新颖性、非显而易见性)提出无效主张。
  • 禁止再次挑战已维持有效的权利要求:若某权利要求(或其独立权利要求)已在地区法院、ITC、专利审判与上诉委员会(PTAB)、再审查程序或联邦巡回上诉法院的裁决中被认定为有效或具备可专利性,则不得再对其提起IPR。
  • 并行诉讼规则:若地区法院或ITC就相同权利要求作出裁决的时间极有可能早于PTAB发布最终书面决定,则将不予启动IPR。
  • 例外情况:在少数情况下,例如先前的挑战是出于恶意,或后续法律变更导致先前判决的基础失效,可酌情批准启动IPR。

二、对专利实务的潜在影响

  • 权限越界争议:新规未将“先前程序(prior proceeding)”限定于同一当事人,这意味着无关联的被告或供应商亦可能被禁止提起IPR。批评意见指出,这一规定可能超出了《美国法典》第35编第315(e)条规定的禁止反言(estoppel)范围,并可能使USPTO面临司法审查,审查焦点是USPTO是否已超越其第316(b)条授权的裁量权。
  • 诉讼策略转向:被告需更早在地方法院诉讼与PTAB程序间做出抉择,并可能需要与共同被告或供应链伙伴协调策略,以免因他人的不利裁决而丧失IPR机会。若选择法院诉讼,单方再审(Ex Parte Reexamination)因无需申请人承诺放弃其他挑战途径,或成为更具灵活性的替代方案。
  • 专利权人优势扩大:专利权利要求一旦在首次有效性挑战中“幸存”,便如同获得一层“护甲”,使后续挑战者难以再通过IPR质疑其有效性。这将显著强化专利权人在和解与许可谈判中的地位。
  • 交易与尽职调查变化:曾经受住诉讼考验并被维持有效的专利,其市场估值有望提升;相反,被控侵权方可用于扫清自由实施(freedom-to-operate)障碍的授权后无效程序将更为有限。

三、战略建议

利益相关方应考虑通过 regulations.gov(案卷号 PTO-P-2025-0025)提交评议意见,以确保最终规则能够维护当事人公平、独立获取PTAB复审的权利。

若提案获得通过,USPTO此项改革将从根本上重塑专利授权后的争议解决格局,使IPR从一个与诉讼并行的替代性挑战渠道,转变为一个针对专利有效性争议的 “一裁定终局”型的机制。

来源:广东省海外知识产权保护促进会,编译自:https://www.jdsupra.com/legalnews/once-upheld-always-upheld-uspto-7605342/

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