禁止重复授权

禁止重复授权原则（Double Patenting）是美国专利法中的一项基础性规则，其核心目的在于防止专利权人通过多件专利，对同一发明或其显而易见的变型不当延长保护期限。

从适用形态上看，该原则通常区分为两类：

• 法定重复授权：两项专利的权利要求保护的是完全相同的发明；
• 非法定重复授权（Obviousness-type Double Patenting，ODP）：两项专利的权利要求虽不完全相同，但彼此之间构成显而易见的变型关系。

在实践中，解决 ODP 问题的常规手段，是由后授权的专利提交期末放弃声明（Terminal Disclaimer，TD），主动放弃其保护期中超出在先专利到期日的部分，使相关专利在期限上“对齐”。

前言

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 In re Cellect 案中的裁决，曾一度在全球专利界引发对专利期限调整（PTA）风险的集中讨论。随着美国最高法院于 2024 年 10 月 7 日 明确拒绝复审该案，以及 Allergan v. MSN 案判决的相继作出，PTA 与禁止重复授权（ODP）原则之间的适用边界，已逐渐清晰。这两起案件从不同侧面出发，为专利权人在实践中的取舍与布局，提供了更明确的参照。

一、规则确立：In re Cellect 案的核心裁决

（一）案件事实

Cellect 公司拥有多件基于同一优先权的图像传感器专利。由于 USPTO 审查周期较长，其中部分专利获得了专利期限调整（PTA），从而在形式上出现了一个结果：这些专利的实际到期日，晚于同族中未获 PTA、却更早到期的其他专利。

（二）争议焦点与判决

案件的关键问题在于：在判断是否构成 ODP 时，应当以专利法定的原始到期日为准，还是以计入 PTA 后的实际到期日为准？

CAFC 对此给出了明确回答：PTA 并不能在 ODP 分析中被忽略。如果某件专利正是因为 PTA 的存在，导致其到期日晚于其显而易见的同族专利，且专利权人并未通过提交 TD 进行处理，那么该专利可能构成 ODP，并在相应程序中面临被认定为不可专利或无效的风险。这一裁决，实质上否定了“PTA 可以自动排除 ODP 审查”的既有期待。

二、2024 年规则演进：终局与平衡

（一）终局：最高法院拒绝复审

2024 年 10 月 7 日，美国最高法院拒绝受理 In re Cellect 案的复审请求。至此，CAFC 在该案中确立的规则正式成为最终法律结论。

（二）平衡：Allergan 案明确“不适格参照”规则

在 Cellect 案引发对 PTA 实际价值的普遍担忧后，CAFC 于 2024 年 8 月 13 日 在 Allergan v. MSN Laboratories 案中作出了具有“校准意义”的裁决。

法院明确指出：后申请并后授权、但因未获得足够 PTA 而更早到期的同族专利，并不构成适格的 ODP 参照专利，不能据此对先授权的母案专利主张 ODP。换言之，仅仅因为后续专利在时间上“先到期”，并不足以反向剥夺先授权专利依法获得的 PTA 权益。

从结构上看，Cellect 案所规制的是后授权的“子”专利，防止其借助 PTA 获得额外的期限优势；而 Allergan 案则保护的是先授权的“母”专利，确认其已获得的 PTA 不会被后续专利追溯性削减。两案在逻辑上形成了一种相互制衡的关系。

（三）政策动态

USPTO 相关提案正式撤回

值得注意的是，USPTO 曾提出一项规则修改提案，试图通过调整期末放弃声明（TD）制度，引入更强的专利间关联后果。但该提案已于 2024 年 12 月 4 日 在《联邦公报》（Federal Register）上被正式撤回。

这意味着，USPTO 并未通过行政规则建立拟议中的、自动触发的专利间“连带不可执行”机制。在现行制度下，涉及 TD 的专利是否产生可执行性层面的后果，仍需回到判例法框架，并结合具体案件事实进行判断。

三、实务启示与行动建议

在上述判例与政策背景下，中国企业在进行海外专利布局时，尤其需要注意以下几点：

（一）优化申请策略，重视母案价值

应当尽可能将最核心、最基础的技术方案和权利要求，集中布局在最先提交、并力争最先授权的母案中。根据 Allergan 案所确立的规则，这类母案的 PTA 权益相对更为稳固。

（二）主动管理专利族的期限结构

企业有必要建立内部监控机制，定期核查同族专利的 PTA 授予情况及其对应的实际到期日。那些因 PTA 而晚于家族中其他专利到期的“子专利”，正是 Cellect 案规则下最需要重点关注的风险点。

（三）将 TD 作为降低不确定性的工具

一旦识别出潜在的 ODP 风险，及时提交 TD 往往是成本最低、确定性最高的解决方案。尽管这可能会牺牲部分因 PTA 带来的期限收益，但能够有效避免专利在后续程序中被整体否定。

（四）从源头追求权利要求的实质差异

在分案或继续申请的布局中，应尽量确保权利要求在技术内容上与母案形成非显而易见的区分。这不仅是规避 ODP 的根本路径，也有助于提升整个专利组合的质量与抗风险能力。

四、结语

从 In re Cellect 到 Allergan，美国司法体系在防止专利期限被不当拉长、与保障专利权人因审查延迟获得合理补偿之间，逐步形成了一种新的平衡。对企业而言，这意味着 PTA 已不再只是“意外之喜”，而必须被纳入专利全生命周期管理的核心考量之中。只有在充分理解这一规则演进的基础上进行布局，才能在复杂的国际专利环境中真正实现价值最大化，并有效控制法律风险。

（原标题：案说海外｜美国专利无效 - 禁止重复授权原则的新平衡：从 In re Cellect 案到 Allergan 案）

来源：深圳知识产权保护中心