Michael Devincenzo等:美国专利商标局迎来新时代:局长斯奎尔斯对IPR复审程序实施重大限制_贸法通

Michael Devincenzo等:美国专利商标局迎来新时代:局长斯奎尔斯对IPR复审程序实施重大限制

发布日期:2026-01-14
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在2025年11月在美国举行的知识产权交易大会(IP Dealmakers)上,我们有幸聆听了美国专利商标局(USPTO)新任局长约翰·斯奎尔斯(John Squires)的主题演讲。斯奎尔斯局长的演讲和他推行的政策一样非常具有影响力。2025年10月,其宣布了一系列具有重大影响的政策变更,对在专利审判与上诉委员会(PTAB)前提起双方复审程序(IPR)的立案资格与范围作出严格限制。自此,IPR复审程序的立案率已骤降至仅4%,截至12月初,105份申请中有101份被驳回。这些改革是自2011年《美国发明法案(America Invents Act)》设立IPR制度以来,对专利事后审查机制最为重大的限制。

斯奎尔斯局长拥有独特的视角,这源于他近十年来在高盛担任首席知识产权顾问的经历。在高盛,他从零开始建立了这家投资银行的知识产权业务,并处理了许多高风险的金融创新纠纷。他专注于金融科技的职业生涯如今体现在他推行的政策中,这些政策似乎更倾向于保护专利所有者和提高行政效率,而不是保障申请人的权利,这反映了其长期服务于机构型客户的视角。

局长直接行使IPR立案决定权

自2025年10月20日起,斯奎尔斯局长亲自负责所有知识产权IPR复审程序和专利授权后复审(PGR)的机构决策。在这种新架构下,局长会发布简明扼要的通知,批准或驳回机构申请,并至少咨询三名PTAB法官的意见,但最终决定权由他本人掌握。这将原本下放给由三名法官组成的合议庭、并由其通过详细裁决意见加以说明的决策权力,集中了起来。

以上改革的实际影响非常显著。截至2025年12月初,IPR复审程序的立案批准率已暴跌至约4%,105份申请中有101份被驳回——其中99份仅因自由裁量权而被驳回。这与以往通常超过60%的立案率形成了鲜明对比。

拟议规则修订将进一步收紧立案空间

就在斯奎尔斯局长发布备忘录拟由其亲自行使决策权的同一天,美国专利商标局(USPTO)发布了对相关规则(37 CFR § 42.108)的拟议修正案,该修正案将在几种情况下对启动IPR复审程序施加绝对限制。拟议的规则修正案规定,在以下情况下禁止启动IPR复审程序:(1) 不以当事人是否相同或是否基于相同现有技术为限,已在地区法院、美国专利商标局或美国国际贸易委员会的其他诉讼程序中被未被认定无效的;(2) 平行诉讼较有可能在IPR复审程序结束前做出有效性裁定的;以及 (3) 申请人拒绝承诺不在其他场合提出任何基于第102条(新颖性)或第103条(显而易见性)无效抗辩的。

拟议规则中的强制性承诺规则代表着一项意义重大的转变。目前,IPR复审程序的申请人可以在地区法院同步提起平行的有效性抗辩,包括基于在先销售、公开使用等无法在 IPR 复审程序中主张的无效理由。而根据拟议规则,IPR复审程序申请人将被迫放弃在其他程序中提出的所有基于现有技术的新颖性和显而易见性抗辩,即使这些抗辩所依据的现有技术在 IPR 程序中并不可适用。

尽管拟议规则明确规定新的现有技术、专家证词或判例法发展不属于例外情况,但斯奎尔斯局长仍保留了在“特殊情况下”提起诉讼的酌情权。这些拟议规则的意见征询期已于2025年12月2日结束,预计将于2026年初实施。

对中国企业的战略影响

这些改革对正在应对美国专利纠纷的中国企业会产生深远影响。IPR复审程序可行性的急剧缩减从根本上重塑了企业在美国市场的进攻和防御策略。

对于中国专利权人而言,新制度提供了显著增强的保护。此前已通过美国地方法院、国际贸易委员会诉讼程序或之前的IPR复审程序等任何有效性挑战的专利,现在几乎可以免受未来授权后复审的挑战。“既定预期(settled expectations)”原则进一步保护了成熟专利,美国专利商标局局长可以仅凭专利的年限或挑战者长期知晓该专利的事实而拒绝启动复审程序。拥有成熟美国专利组合的中国企业现在可以更有信心地维护自身权利,因为竞争对手向PTAB挑战专利有效性的选择已受到严重限制。

对于面临美国或其他竞争对手专利诉讼的中国企业而言,情况也发生了巨大变化。IPR复审程序历来是地区法院诉讼的一种经济高效的替代方案,具有更快的审理时间和更高的成功率。但现在,这种选择已基本消失。由于立案率极低,且几乎不存在实质性的上诉救济,中国被告方必须做好主要在地区法院应对专利有效性挑战的准备,而这通常意味着高达数百万美元的诉讼成本,并可能持续数年之久。早期案件评估和战略规划现在比以往任何时候都更加关键。

金杜律师事务所的跨境知识产权团队正在密切关注这些政策走向。我们的美国诉讼团队与我们在中国的知识产权合伙人紧密合作,为客户提供兼顾美国专利执行现状和中国商业考量的全面战略。我们建议中国客户在面临美国专利纠纷时尽早寻求专业法律意见,因为通过 PTAB 以较低成本提出挑战的窗口期基本已经关闭。

来源:金杜研究,https://www.kwm.com/cn/zh/home.html

作者:

  • Michael Devincenzo,金杜律师事务所合伙人,纽约办公室;业务领域:知识产权诉讼,包括专利、商标、版权和反垄断案件;邮箱:michael.devincenzo@us.kwm.com
  • Charles Wizenfeld,金杜律师事务所合伙人,纽约办公室;业务领域:专利诉讼,主要为电气和计算机艺术领域;邮箱:charles.wizenfeld@us.kwm.com
  • Andrea Pacelli,金杜律师事务所顾问,纽约办公室;业务领域:专利诉讼,尤其是电气、计算机、电信和软件领域;邮箱:andrea.pacelli@us.kwm.com
  • 李钊成,金杜律师事务所律师,纽约办公室

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