1970年《印度专利法》第3(k)条，至今仍是印度法院审理中最具争议的问题之一。在近期 AB Initio Technology LLC, Trans Union诉Controller Of Patents案 [ (T)CMA(PT) No.58 of 2023 ] 中，马德拉斯高等法院撤销了印度专利局对AB Initio技术公司专利申请（第4693/CHENP/2010号，发明名称：“数据关系的图形表示”）的驳回决定。此前，被上诉人（Controller Of Patents）于2020年7月13日作出的被诉命令，以缺乏《专利法》第2(1)(j)条规定的新颖性和创造性步骤，以及属于第3(k)条规定的不可专利主题为由，驳回了该申请，AB Initio遂提起上诉。
一、申请人关于第3(k)条的论点
上诉人提出，被上诉人（Controller Of Patents）未能正确解释权利要求，且被诉命令中完全缺乏关于要求保护的发明为何落入“算法”和“单纯的计算机程序”范畴的任何说理。他们进一步指出，被上诉人仅以缺乏新颖和具体的硬件特征为由便得出第3(k)条适用的结论是错误的，并补充道，检验要求保护的发明是否落入第3(k)条范围的正确标准，应是分析其是否展现了“技术效果”或“技术贡献”。
二、被上诉人的答复
被上诉人（Controller Of Patents）提出，要求保护的发明涉及方法权利要求，旨在帮助用户查找跨分布式数据源的数据关系查询答案，因此本质上不具有技术性。其借助处理器生成数据沿革图，且仅仅通过在计算机程序上执行方法来呈现数据关系图，应被解释为“单纯的计算机程序”。
三、上诉人对第3(k)条的反驳
上诉人在反驳中主张，本案发明通过提供数据沿革的图形表示，为解决追踪数据项（包括其上游和下游转换）这一技术问题提供了技术方案，从而突破了第3(k)条的限制。
四、上诉人对依据第2(1)(j)条驳回的论辩
上诉人辩称，要求保护的发明与引用的现有技术D1的区别在于，它提供了一个观察数据演变的窗口，即数据沿革；而D1仅提供了检索数据实体间关系的方法，并未提供数据沿革追踪功能。此外，要求保护的发明的所有特征，尤其是与数据沿革图相关的特征，并未在D1中公开，且被上诉人错误地将“查询元数据管理系统”与“显示统一视图”混为一谈。因此，要求保护的发明符合第2(1)(j)条规定的新颖性要求。
五、被上诉人的答复
被上诉人（Controller Of Patents）提出，要求保护的发明的目的——即通过允许用户提出查询、检索与相关元数据有关的配置信息集以及提供数据沿革关系的图形表示来呈现数据沿革关系——已被D1的公开内容所预见且是显而易见的。
六、诉人的反驳
上诉人重申，本案发明通过提供数据沿革的图形表示，为解决追踪数据项的技术问题提供了技术方案，从而克服了1970年《专利法》第3(k)条的障碍。资深律师进一步指出，被上诉人依据第2(1)(j)条提出的缺乏新颖性异议不能成立，因为D1未能公开要求保护的发明的所有特征，尤其是与数据沿革图相关的特征，并且被上诉人错误地混淆了“查询元数据管理系统”和“显示统一视图”的概念。
上诉人认为，D1运行于数据层次结构的存储库（每个层次结构包含关于多个实体及实体间关系的数据），但并未公开通过检索信息配置集、并使用来自第一配置信息集的一个或多个选择规格查询元数据管理系统以识别相关元数据项，来呈现数据与程序间沿革关系图的方法，这使其相对于现有技术具有创造性。
七、法院的分析与认定
法院审查了完整的说明书和权利要求后指出：“……要求保护的发明虽然使用了算法和计算机程序，但此类使用带来了减少查询响应时间的技术贡献和效果。它允许用户一次性提出多个临时查询以生成数据沿革图，具体方式是：允许用户选择数据项、确定关联的选择配置文件、启动可识别不同迭代相关数据项的选择操作、将查询结果馈送至图表生成器，并遵循一个生成进一步相关数据项的循环流程。”法院认定，这些构成了要求保护的发明的技术特性，最终产生了一个由图形及输入、输出字段组成的、表示数据沿革的数据关系图。
法院注意到，被诉命令显示，被上诉人（Controller Of Patents）基于以下理由驳回了本申请：要求保护的发明涉及“计算机算法”，因为权利要求代表了一系列计算机可执行指令；未采用定制或新颖的硬件；方法步骤是借助算法驱动的计算机程序实现的；以及所提出的算法变更缺乏技术动机。
根据被上诉人的说法，所有方法步骤均如权利要求26所述，借助计算机程序以算法形式在计算设备/系统上执行。他以所提出的算法变更缺乏技术动机且其实现方式在算法层面微不足道为由驳回了专利。因此，权利要求1-26的主题涉及“计算机算法”，属于1970年《专利法》（经修订）第3(k)条的范围。
八、法院对依据第2(1)(ja)条驳回理由的分析
法院审视了第2(1)(ja)条下的法律立场，该条款将创造性步骤定义为“涉及与现有知识相比具有经济意义的技术进步”。法院指出，在第2(1)(ja)条的行文结构中，“具有经济意义”之前使用了选择性的“或”，这清楚地表明，“相对于现有知识的技术进步”并非绝对必要的前提；亦可仅确立其经济意义，但仍需满足发明特征对本领域技术人员而言非显而易见这一总体要求。法院认为，这意味着第2(1)(ja)条中“相对于现有知识的技术进步”这一措辞，强调了需对照优先权日既存的知识来检验技术进步的存在。因此，有必要审查现有技术。
九、何谓技术进步/创造性
法院将要求保护的发明与D1进行比较以寻找创造性，并发现：
“D1并非设计或编程用于追踪和检索数据集中的每一个上游或下游数据项（例如识别数据集中的已修改数据项或问题数据项）。如前所述，D1的焦点在于实体及捕获实体间的关系，而要求保护的发明的焦点在于追踪上游和下游的数据沿革，从而识别数据集中的数据项。的确，鉴于D1旨在解决的问题与要求保护发明旨在解决的问题（尽管两者都涉及数据管理）不同，在我看来，即使具备D1和公知常识的本领域技术人员，若无创造性贡献，也无法得到要求保护的发明。”【重点强调】
基于上述理由，法院裁定要求保护的发明符合第2(1)(j)条规定的新颖性和创造性步骤要求。随之，被诉命令无法成立，故被撤销。
十、法院对第3(k)条的解释
随后，法院审视了印度法律对第3(k)条的解释，特别是在计算机程序和算法语境下的解释。在此背景下，法院认为参考对《1973年欧洲专利公约》和《1977年英国专利法》中相应条款的解释是有益的。法院得出结论：根据印度法律，即使未涉及新颖硬件或对其内部运作产生影响，只要此类计算机相关发明做出了技术贡献或具有技术效果，就不会被第3(k)条排除在可专利性之外。
十一、技术贡献或技术效果
值得回顾的是欧洲专利局指南中纳入的关于计算机程序与其在计算机上实现之间的理论区分，因为这为此种解释提供了法理上的（尽管此处“技术”一词含义不同）正当理由。然而，这一理论区分并非唯一依据，因为任何做出技术贡献或具有技术效果的计算机相关发明，都会对运行该软件的计算机或设备产生影响，从而证明其不仅仅是计算机程序。
根据法院的说法，“因此，印度法律既未采纳‘每个计算机相关或计算机实现的发明都构成技术贡献’的极端立场，也未采纳英国法院所要求的‘对计算机内部运作或计算机系统外部产生直接和变革性影响’的苛刻标准。在Microsoft MHC案中，我曾将AT&T案的某个标志混为一谈，正如“Ramanujan专利法”中所正确指出的那样。重新审视该问题后，我发现印度的做法实质上与欧洲专利局上诉委员会的判例法一致，但与英国法院的判例法并不一致。”
法院承认，“这可能需要对是否存在技术性（相对于非技术性）贡献进行棘手的个案分析，即便如此，这也是为取得适当平衡而值得付出的代价。正如对英国法律的考察所示，确定要求保护的发明是否做出技术贡献的要求同样无法回避。”
法院应用这些原则，通过审查关于要求保护发明工作原理的完整说明书，对是否存在技术贡献或技术效果做出了合理判断，并发现：“……要求保护的发明使用了算法和计算机程序，但此类使用带来了减少查询响应时间的技术贡献和效果，允许用户一次性提出多个临时查询以生成数据沿革图，具体方式是：允许用户选择数据项、确定关联的选择配置文件、启动可识别不同迭代相关数据项的选择操作、将查询结果馈送至图表生成器，并遵循一个生成进一步相关数据项的循环流程。这些构成了要求保护的发明的技术特性，最终产生了一个由图形及输入、输出字段组成的、表示数据沿革的数据关系图。”
基于上述理由，法院裁定要求保护的发明不属于1970年《专利法》第3(k)条排除可专利性的范围。
十二、法院判决
法院准许了上诉 [(T)CMA(PT) No.58 of 2023]，并指示专利局应根据最后提交的权利要求，对专利申请 [4693/CHENP/2010] 授予专利权。
十三、先例价值
这一里程碑式的判决将极大地指导印度专利局在处理计算机相关发明时，如何审查第2(1)(ja)条所规定的“技术进步/创造性”要求。根据法院的观点，如果“本领域技术人员即使具备引证文件（本案中为D1）和公知常识，在没有创造性贡献的情况下也无法得到要求保护的发明”，那么要求保护的发明就满足第2(1)(ja)条规定的新颖性和创造性步骤要求。法院认为，使用了算法和计算机程序并因此带来技术贡献的发明，不受第3(k)条限制。在本案中，法院倾向于授予专利，因为要求保护的发明涉及技术考量，即通过消除繁琐、耗时的逐步手动流程来减少查询响应时间。这意味着，技术贡献是使用算法和计算机程序在印度获得计算机相关发明专利的关键，即便在第3(k)条框架下亦是如此。
（原标题：海外资讯 | 算法与计算机程序若具技术贡献则可获专利：印度马德拉斯高等法院新判决引关注）
来源：广东省海外知识产权保护促进会