双方复审（inter partes review，IPR）是由美国专利审判和上诉委员会（PTAB）管理的一种专利授权后程序，用于审查已授权的美国专利的可专利性。根据美国法典第35编第314(d)条，是否启动IPR复审程序的决定权属于美国专利商标局（USPTO）局长的自由裁量权，且该决定是最终决定，不可上诉，从而限制了司法监督。2022年，USPTO发布了临时性的Fintiv/Sotera指南，指示PTAB：如果申请人提交了一份承诺书，同意不在联邦地区法院提起任何可在IPR复审程序中提出的专利无效理由，则PTAB通常不应仅因存在平行的地区法院诉讼而拒绝启动IPR复审程序。此后，在唐纳德·特朗普当选总统以及USPTO领导层变动之后，USPTO引入了新的自由裁量性驳回程序，根据该程序，局长扩大了自由裁量性驳回的范围，并加强了对启动IPR复审程序决定的集中控制，即由其本人亲自评估启动程序的各项因素，并可基于其自由裁量选择拒绝启动程序。

（一）提交的申请

包括 Motorola Solutions、Google LLC、Samsung 以及 SAP America, Inc. 在内的多家大型科技公司，向美国联邦巡回上诉法院提交了强制令申请（writs of mandamus），寻求推翻 PTAB 对 IPR 复审程序启动所作的自由裁量性驳回。其中，在 Motorola Solutions 一案中，申请人请求推翻 USPTO 局长对已被启动的 IPR 复审程序作出的自由裁量性驳回决定。

申请人主张的理由包括但不限于：

• 正当程序违法，主张新的自由裁量性驳回措施具有追溯效力，使依赖先前机构指导意见的申请人处于不利地位；
• 违反《行政程序法》（APA），认为撤销既有做法并引入新程序应当经过公告与意见征询的规则制定程序；
• 针对《美国法典》第 35 编第 314(a) 条及相关条款下自由裁量性驳回范围提出的法定挑战。

（二）联邦巡回上诉法院拒绝提供强制令救济

2025 年 11 月 6 日，联邦巡回上诉法院驳回了三起强制令申请（包括 In re Motorola Solutions, Inc.、In re Google LLC 以及 In re SAP America, Inc. 三个案件）；随后在 2025 年 12 月 9 日，法院又在 In re Cambridge Industries USA Inc.、In re Sandisk Technologies, Inc. 以及 In re HighLevel, Inc. 等后续案件中作出了类似的驳回裁定。法院重申，根据《美国法典》第 35 编第 314(d) 条，IPR 复审程序的启动决定为最终且不可上诉的决定，因此不能通过强制令来推翻自由裁量性驳回。相反，法院确认强制令是一种“极端的”救济措施，只有在存在明确且不可争辩的救济权利时方可适用，而在 PTAB 驳回启动的情形下并不适用。联邦巡回上诉法院进一步解释称，IPR 复审程序的启动并不存在受保护的财产权，且前任 USPTO 局长就 Sotera 案发布的指导备忘录并未产生可依正当程序条款强制执行的权利，因为该备忘录并未保证任何特定结果。

（一）对 USPTO 自由裁量权的高度尊重

联邦巡回上诉法院的这些裁决进一步巩固了这样一个原则：USPTO 局长在 IPR复审程序启动方面的自由裁量权在很大程度上免于上诉审查。这意味着，在用尽其他救济途径（例如在地区法院依据《行政程序法》对联邦行政机关行为提起司法审查诉讼（APA诉讼））之前，申请人（包括外国实体）在联邦巡回上诉法院几乎没有途径挑战自由裁量性驳回决定。

考虑通过 IPR复审程序挑战美国专利的中国企业应当注意：

• 机构指导意见可能在程序进行过程中发生变化，且并不附带受保障的权利；
• 申请人将面临来自 USPTO 局长更高程度的自由裁量性驳回风险，尤其是在存在平行地区法院诉讼的情况下，即便申请人已满足启动 IPR 复审程序的法定门槛。

在当前形势下：

• 中国专利权人应当着重于在授权前提升专利质量，以便同时经受住 PTAB 和地区法院的挑战；
• 专利挑战方在自由裁量性驳回可能性较高时，应评估在地区法院进行专利有效性挑战（例如在平行的侵权诉讼中）是否较 IPR 复审程序具有更优的风险回报比。

目前仍有其他强制令申请和 APA 诉讼正在进行中，尤其涉及近期适用的“合理预期已确定（settled expectations）”原则及其他自由裁量性因素。同时，行业利益相关方正通过提交法庭之友意见书的方式，敦促联邦巡回上诉法院重新审视其立场。整体形势表明，未来一年内，围绕 PTAB 自由裁量权范围及行政程序的诉讼仍将持续。

来源：金杜研究，https://www.kwm.com/cn/zh/home.html

作者：

• Michael Devincenzo，合伙人，纽约办公室；执业领域：知识产权诉讼，包括专利、商标、版权和反垄断案；联系方式：michael.devincenzo@us.kwm.com
• Charles Wizenfeld，合伙人，纽约办公室；执业领域：专利诉讼，主要为电气和计算机艺术领域；联系方式：charles.wizenfeld@us.kwm.com
• Andrea Pacelli，顾问，纽约办公室；执业领域：专利诉讼，尤其是电气、计算机、电信和软件领域；联系方式：andrea.pacelli@us.kwm.com
• 李钊成，律师，纽约办公室