一、案件事实

• 请求人：Universal Remote Control, Inc.
• 专利权人：Universal Electronics Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）
• 裁定结果：美国专利US5255313A的权利要求1、2和20被认定不具备专利性

Universal Electronics Inc. 持有美国专利US5255313A（下称“313专利”）。该专利涉及一种用于控制多种电子设备的通用遥控器，其包括输入电路、用于输入控制指令的按键组、用于向受控设备发送红外信号的输出电路，以及与输入电路相连的微处理器/中央处理单元（CPU）。

Universal Remote Control, Inc. 就“313 专利”提起多方复审程序。专利权人在程序中主张，请求人未在IPR申请中明确标识其真正的利益相关方（real party-in-interest, RPI），即其产品供应商Ohsung Electronics Co., Ltd.（“Ohsung”），从而违反了35 U.S.C. § 312(a)(2)的规定。

二、法律分析

根据35 U.S.C. § 312(a)(2)，多方复审申请须明确标识所有真正的利益相关方。某一未被列明的第三方是否构成真正的利益相关方，属于高度依赖具体事实的判断问题。PTAB在相关实践中通常重点考察，该第三方是否对IPR程序的提起或推进具有实质性控制权，或是否在资金、策略或决策层面对请求人的程序行为产生了实质性影响。

在本案中，专利权人从多个方面主张Ohsung应被认定为请求人的真正利益相关方，但均未获得PTAB支持。

首先，专利权人主张请求人与Ohsung曾存在人员交叉。PTAB认为，仅凭人员交叉这一事实，尚不足以证明第三方对IPR程序具有控制权或主导作用。专利权人亦未能提供证据表明该人员在相关期间对是否提起IPR或IPR程序的具体决策产生了实际影响。

其次，专利权人主张Ohsung实际承担或补偿了与IPR程序相关的费用。对此，PTAB认为，专利权人未能提供充分证据证据Ohsung就本次IPR程序承担了直接费用或通过资金安排对程序产生了控制性影响。

再次，专利权人援引请求人与其之间既往签署的一份专利和解及许可协议，主张该协议所体现的关系表明Ohsung具有控制或影响本次IPR程序的可能性。PTAB指出，该协议签署于较早时间，所涉专利亦不包括本案争议的“313 专利”，专利权人未能说明该历史性协议如何在本案IPR提起时体现出第三方对程序的现实控制或实质影响。

此外，PTAB指出，在相关侵权诉讼中聘请相同律师的事实，并不能当然证明第三方对本案IPR程序的提起或推进具有控制权，亦不足以据此认定其构成§ 312(a)(2) 意义下的真正利益相关方。

PTAB 强调，RPI的判断关键不在于第三方是否具备抽象上的影响可能性，而在于是否有证据显示其就IPR程序的提起或推进实际行使了控制或施加了实质性影响；零散事实线索若不能指向对程序决策的具体干预，通常不足以支持RPI的认定。

三、判定结果

综合全案证据与论点，PTAB认定Ohsung并非请求人的真正利益相关方，请求人未违反35 U.S.C. § 312(a)(2) 关于RPI识别的要求。

在随后进行的实质性审查中，PTAB进一步认定“313 专利”的权利要求1、2和 20不具备可专利性，并依法宣告无效。

四、典型意义

本案反映了PTAB在早期实践中适用§ 312(a)(2) 判断真正利益相关方时所采取的事实导向审查路径，即重点关注第三方是否在资金、决策或程序推进层面对IPR申请具有现实而具体的控制或主导作用，而非仅依据人员交叉、历史合同关系或一般性的商业往来作出认定。

在制度层面，真正利益相关方的认定不仅关系到§ 312(a)(2)的形式合规问题，在特定情形下亦可能与35 U.S.C. § 315(b)所规定的时效阻断风险产生联动影响：若未披露的第三方被认定为RPI，且其此前已因同一专利被送达侵权诉状满一年，则相关IPR申请可能面临程序性阻却。

需要指出的是，随着联邦巡回上诉法院后续判例的发展，针对真正利益相关方的认定标准逐步趋于实质化。例如，在Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp.（2018）一案中，法院强调，PTAB在判断RPI时不应适用过于狭窄的标准，而应结合整体证据记录，对相关实体在程序中的角色及其利益安排进行综合评估。因此，本案在当前实务中仍具有参考价值，但其所体现的判断路径应结合后续判例的发展一并理解。

（原标题：案说海外｜美国专利无效 - IPR2014-01106-PTAB - 关于IPR程序启动）

来源：深圳知识产权保护中心