近日,美国专利商标局(USPTO)局长John Squires签发了一份内部备忘录,宣布,在决定是否启动专利无效(多方复审(IPR)和授权后复审(PGR))时,将正式把“美国本土制造”和“中小企业身份”纳入立案裁量因素,且对所有在途案件即时生效。

简单来说,USPTO在已有的IPR/PGR立案审查框架中,新增了三项裁量考量因素:
第一,被告的被控侵权产品,在多大程度上在美国制造?
不仅看最终组装环节,还要看关键零部件的产地,以及是否存在半成品出口再加工的情形。
第二,专利权人的竞争产品,是否在美国制造?
如果专利权人能证明自己在美国设有产线、雇佣本土工人、承担制造风险,那么在立案权衡中将占据更有利的位置。
第三,请求人是否为被诉侵权的中小企业?
如果一家小企业是因为收到专利侵权诉讼才被动发起IPR挑战,它的弱势地位将被纳入局长的裁量考量。
这三条因素将与既有的Fintiv(平行诉讼效率)、General Plastic(重复请愿限制)、§325(d)(重复先前技术过滤)等裁量规则并行适用,共同构成局长决定“立不立案”的综合判断框架。
备忘录援引的法律基础是《美国发明法》(AIA)第316(b)条和第326(b)条。这两条授权USPTO局长在制定IPR/PGR相关标准时,需考虑对“经济、专利制度完整性、机关效率”等方面的影响。Squires局长将“经济影响”解释为涵盖本土制造与产业投资,由此为新因素找到了法定锚点。换言之,USPTO正在将IPR/PGR的立案决定从一个偏重程序效率的技术问题,改造为一个服务于再工业化战略的政策工具。这是Squires上任以来推行的一系列专利权人友好改革的最新动作,也是将USPTO决策与美国产业政策深度绑定的最明确信号。
在国际经贸层面,备忘录虽然没有按国籍显性区分当事人,但以“在美制造/投资”作为制度性权重,天然会对全球化生产模式下的企业,特别是制造环节主要在海外的企业,产生差异化影响。
面对这一制度转向,不同角色的当事人需要立即着手调整策略:
- 如果你是专利权人且在美国有制造业务,尽快将“在美制造”从一个公关话术升级为一份可在诉讼中举证的“证据资产包”,产线位置、关键部件来源、美国员工规模、扩产投资计划等,都应以可快速调取的形式归档备用。
- 如果你是可能发起IPR的被告且在美无制造业务,重新评估IPR策略的可行性与性价比。在立案率已经偏低的环境下,“无美国制造”因素可能进一步压缩获准立案的空间。同时做好准备,一旦决定发起IPR,你的供应链结构将可能暴露在裁量简报的聚光灯下。
- 如果你是被诉侵权的中小企业,不要只在费用减免层面维护小实体身份。从现在起,将SBA尺寸标准认定材料、USPTO小实体资格证明等文件作为IPR/PGR立案阶段的标准证据包进行准备。
对于任何与美国专利体系打交道的企业,无论是美国本土公司、中国出海企业还是跨国巨头。“在哪里制造”这个问题,已经从供应链管理的范畴溢出,成为一个知识产权战略变量。
(原标题:美国专利局把“美国制造”写进了专利无效的立案标准)
来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)(有删减),作者:佑斌
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