本文将日本等同原则的要件与实际状况同中国法对比整理，并指出在日本申请专利时说明书实务的要领。

目录

引言——中国也有等同原则，但日本的运作方式完全不同

01、要件对比——日本的五要件与中国的“三个基本相同＋一个无需创造性”

02、日本等同原则的实际状况——数字说明的现实

03、第一要件的判断结构——“解决原理同一说”

04、第五要件与申请经过——完全禁止与弹性禁止

05、捐献原则——日中之间的决定性差异

06、中国企业在日本申请专利的实务——四项指针

07、其他注意事项

结语

引言——中国也有等同原则，但日本的运作方式完全不同

中国企业在日本面临专利侵权诉讼时，或者在日本取得专利并考虑行使权利时，应当如何看待等同原则？

中国也有等同原则，最高人民法院的司法解释已将其要件明文化。因此对中国实务界而言，等同原则本身并不陌生。但是，日本的等同原则无论在要件结构上还是在实际运作上，都与中国有相当大的差异。

先说结论：在日本，不应对等同原则抱有期待。过去12年的裁判例中，等同原则获得支持的案例极少。中国企业在日本运用专利时，重要的不是瞄准等同原则的申请策略，而是撰写能够通过通常的权利要求解释获得救济的说明书。而且，为了瞄准等同原则而把说明书写得过厚，反而可能导致失去等同原则的保护。

本文将日本等同原则的要件与实际状况同中国法对比整理，并指出在日本申请专利时说明书实务的要领。

一、要件对比——日本的五要件与中国的“三个基本相同＋一个无需创造性”

（一）中国的要件

中国的等同原则，依最高人民法院司法解释，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

中国实务将其称为“三个基本相同＋一个无需创造性”（三基本一创造），四个要件依次判断，缺一不可，只要一个不符合则不构成等同侵权。判断的基准时点为侵权行为发生日。

（二）日本的要件

在日本，最高法院平成10年（1998年）2月24日判决（民集52卷1号113页）〔滚珠花键轴承案〕作为最高审级首次承认等同原则，并判示了以下五个要件：

• 第一，权利要求中记载的构成中与被诉产品不同的部分并非专利发明的本质性部分（非本质性部分）；
• 第二，即使将该部分置换为被诉产品中的对应部分，也能够达成专利发明的目的，实现相同的作用效果（置换可能性）；
• 第三，本领域普通技术人员在被诉产品制造等的时点能够容易想到进行这样的置换（置换容易性）；
• 第四，被诉产品并非与专利申请时的公知技术相同，也非本领域普通技术人员由此能够容易推想出的（被诉产品的非容易推想性）；
• 第五，不存在被诉产品在专利申请程序中被有意识地从权利要求中排除等特殊情事（不存在有意识排除等特殊情事）。

（三）决定性差异——日本的第一要件在中国没有对应物

中国实务界首先应当理解的是，日本的第一要件即“非本质性部分”，在中国的四要件中没有任何对应物。

中国的“基本相同的手段、功能、效果”大致对应日本的第二要件（置换可能性）。中国的“无需创造性劳动就能联想到”对应日本的第三要件（置换容易性）。日本的第四要件相当于中国的现有技术抗辩，日本的第五要件相当于中国的禁止反悔原则与捐献原则。

但是，与日本第一要件相当的规则，中国没有。而如后所述，正是这个第一要件构成了日本封锁等同原则的最大关口。若以中国的实务感觉去预测日本的等同原则，必定会判断失误。

（四）举证责任的分配

大阪高等法院平成13年（2001年）4月19日判决〔注射液的调制方法及注射装置案〕认为，第一至第三要件是用以说明与权利要求所载发明实质相同的要件，而第四、第五要件则是用以否定该结论的要件，因此第一至第三要件由主张等同的一方承担举证责任，第四、第五要件由否定等同的一方即被诉侵权人承担举证责任。知识产权高等法院大合议判决亦持相同立场。

不过，虽然第一要件由专利权人承担举证责任，但说明书中未记载的现有技术的主张举证是被诉侵权人一方的工作，而其成败又左右着本质性部分的认定。第一要件的攻防实际上由哪一方主导，取决于这一点。

二、日本等同原则的实际状况——数字说明的现实

笔者调查了2010年至2022年这12年间的裁判例，在主张等同原则的48件案件中，等同原则获得肯定的仅有8件。支持率约为17%。

更重要的是否定理由的偏向。纵观近十年左右的裁判例，约有八成的裁判例认定第一要件不成立，并因此否定等同原则的适用。

也就是说，日本的等同原则在进入第二要件之前，实际上已经在第一要件阶段基本定局。中国企业在日本主张等同原则时，事实上能否突破这一第一要件就是全部。

三、第一要件的判断结构——“解决原理同一说”

关于本质性部分的定义，日本裁判例的立场大体一致。即，专利发明中的本质性部分，是指该专利发明权利要求记载中构成现有技术所不具有的特有技术思想的特征性部分（知识产权高等法院平成28年〔2016年〕3月25日判决〔马沙骨化醇制造方法大合议〕）。

过去，围绕其把握方法曾存在两种手法的对立。一种是将权利要求的构成要件分说之后，与被诉产品无关地将各构成要件区分为本质性部分与非本质性部分，对属于本质性部分的构成要件一概不允许置换（构成要件区分说）。另一种是从权利要求及说明书的记载中把握专利发明的课题、解决手段及其效果，进而追问由此划定的特征性部分是否为被诉产品所共同具备（技术思想说，亦称解决原理同一说）。

这一对立已由前述大合议判决作出了决断。该判决判示：不应理解为将权利要求所载各构成要件区分为本质性部分与非本质性部分后，对属于本质性部分的构成要件一概不承认等同；而应判断被诉产品是否共同具备所确定的专利发明的本质性部分，若认定具备，则相异部分即非本质性部分。

学说将这一立场表述为：追问被置换的被诉产品是否处于专利发明技术思想的范围之内，若为肯定，则被置换的部分“结果上”属于非本质性部分；若为否定，则被置换的部分“结果上”属于本质性部分。其含义是，本质性是从与被诉产品的共通性中导出的评价，而非脱离被诉产品先验地确定的。

对中国企业的实务含义

由此导出的实务结论是明确的。日本的第一要件，是从说明书所载的课题与解决手段中把握专利发明的技术思想，进而追问被诉产品是否共有该技术思想。因此，说明书中关于课题及解决原理的记载质量，直接左右第一要件的成败。

在日本申请专利时说明书写什么，并不仅仅是公开要件的问题，而是决定未来权利范围的问题。

四、第五要件与申请经过——完全禁止与弹性禁止

围绕第五要件，存在一个论点：审查经过中与申请人主张相矛盾的一切主张是否都适用禁止反悔（完全禁止），还是仅限于可能影响审查的主张才适用（弹性禁止）。

举例说明这一对立。修改前的权利要求为在摄氏50度至120度加热，在出现摄氏55度加热的公知技术并发出驳回理由通知后，修改后的权利要求为在摄氏80度至90度加热。被诉侵权方法A为摄氏70度加热，被诉侵权方法B为摄氏100度加热。

按完全禁止的立场，仅以存在修改为由，对A、B均否定等同侵权。按弹性禁止的立场，若驳回理由是摄氏55度加热的方法，且专利权人在意见陈述书中明确表述将下限设定为摄氏80度的理由是摄氏50度至80度时发明效果较差等，则对方法A（摄氏70度）否定第五要件，而对于未表明否定性、排除性见解的方法B（摄氏100度），第五要件不被否定，仍有认定等同的余地。

日本裁判例中两种立场均有出现，但最高法院平成29年（2017年）3月24日判决〔马沙骨化醇上告审〕指出，要求申请人在有限时间内撰写涵盖将来可预想的一切侵权样态的权利要求与说明书过于苛刻，从而否定了禁止反悔。有观点认为，自该判决之后，与弹性禁止相亲和的判断有所增加。

肯定与否定有意识排除的情事

横向观察裁判例，肯定有意识排除的情形包括：

• 为回避驳回理由而在意见陈述书中强调与引证发明的差异；
• 为回避驳回理由而在权利要求中附加数值限定的修改；
• 为回避驳回理由而删除未限定构成的权利要求项；
• 将一度记载于权利要求的构成通过修改予以撤回。

其中，该修改或意见陈述是以回避新颖性或创造性的驳回理由为目的这一点，被作为肯定结论的重要情事。

另一方面，否定有意识排除的情形包括：

• 修改的目的在于满足记载要件，而非回避新颖性及创造性的驳回理由；
• 在申请时将该构成以满足记载要件的形式写入权利要求并非易事；
• 通过修改排除的仅是表示人为作业的部分，而非作为物或方法的构成的排除。

对中国企业而言，这意味着：在日本作为权利人时，审查阶段意见陈述书的表述将左右日后等同原则的成败。中国的禁止反悔原则经司法解释限缩为“明确否定”，而日本在某些场合禁止反悔的适用范围可能更广，对此需加以注意。

五、捐献原则——日中之间的决定性差异

（一）中国的捐献原则

在中国，依最高人民法院司法解释，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

也就是说，写入说明书而未写入权利要求的内容，原则上被视为捐献给社会。中国实务认为，本领域技术人员通过阅读说明书可以理解为被专利权人作为权利要求中技术特征另一种选择而特定化的技术方案，即视为捐献。

（二）日本的处理

日本同样承认捐献原则，最高法院平成29年3月24日判决〔马沙骨化醇上告审〕在抽象层面予以肯定。但其要件比中国宽松。

首先，该判决认为，仅因申请人在专利申请时能够容易想到被诉产品所涉构成却未将其写入权利要求，尚不足以认定存在有意识排除等特殊情事。理由在于：这将等同于强制在先申请主义下被迫尽早提出申请的申请人在申请时写出涵盖将来可预想的一切侵权样态的权利要求；而接受说明书公开的第三人则可以不受时间限制地研究与权利要求所载构成等同的方案，从而轻易规避专利权人的禁令等权利行使，这并不妥当。

在此基础上，该判决认为：申请人在专利申请时，将权利要求所载构成可以置换为被诉产品所涉构成这一点记载于说明书等，从客观、外形上看，可以认为其表示了“认识到被诉产品所涉构成可以替代权利要求所载构成，却仍然有意不写入权利要求”时，则存在有意识排除等特殊情事。

（三）日中差异及其实务意义

两相对比，日中的差异十分明确。

在中国，记载于说明书而未写入权利要求的技术方案，原则上即被视为捐献。而在日本，仅仅记载于说明书未写入权利要求尚不足够，还需要能够评价为：从客观、外形上表示了认识到该构成可以替代权利要求所载构成却仍然有意不写入。

反过来说，在日本，若被诉产品所涉构成并未记载于说明书，则捐献原则不发生作用。

这里要指出中国企业容易陷入的一个误解。若以中国捐献原则的感觉去撰写日本的说明书，容易倾向于认为“日本不会被捐献”从而把说明书写得过厚。但实际上，如后所述，在日本，根据写法的不同，捐献原则同样会发生作用。

六、中国企业在日本申请专利的实务——四项指针

（一）不应对等同原则抱有期待

如前所述，日本在12年间48件中仅有8件支持等同，且约八成在第一要件即被淘汰。在面向日本的申请策略中，不应以等同原则的救济为前提进行设计。

中国实务中一般认为等同原则在相当程度上发挥作用，但日本情况不同。应以这一认识差异为出发点。

（二）通过通常的权利要求解释获得救济更值得期待

日本专利法第70条第2款规定，在确定专利发明的技术范围时，应当考虑申请书所附说明书的记载及附图，解释权利要求中所记载用语的含义。

这一点在实务上极为重要。只要发明人发现了一般性的解决原理，并且该解决原理已在说明书中公开，则该发明的技术思想即可从说明书中把握。在这种情况下，即使权利要求未能充分覆盖该技术思想、存在若干撰写上的瑕疵，通过第70条第2款的通常权利要求解释获得救济的可能性，也高于通过等同原则获得救济的可能性。

等同原则是支持率仅约17%的例外性法理，而权利要求解释则是日常进行的作业。中国企业在面向日本申请时应当着力的，不是瞄准等同原则，而是在说明书中明确公开解决原理，营造出在权利要求解释环节能够主张技术思想的状态。

（三）在说明书中公开解决原理至关重要

以上两点收敛于同一结论：在说明书中明确记载发明的课题与解决原理。

这一记载具有双重作用。第一，如前所述，日本等同原则的第一要件采取从说明书的课题及解决手段记载中把握专利发明技术思想的结构。若解决原理已明确公开，则在第一要件的判断中将处于有利地位。第二，在依第70条第2款进行权利要求解释时，说明书的记载也是解释用语含义的依据。

反之，若解决原理未在说明书中公开，则无论在等同原则的第一要件还是在第70条第2款的权利要求解释中，都将缺乏可资依据的材料。

（四）但同时也需要“不把说明书写得过多"

这里存在实务上的紧张关系。

若为瞄准等同原则的适用而撰写比权利要求更宽的说明书，而其内容未反映到权利要求中，则该部分可能成为捐献原则的适用对象。其结果是第五要件不成立，反而无法获得等同原则的保护。

前述马沙骨化醇上告审判决被评价为：日本专利代理人在撰写说明书的实务中，重视判决中“在说明书等中记载从而表示了替代构成时即认定存在特殊情事”这一部分，由此产生了所谓“不把说明书写得过多”的实务。笔者本人在该判决之后作为专利代理人也接受过这样的教育。

写得宽则等同原则被封锁，写得窄则缺乏第一要件与第70条第2款的依据材料。如何调和这一紧张关系，正是面向日本的说明书实务的要领。

（五）补充：写到什么程度是危险的

不过需要准确理解的是，仅仅在说明书中并列列举多个选项，并不当然导致捐献原则的适用。

如前所述，日本最高法院要求的是能够认定“表示了认识到该构成可以替代权利要求所载构成却仍然有意不写入”。单纯的并列列举未必构成这里所说的“表示”。

但另一方面，若使用“优选”等修辞，在推荐特定构成的同时提及其他构成，而又未将其写入权利要求，则很可能被评价为从外形上表示了已将该其他构成认识为替代物。在这种情况下，第五要件不成立，将面临无法获得等同原则保护的风险。

也就是说，危险的并非并列列举本身，而是使用了足以窥见“认识到可替代性”的修辞却未在权利要求中加以反映。在起草面向日本的说明书时，对这一点尤须留意。

七、其他注意事项

（一）申请时同效材料

关于申请时本领域普通技术人员能够容易想到的技术选项（申请时同效材料）未写入权利要求是否构成有意识排除这一论点，前述马沙骨化醇上告审判决认为，仅因是申请时能够容易想到的同效材料，尚不能认定构成有意识排除等特殊情事。这一判示对专利权人有利。

另外，中国存在“可预见性规则”，虽未在司法解释中明文规定，但在部分司法案例中有所适用，即申请时可以预见的替代性技术手段若未概括到权利要求中，可能被排除在等同保护之外。就这一点而言，日本的处理对权利人更为有利。

（二）说明书之外的表示如何处理

马沙骨化醇案的原审大合议判决在列举可认定有意识排除的例子时，除了“可以认为申请人在说明书中记载了其他构成的发明”之外，还并列举出了“申请人在申请当时公开发表的论文等中记载了权利要求范围之外的其他构成的发明”。

然而上告审对论文等的处理未作任何言及。因此，关于说明书之外的表示如何处理，最高法院判决的射程尚不明确。中国企业向日本申请专利时，研究人员的论文发表与权利要求设计之间的关系，在某些场合也需要慎重研究。

结语

中国也有等同原则。但日本的等同原则由于存在中国所没有的“非本质性部分”这一第一要件，实际上几乎没有发挥作用。

中国企业在日本应当采取的策略是明确的：不要指望等同原则的事后救济，而应在说明书中明确公开发明的解决原理，通过通常的权利要求解释确保适当的保护范围。同时，要慎重设计说明书的表述，避免因提及替代构成而招致捐献原则的适用。

面向日本的申请中，说明书既是满足公开要件的文件，同时也是决定未来权利范围的战略文件。将中国国内的实务感觉原封不动地带入日本，无论朝哪个方向都伴随着风险。

注释：

[1]时井 真日本律师・专利代理师

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：时井 真（TOKII Shin），杉村万国特许法律事务所