在欧洲各国申请专利是一件复杂且成本高昂的工作。作为欧洲专利系统改革的一项重要措施，欧洲统一专利法院（UPC）被人们寄予厚望。但是过去多年来，受各国议会和法院判决的影响，UPC的批准迟迟没有取得突破性的进展。而德国联邦宪法法院（FCC）于2021年6月23日发布的命令为德国批准《统一专利法院协议》（UPCA，the Agreement on a Unified Patent Court）扫清了道路，也为欧洲统一专利的授予和欧洲统一专利法院的正式运行带来了曙光。UPC筹备委员会正在努力争取于2022年中期使UPCA能够正式生效。

重要的是，UPCA的生效不但会对申请人未来在欧洲的专利申请策略产生影响，也将会对专利权人现有的欧洲专利产生影响。UPCA的基本状况如何？UPCA的生效对申请人和专利权人到底意味着什么？在UPCA生效之前，申请人和专利权人需要采取哪些应对措施？UPC的优缺点以及费用如何？如何提交“选择退出”声明？本文将就上述问题进行初步探讨，希望申请人和专利权人能尽早做好应对准备。

在欧洲申请专利的复杂性

欧洲在地理概念上包括44个以上的国家和地区（包括得到和未得到联合国承认的）。理论上，申请人可以通过各个国家自己的专利局或类似部门独立地申请和审批专利（下文称之为“国家专利”），并且在各个国家的法院（下文称之为“国家法院”）进行专利相关的诉讼。例如，在申请人比较喜欢的申请国家——德国和英国，都可以采用上述方式进行专利申请和专利诉讼（参照图1）。我们称这种途径为途径1。

为了简化专利申请流程和统一专利审批标准，欧洲各国签订了欧洲专利公约（EPC）并建立了欧洲专利局（EPO）。申请人可以直接向EPO递交专利申请，在EPO授权后分别在感兴趣的国家生效其专利。我们称这种类型的专利为“传统欧洲专利”，称此种申请途径为途径2。

在UPCA正式生效后，申请人可以选择在EPO授权后的一个月内提交声明，而将该专利转变为统一欧洲专利，我们称这种途径为途径3。该途径在EPO授权之前的所有程序和标准方面，与途径2相比没有任何变化。

未来，上述三种途径将同时存在，申请人可以根据自己的喜好、费用评估和风险评估来选择适合自己的申请模式。

UPCA（统一专利法院协议）的基本情况

UPCA对欧盟任何成员国开放，但不向欧盟以外的国家开放。迄今为止，除西班牙和波兰表示目前无意愿加入之外，其他25个欧盟成员国（奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典）中的至少13个已经签署了该协议，预计其他几个成员国也会很快加入。

值得注意的是，英国尽管在2018年4月批准了该协议，但受脱欧事件的影响，目前英国已退出UPCA。另外，有些欧洲国家如瑞士、挪威、冰岛等并非欧盟成员国，也没有加入UPCA。《欧洲专利公约》（EPC）的某些成员国（如土耳其）也不能加入UPCA。

根据UPCA，UPC将由初审法院、上诉法院和登记处组成。初审法院将设有中央分庭以及地方和地区分庭。每个缔约国可以设立地方分庭，或与一个或多个其他缔约国一起设立初审法院的地区分庭。

目前，多个国家已经确认了他们的UPC中央分庭以及地方和区域分庭的位置。具体地，法国巴黎和德国慕尼黑将设置中央分庭。德国的慕尼黑、曼海姆、杜塞尔多夫、汉堡以及意大利的米兰将设置地方分庭。瑞典的斯德哥尔摩将设置北欧—波罗的海地区分庭。随着协议的实施，预计会有更多的分庭逐步确定和披露。上诉法院将设在卢森堡，登记处将同样设在上诉法院所在地。

UPCA的生效对现有和未来欧洲专利的影响

与常规理解的“法不溯及既往”的原则不同，UPCA生效后对现有已经授权和在各缔约国中生效的专利以及目前在审的欧洲专利申请，都将产生影响。

具体地，根据UPCA，UPC对于通过途径2和途径3（如图1）获得的传统欧洲专利和统一欧洲专利，都具有专属管辖权。有利的是，专利权人可以就这些传统欧洲专利在UPC直接提起侵权诉讼，其诉讼结果也将在所有缔约国中产生效力。但是不利的是，任何人也可以在UPC针对任一项传统欧洲专利提出无效宣告，或者在UPC提起不侵权之诉，UPC的判决也将在所有缔约国中产生效力。

对于UPCA生效后欧专局新授权的专利，申请人可以自由选择使用旧的方式在感兴趣的国家单独生效，也可以向EPO提出声明而直接将其转化为统一欧洲专利，从而在UPC统一行使专利权。UPCA的生效，无疑使得在欧洲进行的专利申请和专利维权活动变得更加容易、更具可预测性，但同时，专利因一次无效而在全部UPCA缔约国中无效的风险也进一步增加。

在过渡期内（过渡期为七年，但欧盟行政委员会可在与专利制度使用者广泛协商和法院意见的基础上再延长七年），专利权人除了选择UPC之外，仍可以向国家法院提起有关传统欧洲专利的诉讼。此外，为了应对专利在各个国家同时被无效的风险，在过渡期内，传统欧洲专利的专利权人可“选择退出”（opt out）该统一专利系统，以确保出现有关其欧洲专利的诉讼时，该案件只能由其本国法院审理。专利权人“选择退出”后，其专利将在整个专利有效期内均保持退出状态，除非专利权人撤回退出决定（可随时撤回）。因此，如果专利权人无意在初期便使用UPC，则需要提前提交“选择退出”声明。

需要注意的是，各个国家法院对国家专利（即通过途径1获得的专利）仍然拥有管辖权。UPC在国家专利方面不具有任何管辖权。

需要特别注意的问题和策略

欧洲统一专利的实质

欧洲统一专利只是欧洲专利生效的一种新形式，即对在授予欧洲专利时已加入UPCA的所有欧盟成员国进行集体生效的形式，而从提交欧洲专利申请（无论是直接向欧洲专利局提交还是通过PCT途径）直到授予专利（包括异议）一切的流程都保持不变。

新的生效形式的运作方式

未来，途径2和途径3仍将共存，申请人可以在二者之间任意选择。

如果申请人希望在所有缔约国集体生效一项新授予的欧洲专利（即欧洲统一专利），则必须在授权之日起一个月内向EPO提交相应的声明；如果未提交此类声明，申请人仍可以在目前适用的期限内，按照正常程序在其所关注的国家/地区单独生效其专利（传统欧洲专利）。

对于那些在授权之日尚未批准UPCA的欧盟成员国（例如波兰和西班牙）以及那些非欧盟成员国（例如挪威、瑞士和土耳其），一切生效流程保持不变。如果要在这些国家获得保护，专利必须像以前一样在目标国家单独生效。

UPCA对现有欧洲专利的冲击

从UPCA生效开始，所有在缔约国生效的欧洲专利都受UPC的管辖，无论它们是作为统一专利集体生效还是在各自国家单独生效，也无论专利是否在UPCA生效之前或之后被授权。UPC的管辖权不仅包括侵权行为和否定声明行为（确认不侵权之诉），也包括无效行为。

如果申请人不想受UPC管辖，在过渡期内，传统欧洲专利的权利人可以“选择退出”UPC系统。为此，专利权人需要向欧洲专利局提交所谓的“选择退出”声明，即其传统欧洲专利不受UPC管辖的声明。该“选择退出”声明将适用于专利或专利申请的整个生命周期，除非权利人此后又“选择加入”。无论是“选择退出”还是“选择加入”，都需要所有专利权人或专利申请人一致同意。而对于统一欧洲专利，申请人将不能提出“选择退出”声明。

可以随时提交“选择退出”声明吗？

不能！只有在UPC没有待处理的法律程序（如诉讼或无效等）时，申请人才可以提交“选择退出”声明。例如，如果第三方在UPC提起无效诉讼，威胁到权利人在缔约国的所有传统欧洲专利，或第三方针对权利人在缔约国的所有传统欧洲专利提出确认不侵权之诉时，权利人向欧洲专利局提出的“选择退出”声明是无效的。因此，如果权利人希望排除UPC对传统欧洲专利的管辖权，应尽早提交“选择退出”声明。

权利人不提交“选择退出”声明的后果

在过渡期内，任何第三方都可以自由选择诉讼法院，即选择向UPC或国家法院针对权利人的传统欧洲专利提起无效诉讼或确认不侵权之诉。当第三方选择UPC进行诉讼时，权利人的传统欧洲专利会因UPC发布的无效判决而在全体缔约国中失效（与之相反，当在各个国家法院进行诉讼时，各国法院的判决是互不影响的）。这种风险只能通过向欧洲专利局提交“选择退出”声明来避免。

对于已授权的传统欧洲专利的考量

已授权的传统欧洲专利的权利人，应尽早评估和考虑是否退出UPC管辖。在UPCA生效前约三个月起，将有一段所谓的“日出期”（sunrise period）。在此期间，传统欧洲专利的权利人（以及欧洲专利申请人）可以提交“选择退出”声明。

提交“选择退出”声明的后果

提交“选择退出”声明没有什么坏处。权利人提交“选择退出”声明，一方面排除了仅通过UPC的单个无效诉讼而失去所有缔约国的传统欧洲专利权的风险；另一方面，如果权利人打算通过提起侵权诉讼来对抗侵权人，其仍然可以选择仅在某国家法院单独提起诉讼，或在UPC提起诉讼。

如果权利人选择仅在某国家法院单独提起诉讼，则在向相应法院提起诉讼之前，其无需执行任何操作。如果权利人选择在UPC提起诉讼，则必须在提起诉讼之前撤回“选择退出”声明（即提交“选择加入”声明）。与“选择退出”声明类似，“选择加入”声明只能在没有第三方针对权利人的传统欧洲专利向国家法院提起诉讼的情况下提交。此外，一旦提交了“选择加入”声明，权利人将无法再提交任何进一步的“选择退出”声明。

欧洲统一专利的利弊

欧洲统一专利的优势在于获得更大的区域保护，即覆盖所有缔约国的保护范围。例如，欧洲统一专利的权利人将能够通过单个法院诉讼，而对所有缔约国执行禁令救济和损害索赔。另一方面，欧洲统一专利也将大大减少权利人的专利相关行政性工作，例如只需向EPO支付年金，在所有权发生变更的情况下只需向EPO提出变更请求等。

欧洲统一专利的最大弊端，在于一次无效诉讼即可能导致权利人在所有缔约国失去专利权。此外，欧洲统一专利受UPC管辖，且权利人不可能提交“选择退出”声明。

欧洲统一专利的费用

取决于权利人之前的生效实践，新的欧洲统一专利的成本与的旧传统欧洲专利相比可能更高也可能更低。

在翻译费用方面，在过渡期内，欧洲统一专利需要将整个申请（权利要求、说明书和附图）翻译成至少一种与EPO审查过程中所用语言不同的语言。如果专利以英文授权，申请人可以自由选择翻译语言，只要该语言是欧盟成员国的官方语言即可；如果专利是用德语或法语授权的，则必须将专利翻译成英语。

如果权利人仅在《伦敦协议》成员国，或在官方语言是欧洲专利审查过程中所用语言的国家，或在仅需对权利要求进行翻译的国家中生效其欧洲专利，则欧洲统一专利将导致更高的翻译成本。如果权利人在需要翻译整个专利文件的缔约国之一生效其专利（如奥地利、意大利），则权利人的决定对于翻译成本没有显著影响。如果权利人在多个需要翻译整个专利文件的缔约国生效其专利，则欧洲统一专利将有助于降低翻译成本。

从长远来看，EPO计划借助于机器翻译将专利文件自动翻译成欧盟各种语言版本。因此，专利权人未来取得欧洲统一专利时，将无需提供文件翻译。过渡期将持续到机器翻译质量足以满足上述用途为止，最长持续12年。

在年金方面，为欧洲统一专利支付某一特定年度的年金，大约相当于大多数欧洲专利申请都会选择的四个国家（即德国、法国、英国、荷兰）的相应年金金额的总和。如果权利人仅在不到四个国家生效其欧洲专利，欧洲统一专利将比传统欧洲专利更昂贵；但如果权利人需要在四个以上国家生效其专利，欧洲统一专利将比传统欧洲专利更便宜。

结  语

UPCA的正式生效令人鼓舞和期待。毫无疑问，对于稳定性更好的专利池的权利人而言，UPC系统可以极大地提高其专利在欧盟缔约国内的实施效力，特别是UPC颁布的禁令，将成为权利人非常有力的武器。

另一方面，由于UPC对欧洲专利的无效决定也将在所有UPC缔约国内生效，权利人需要考虑其专利的稳定性和各个国家市场的重要性，仔细评估其风险和收益。由于提交“选择退出”声明后，权利人将拥有随时“选择加入”UPC或者单独在各个国家法院进行诉讼的自由选择权，如果权利人难以评估其风险和收益，稳妥的做法则是尽早提交“选择退出”声明。

来源：CIPMAGAZINE《中国知识产权》杂志